Faits et procédure

Saisi par la société L'Oréal, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, par ordonnance du 7 janvier 2002, a :

-         interdit à Mme L. de reproduire et d'utiliser, directement ou indirectement, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, tout signe pouvant constituer une contrefaçon de la marque "L'Oréal, parce que je le vaux bien", ou créer un risque de confusion, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance,

-         interdit à Mme Christiane L. de reproduire et d'utiliser, directement ou indirectement, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, tout signe pouvant reproduire les traductions faites par la société L'Oréal de son slogan "Parce que je le vaux bien" ou créer un risque de confusion, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance,

-         enjoint à Mme L. de procéder à ses frais aux formalités de transfert des noms de domaine <weillichesmirwertbin.com> <weillichesmirwertbin.net> et <weillichesmirwertbin.org>, <porqueyolovalgo.com>, <porqueyolovalgo.net> et <porqueyolovalgo.org>, <percheiolovalgo.com> <percheiolovalgo.net> et <percheiolovalgo.org>, <becauseimworthit.org> au profit de la société L'Oréal ou de toute autre personne que cette société désignera, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance,

-         dit n'y avoir lieu à référer pour le surplus,

-         condamné Mme Christiane L. à payer à la société L'Oréal la somme de 500 € au titre de l'article 700 du ncpc.

Appelante, Mme L. prie la cour d'infirmer cette ordonnance et de condamner la société L'Oréal à lui payer les sommes de 15 244,90 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 7622,45 € sur le fondement de l'article 700 du ncpc.

Elle soutient, en substance, pouvoir utiliser comme nom de domaine l'expression "parce que je le vaux bien", cette utilisation ne constituant pas un acte de contrefaçon et ne portant pas atteinte, dans les conditions de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, à la marque "L'Oréal, parce que je le vaux bien".

Elle estime que, contrairement à la marque qui sert à désigner et à identifier les produits et services d'une entreprise, le nom de domaine n'est qu'une adresse permettant de désigner un site internet,

Qu'il ne s'agit donc pas d'un conflit entre deux marques ; que le droit des marques, qui s'applique extensivement, doit s'interpréter strictement, et que les éléments constitutifs de la contrefaçon ne sont pas établis ; que la marque ait ou non une grande notoriété, sa reproduction ou son imitation, en dehors de la spécialité, n'est jamais contrefaisante.

Que, de même, ne sont pas réunies les conditions d'application de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, d'interprétation stricte, puisqu'il instaure une exception au principe de spécialité.

Qu'en effet, elle n'a pas reproduit la marque à l'identique en enregistrant le nom de domaine "parcequejelevauxbien", la reproduction partielle de la marque ne pouvant être sanctionnée par l'article L 713-5, sauf si l'on considère que le seul élément "parcequejelevauxbien" est renommé, ce qui ne peut être le cas, une campagne de publicité, fut-elle intense, ne pouvant conférer à elle seule la notoriété requise par l'article L 713-5² du code de la propriété intellectuelle et qui, en tout état de cause, se heurte à une contestation sérieuse rendant incompétent le juge des référés.

Qu'en outre, il n'existe aucun risque de préjudice résultant de l'emploi d'un tel slogan comme nom de domaine qui sera utilisé, la société L'Oréal disposant de ses propres sites internet présentant ses produits et n'ayant pas enregistré ce slogan comme nom de domaine.

Enfin, que si son site de numismatique était un jour activé, il n'y aurait pas de confusion possible en raison de la vocation non commerciale qu'elle entend lui donner, aucune mauvaise foi ne pouvant ainsi lui être reprochée.

La société L'Oréal conclut au débouté, à la confirmation partielle de l'ordonnance entreprise et forme appel incident pour voir condamner Mme L. à lui payer la somme de 20 000 € à titre de provision sur les préjudices subis, ordonner la publication du "jugement" aux frais de Mme L. dans la limite de 10 000 € par publication dans 5 revues au choix de la société L'Oréal, condamner Mme L. à une amende civile ainsi qu'au paiement des sommes de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 30 000 € en application de l'article 700 du ncpc.

Elle réplique fonder son action sur les dispositions de l'article 713-5 du code de la propriété intellectuelle, ce qui rend sans objet les conclusions de l'appelante concernant l'application des articles L 713-2 et L 713-3 du même code et le principe de spécialité.

Que l'article L 713-5 a vocation à s'appliquer aux noms de domaine et sanctionne la reprise d'un élément de la marque si celui-ci est séparable, revêt le caractère de notoriété et mérite à ce titre d'être protégé au delà des produits et services qu'il désigne, ce qui est le cas en l'espèce.

Qu'en reproduisant l'élément essentiel et séparable de la marque L'Oréal, peu important l'adjonction de <com<, <net< ou <org< qui désigne l'extension technique du domaine en cause, Mme L. lui cause un trouble manifestement illicite et un préjudice certain, ces dépôts constituant, par ailleurs, une exploitation injustifiée de la marque en cause.

 

La Discussion

Considérant que l'article 809 du ncpc énonce que le président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Que la contestation sérieuse dont se prévaut l'appelante est en conséquence inopérante si la société L'Oréal justifie de l'existence d'un trouble manifestement illicite au soutien de ses demandes ;

Considérant que celle-ci précise en appel se fonder exclusivement sur les dispositions des articles L 713-5 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil ;

Que cependant, elle a saisi le juge des référés en reprochant à Mme L. de s'être rendue coupable de contrefaçon tout en invoquant les dispositions de l'article 713-5 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 809 du ncpc, l'ordonnance entreprise ayant notamment interdit à Mme L. de reproduire ou d'utiliser, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, tout signe pouvant "constituer une contrefaçon de la marque "L'Oréal, parce que je le vaux bien"…" ;

Qu'en sollicitant la confirmation de l'ordonnance notamment de ce chef, la société L'Oréal fonde ainsi également son action sur les dispositions des articles L 713-2 et L 713-3 du même code qui sanctionnent la contrefaçon de marque ;

Considérant que la société L'Oréal, premier groupe mondial pour la fabrication et la vente de produits de beauté et de parfumerie est propriétaire de la marque L'Oréal et de nombreuses autres marques notoires ;

Qu'elle démontre par les pièces versées aux débats que depuis plusieurs années et dans plusieurs pays, dont la France depuis quatre ans, elle utilise pour la promotion de ses produits, avec le concours de célébrités de la mode et du spectacle, le slogan "L'Oréal, parce que je le vaux bien" qu'elle a traduit en anglais, allemand, italien et espagnol ;

Qu'elle a déposé son slogan "L'Oréal, parce que je le vaux bien" à titre de marque à l'Inpi, le 10 mars 1997, sous le numéro 97/66810 pour les produits et services de la classe 3 énumérés au dépôt et touchant à la parfumerie, aux cosmétiques et produits d'hygiène et de beauté ;

Qu'elle justifie également des dépôts dans les pays suivants :

-         marque : "L'Oréal, weil ich es mir wert bin" en Allemagne le 12 novembre 1998,

-         marque : "Porque yo lo valgo" en Espagne le 25 octobre 1999,

-         marque : "L'Oréal because I'm worth it" en Grande Bretagne le 3 décembre 1998 ;

Qu'elle établit par un constat d'huissier du 31 août 2001 que Mme L. a enregistré le 18 août 2000 auprès de la société américaine VeriSign les noms de domaines <parcequejelevauxbien.com>, <parcequejelevauxbien.net>, <parcequejelevauxbien.org> qui donnent accès sur internet à une page annonçant que le site est en cours de construction et a également déposé à titre de noms de domaine les traductions telles que faites par la société L'Oréal de ce slogan en cinq langues et dans trois domaines génériques, c'est à dire :

<weillichesmirwertbin.com> <weillichesmirwertbin.net> et <weillichesmirwertbin.org>, <porqueyolovalgo.com>, <porqueyolovalgo.net> et <porqueyolovalgo.org>, <percheiolovalgo.com> <percheiolovalgo.net> et <percheiolovalgo.org>, <becauseimworthit.org> ;

Considérant que l'enregistrement d'une marque "confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque, pour les produits et services qu'il a désignés" (article L 713-1 du code de la propriété intellectuelle) ;

Que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, et constitutifs de contrefaçon :

-         article L 713-2 : dans tous les cas "a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque … pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement …" ;

-         article L 713-3 : "s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a)     la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque … pour des produits similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b)     l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement" ;

Que les articles L 713-2 et L 713-3 ne sont pas applicables en l'espèce puisque la contrefaçon n'est caractérisée que lorsqu'un tiers utilise la marque d'autrui sans son accord pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

Qu'en effet, il n'est pas établi que les enregistrements concernent les produits et services pour lesquels la protection de la marque revendiquée, voire des produits et services similaires, Mme L. déclarant que les sites, actuellement non exploités, seront utilisés pour des services de numismatique ;

Que l'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a retenu le grief de contrefaçon à l'encontre de Mme L. et ordonner, sur ce fondement, toutes mesures propres à faire cesser le trouble illicite dont se prévaut la société L'Oréal ;

Considérant, en revanche, que l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que "L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière" ;

Que s'agissant d'une marque complexe, lorsqu'un seul des éléments est reproduit, la protection de l'article L 713-5 susvisé ne peut être accordée que si l'élément séparable en cause revêt le caractère de notoriété et mérite à ce titre d'être protégé au delà des produits et services qu'il désigne ;

Que tel est le cas, en l'espèce ;

Qu'en effet, le slogan "parce que je le vaux bien" constitue l'élément essentiel de la marque litigieuse et dispose à lui seul de la capacité d'exercer tout ou partie de la fonction distinctive de la marque ;

Que comme en justifie l'intimée par la production d'articles de presse, de publicité et de l'étude de notoriété réalisée par un organisme spécialisé, il jouit d'une renommé mondiale et est très connu en France où une très large fraction du public associe l'expression "parce que je le vaux bien" à la société L'Oréal ;

Qu'il a ainsi un fort pouvoir distinctif et n'est nullement une formule couramment usitée ;

Qu'en outre, non seulement, le slogan utilisé par Mme L. " parce que je le vaux bien" est le même en Français que celui de cette société mais encore les traductions qu'elle en a faites en langue étrangère sont les mêmes que celles utilisées par celle-ci ;

Qu'ainsi, sa reproduction par l'appelante dans les noms de domaine qu'elle a réservés constitue un emploi d'une marque renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement tel que défini par l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant qu'un tel emploi est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque lorsque l'exploitation par le tiers limite les possibilités pour le titulaire de la marque de rallier sa clientèle sur internet en le privant de l'utilisation d'un nom de domaine se rapportant à sa marque ou si la marque renommée souffre d'un préjudice d'image ou s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine du site ;

Que le risque de confusion est manifeste, les usagers de l'internet pouvant croire que les treize noms de domaine réservés par Mme L. correspondent à des sites de la société L'Oréal destinés à présenter ses produits ;

Que le fait que les sites soient "en construction" depuis plusieurs mois est de nature à détériorer l'image de la société L'Oréal ;

Que les explications données par Mme L. sur l'origine prétendument familiale de ces noms de domaine et sur l'usage qu'elle compte en faire (sites de numismatique) sont inopérants puisqu'il est évident qu'elle a entendu, ce faisant, bénéficier de la notoriété de la marque déposée par L'Oréal ;

Que l'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée, sur ce fondement, en ce qui concerne les mesures d'interdiction et de transfert ordonnées afin de faire cesser ce trouble manifestement illicite subi par l'intimée, sauf à dire que l'astreinte ordonnée par le premier juge courra passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;

Considérant que la société L'Oréal doit être déboutée de son appel incident, puisqu'elle ne justifie pas plus devant la cour que devant le premier juge de sa demande de provision sur dommages-intérêts ;

Que la publication sollicitée n'apparaît pas nécessaire ;

Que l'ordonnance entreprise sera, en conséquence, également confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référer de ces chefs ;

Considérant que la société L'Oréal sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de prononcé d'une amende civile, non justifiée ;

Que Mme L., qui succombe en ses principales prétentions, ne saurait voir accueillir ses demandes de dommages-intérêts et d'application des dispositions de l'article 700 du ncpc ;

Que l'équité appelle, en revanche, d'allouer à la société L'Oréal de ce dernier chef, la somme complémentaire de 1500 € afin de compenser les frais hors dépens qu'elle a été tenue d'exposer, Mme L., qui succombe en ses principales prétentions, étant déboutée de ce même chef et condamnée aux dépens d'appel ;

La décision

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

. Réforme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 janvier 2002 en ce qu'elle a interdit à Mme L. de reproduire ou d'utiliser, directement ou indirectement, à quelque titre ou de quelque manière que ce soit, tout signe pouvant constituer une contrefaçon de la marque "L'Oréal parce que je le vaux bien" ou créer un risque de confusion, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance ;

Statuant à nouveau de ce seul chef ;

Vu l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

. Interdit à Mme L. de reproduire ou d'utiliser de quelque manière que ce soit, en tout ou partie, la marque "L'Oréal, parce que je le vaux bien" sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt,

. Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise sauf à dire que l'astreinte ordonnée courra passé un délai de quinze jours à compter du présent arrêt,

. Condamne Mme L. à payer à la société L'Oréal la somme complémentaire de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du ncpc,

. La déboute de ce même chef et la condamne aux dépens.

La cour : M. Falcone (président), Mmes Lombard et Lambling (conseillers)

Avocats : Me Hoepffner, Me Wartel Severac