Commentaire de l'ordonnance rendue par la "District Court of Oregon", le 15 décembre 1997 - Interstellar Starship Services Limited / Epix Inc.

Commentaire de l'ordonnance rendue par la "District Court of Oregon", le 15 décembre 1997

Interstellar Starship Services Limited / Epix Inc.

Marques et noms de domaine

Dès lors qu'est reconnue la nécessité de faire primer les droits résultant d'un dépôt antérieur de marque sur l'attribution d'un nom de domaine, le droit de la propriété intellectuelle doit s'appliquer dans toutes ses dispositions à ce type de conflit. Par conséquent, lorsqu'il n'y a aucun risque de confusion entre la marque et le nom de domaine dans l'esprit du consommateur, les droits résultant du dépôt de marque ne doivent pas bloquer l'attribution d'un nom de domaine correspondant à cette marque.

En l'espèce, la société "Interstellar Starship" est titulaire du nom de domaine "epix.com" et l'utilise dans le cadre de la promotion d'une troupe de théâtre et de son spectacle. La société "Epix, Inc." est quant à elle propriétaire de la marque "EPIX". Suite à une plainte adressée à la "Network Solutions, Inc." (NSI) (1) par "Epix, Inc." et selon laquelle l'utilisation du nom de domaine "epix.com" constituerait une contrefaçon de sa marque, "Interstellar Starship" a intenté une action en justice visant à démontrer le contraire. A titre de défense, la société Epix à déposer une demande reconventionnelle dans le but de démontrer la validité de sa marque et la réalité de l'atteinte qui était censée lui être portée.

Tout en reconnaissant la légitimité du droit de propriété intellectuelle du défendeur, la Cour précise qu'en l'absence de tout risque de confusion, l'attribution comme l'utilisation du nom de domaine "epix.com" par "Interstellar Starship" n'est constitutif d'aucune violation à l'égard de la marque "EPIX". Dans la mesure où la décision de la Cour repose sur l'absence de risque de confusion, l'argument d'"agissement parasitaire" n'aurait, pas plus que la contrefaçon, permis au propriétaire de la marque de prospérer dans ce conflit.

Cette affaire permet de constater l'effectivité du changement de politique annoncé par les organismes chargés de l'attribution des noms de domaine. Désormais, face à un conflit entre un nom de domaine et un dépôt de marque antérieur, la plupart de ces organismes bloquent l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine jusqu'au règlement du litige. En l'espèce, après avoir reçu la plainte de "Epix, Inc.", NSI a annoncé à la société "Interstellar Starship" qu'elle avait le choix entre intenter une action en justice ou voir son nom de domaine désactivé.

Ce type de cas, dans lesquels le titulaire d'un droit sur une marque est dans l'impossibilité de se faire attribuer un nom de domaine correspondant pleinement à la dénomination de sa marque, du fait de l'attribution antérieure de ce nom à un tiers de bonne foi et en l'absence de tout risque de confusion, pose le problème du décalage entre le degré d'exclusivité des noms de domaine et celui des marques. Car bien que la tendance soit à la confusion entre nom de domaine et marque dans le but de tempérer les effets pervers du principe du "premier arrivé, premier servi", les marques sont seules à bénéficier du "principe de spécialité". En effet, ce principe qui permet la coexistence de deux marques similaires dans la mesure où il n'y a pas de confusion possible entre les produits visés par chacune d'elles, n'existe pas en matière de noms de domaine pour des raisons techniques évidentes (2). Toutefois, certaines mesures ont été prises par les organismes délégués à l'attribution des noms de domaine afin de rendre plus cohérent le lien entre l'attribution des noms de domaine et le droit des marques. Concernant la zone de nommage ".fr" notamment, l'AFNIC a créé en 1996 des noms de domaine de deuxième niveau (3). Cette mesure ainsi que la création de sept nouveaux noms de domaine génériques de premier niveau, ou "top level domains", permettent l'attribution de plusieurs noms de domaine incorporant la même marque ou dénomination sociale, mais dans des secteurs d'activité différents. Elles favorisent également le désengorgement des noms de domaine génériques de premier niveau qui existent déjà (.com, .org, .net), et qui représentaient jusque là le moyen le plus avantageux pour éviter un blocage d'attribution dans la zone de nommage nationale dont dépendait le demandeur.

(1) "Network Solutions, Inc" est l'un des organismes délégués à l'attribution des noms de domaine génériques de premier niveau ou "top level domains" (.com, .org, Net, ect.).
(2) Un même nom de domaine ne peut se retrouver à l'identique sur le réseau Internet puisqu'il représente une adresse IP unique que deux personnes ne peuvent se partager.
(3) ".tm" (pour les marques), ".barreau" (pour les avocats), ".asso" (pour les associations).