Commentaire de la décision rendue par la "British High Court", le 28 novembre 1997 - British Telecommunications et autres / One in a million et autres

Commentaire de la décision rendue par la "British High Court", le 28 novembre 1997

British Telecommunications et autres / One in a million et autres

"Détournement" de noms de domaine

Cette décision marque le début des poursuites en matière de réservation de noms de domaine incorporant, sans l'autorisation de leurs titulaires, des marques déposées. Par ce jugement, la "British High Court" pose des limites au principe du "premier arrivé, premier servi" qui régit l'attribution des noms de domaine.

Dans les faits, trois sociétés avaient pour spécialité de se faire attribuer des noms de domaines comprenant les noms ou les marques de sociétés commerciales de grande renommée. Leur but était de les revendre ensuite à des utilisateurs potentiels, et notamment aux titulaires des marques qui souhaitaient ouvrir un site web sur le réseau Internet. L'efficacité de cette démarche reposait notamment sur le caractère exclusif des noms de domaine. Ces trois sociétés, qui ont des dirigeants communs, ont été poursuivies en justice dans le cadre de cinq recours introduits par certains des titulaires dont les marques ont ainsi été "cybersquattées". Les défendeurs étaient accusés d'"utilisations trompeuses", [ou "passing off" (1)] et d'"agissements parasitaires" (2) à l'encontre des marques des plaignants. Il est important de préciser qu'aucun des noms de domaine mis en cause ne correspondaient encore à un site en activité.

En réponse à ces cinq actions la Cour a pris, sous formes d'injonctions "quia timet" (3), des mesures destinées à faire cesser la menace qui pesait sur les marques des plaignants. Ces injonctions ont pour objet de rendre les noms de domaine litigieux inutilisables commercialement. D'autre part, elle a rendu une ordonnance qui oblige les défendeurs à restituer la disponibilité de ces noms au profit des titulaires des marques correspondantes.

Cette décision sous-entend qu'il ne peut y avoir de réparation financière pour une "utilisation trompeuse" qui ne s'est pas encore produite, dans la mesure où le seul enregistrement d'un nom de domaine "trompeur" n'est pas constitutif d'une telle infraction. A contrario, cela signifie que le délit de "passing off" est applicable aux propriétaires de noms de domaine qui incorporent des marques sans autorisation, dès lors que des sites web sont installés sous ces noms de domaine. A travers ces mesures, la Cour confirme le "comportement parasitaire" des défendeurs.

Jusqu'à cette affaire, les tribunaux anglais avaient toujours respecté sans discernement le principe du "premier arrivé, premier servi". cette tendance s'exprimait au détriment des actions intentées par les propriétaires de marques contre des noms de domaine supposés violer leurs droits. En l'espèce, la "Haute Cour" a voulu préciser que la réservation, dans un but commercial, de noms de domaines potentiellement illicites est une affaire qui sort du cadre normal de la procédure d'attribution des noms de domaine. Elle permet ainsi d'"encadrer" cette procédure par le droit des marques et, par conséquent, de réprimer un chantage économique relativement développé.

(1) Le "passing off" ou "utilisation trompeuse" est une présentation déformée conduisant les consommateurs à croire, à tort, que les biens et services offerts sont ceux du titulaire d'une marque. Ce délit est également constitué par la fourniture d'un instrument de tromperie. En l'espèce, le "passing off" aurait été effectif si les défendeurs avaient vendu les noms de domaine à d'autres personnes que les propriétaires des marques incorporées dans ces noms.
(2) Tout comme en droit français, l'agissement parasitaire est ici perçu comme l'utilisation de la marque d'autrui pour des produits différents.
(3) L'injonction "quia timet" est destinée à faire cesser une menace. Pour qu'une telle mesure soit prise il n'est pas nécessaire que la réalisation du préjudice soit certaine, il suffit que l'action des défendeurs tende à enfreindre les droits des plaignants dans le futur.