L’annonceur qui reprend dans une annonce la marque d’un tiers, avec son autorisation, n’est pas responsable de la diffusion de cette annonce, une fois l’accord de la marque retiré, alors que cet annonceur avait demandé à la plateforme de la supprimer. Il n’est pas davantage responsable de la diffusion de la même annonce sur d’autres sites, à son insu. Selon un arrêt du 3 mars 2016 de la Cour de justice de l’UE, « l’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’un tiers, qui est mentionné dans une annonce publiée sur un site Internet, laquelle contient un signe identique ou similaire à une marque de manière à donner l’impression qu’il existe une relation commerciale entre celui-ci et le titulaire de la marque, ne fait pas un usage de ce signe susceptible d’être interdit par ce titulaire en vertu de cette disposition, lorsque cette annonce n’a pas été placée par ce tiers ou en son nom ou, dans l’hypothèse où cette annonce a été placée par ce tiers ou en son nom avec le consentement du titulaire, lorsque ce tiers a expressément exigé de l’exploitant de ce site Internet auprès duquel il avait commandé l’annonce de supprimer celle-ci ou la mention de la marque y figurant. ».
La filiale hongroise du constructeur de Mercedes Daimler avait conclu une convention de service après-vente avec un garagiste local qui l’autorisait à utiliser la marque Mercedes Benz ainsi que la mention en hongrois « réparateur Mercedes-Benz agréé ». Ce garagiste avait fait passer une annonce sur un site internet pour la période 2011-2012. Comme la convention avec le constructeur avait pris fin en mars 2012, le garagiste avait demandé la modification de l’annonce à cette plateforme en ligne afin de voir supprimée toute référence à Mercedes. L’annonceur avait entrepris la même démarche auprès d’autres sites sur lesquels l’annonce avait été diffusée sans qu’il l’ait commandée ni donné son accord. Sans succès. C’est dans ces conditions que Daimler a assigné le garagiste pour contrefaçon de sa marque et pour qu’il supprime les annonces litigieuses. L’article 5 1° de la directive 89/104 prévoit en effet que le titulaire d’une marque peut interdire à un tiers, en l’absence de consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou des services identiques à la marque enregistrée.

La Cour a d’abord estimé qu’on ne peut imputer à cet annonceur des actes commis par un prestataire qui passe outre les instructions expresses qui lui avait été communiquées concernant le retrait de l’usage de cette marque. De même, on ne peut lui imputer les actes autonomes des autres opérateurs en ligne avec lesquels le garagiste n’avait aucune relation et qui avaient agi, non pas sur commande, mais à leur propre initiative. La Cour précise que l’expression « faire usage », implique un comportement actif et une maîtrise de l’acte constituant l’usage, afin d’être en mesure de le faire cesser.