La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Versailles qui, après avoir constaté un risque de confusion dans l’esprit du public, a justement considéré que la société qui ne démontre pas une exploitation des noms de domaine comportant le nom d’une collectivité territoriale afin d’offrir des services en rapport avec ce territoire ne justifie pas d’un « intérêt légitime ». Dans son arrêt du 5 juin 2019, la Cour de cassation rappelle que « les règles gouvernant l’attribution des noms de domaine sur internet, qui respectent tant les principes de liberté de communication et de liberté d’entreprendre que les droits de propriété intellectuelle, n’ont ni pour objet ni pour effet de restreindre le droit du titulaire de marque d’interdire l’usage sans son consentement, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à la marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée, si cet usage porte atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public, sauf les effets de l’intérêt légitime et de la bonne foi quant au renouvellement de l’enregistrement de noms de domaine sur internet ».
Dans cette affaire la société Dataxy, web agency et bureau d’enregistrement accrédité par l’Afnic, avait enregistré en 2004 les noms de domaine saoneetloire.fr et saone-et-loire.fr, renouvelés en 2012 et avait réservé en 2012 le nom de domaine avec accent saône-et-loire.fr. En 2004, le département éponyme avait demandé l’enregistrement de cinq noms de domaine en fr mais deux lui avaient été refusés en raison de la réservation préalable par Dataxy. En 2011, la collectivité territoriale avait enregistré la marque semi-figurative « saône-et-loire Le département ».
En 2012, elle a demandé à Dataxy de lui transférer les trois noms de domaine litigieux mais cette dernière a refusé. Le département a donc déposé une requête auprès de l’Afnic, dans le cadre du règlement du système de résolution des litiges Syreli. Mais l’Afnic a refusé le transfert des noms de domaine soane-et-loire.fr et saoneetloire.fr vers le département de la Saône et Loire. Le TGI de Nanterre a cependant annulé les décisions de l’Afnic et a ordonné le transfert des noms de domaine, au motif que le prestataire Dataxy qui les avait enregistrés n’avait pas d’intérêt légitime concernant un nom de domaine apparenté à une collectivité locale comme l’impose l’article L. 45-2-3° du code des postes. Cette décision a été confirmée par un arrêt du 14 mars 2017 de la cour d’appel de Versailles, confirmé en cassation. L’Afnic avait, en revanche, ordonné le transfert de saône-et-loire.fr et la cour d’appel a validé cette décision prenant en compte le fait qu’il crée un risque de confusion avec la marque semi-figurative « saône-et-loire Le département ».