Dans un nouvel épisode judiciaire qui oppose les sociétés Toutabo et Lekiosque.fr, le tribunal judiciaire de Paris a condamné, le 7 février 2020, Lekiosque.fr à verser 750 000 € en réparation du préjudice causé par la contrefaçon des marques Monkiosque et Monkiosque.fr Monkiosque.net détenues par Toutabo et 10 000 € en indemnisation de son préjudice moral généré par l’atteinte à la valeur de la distinctives des deux marques contrefaites. En plus de la condamnation au versement de dommages-intérêts, elle ne doit pas en faire usage, sous astreinte de 500 € par jour et par infraction.
La marque « Monkiosque.fr Monkiosque.net » avait été déposée en mai 2006 et la société Toutabo l’avait acquise le 13 juillet 2007 ainsi que les noms de domaine Monkiosque.fr et Monkiosque.net. Elle avait déposé la marque Monkiosque en janvier 2011. Elle exploite ces marques depuis 2007 sur son site de presse numérique. De son côté, la société Lekiosque.fr a déposé en France sa marque Lekiosque.fr le 18 juillet 2007. En février et mai 2012, cette dernière a déposé la marque verbale Lekiosk et la marque figurative du même nom. Ces appellations sont exploitées sur son site de vente de presse numérique Lekiosk.com. Elles n’ont toutefois pu être enregistrées du fait des oppositions formées par Toutabo.
En décembre 2012, Lekiosque.fr a assigné Toutabo devant TGI de Paris en contrefaçon pour l’exploitation des marques « Monkiosque.fr Monkiosque.net » et Monkiosque. Elle a été déboutée en première instance et en appel. Le 12 décembre 2018, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi estimant qu’il n’y avait pas lieu à statuer. Elle a ainsi confirmé la décision du 17 février de la cour d’appel de Paris qui avait estimé que les marques de Toutabo était antérieure à celle de Lekiosque.fr et que la marque « Monkiosque.fr Monkiosque.net », dont Lekiosque.fr demandait la déchéance, avait été sérieusement exploitée sans interruption depuis 2007 en matière de service de publication électronique et en ligne, même si elle avait été exploitée sous une forme légèrement modifiée. L’adjonction d’un élément figuratif et de couleurs n’altérait cependant pas le caractère distinctif de la marque, avait jugé la cour d’appel. Et par deux décisions du 13 mars 2019, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle a accueilli les demandes d’opposition de la société Toutabo, titulaire de la marque Monkiosque.fr, contre les demandes de marque européenne verbale et figurative lekiosk de la société Lekiosque.fr.
Dans la présente procédure, la société Lekiosque.fr demandait au tribunal de prononcer la déchéance de la marque Monkiosque au motif qu’elle n’était pas exploitée par Toutabo et que l’utilisation de la marque avec les extensions .fr et .net constituait un usage de la marque Monkiosque modifiée. Dans sa décision de 2020, le tribunal judiciaire a estimé que l’usage constant du signe Monkiosque.fr et Monkiosque.net est établi et reconnu par la cour d’appel et que l’emploi de ce signe constitue un usage sous forme modifiée de la marque verbale Monkiosque, qui n’en altère pas le caractère distinctif. Il conclut que « le double signe utilisé contient l ‘élément dominant verbal « Mon kiosque », qui se lira « monkiosque » en une seule fois, les extensions en.fr et.net étant insignifiantes et liées aux nécessités de l’internet. Il est donc justifié d’un usage constant du signe monkiosque, à tout le moins sous la forme modifiée
Monkiosque.fr Monkiosque.net pour les services de la classe 35 visés à l’enregistrement et liés à l’activité de publication et d’abonnement. ». En revanche, Toutabo est déchue de ses droits sur ses marques pour les classes de produits 38 et 41, faute de justifier d’un usage sérieux.
Le tribunal a ensuite recherché si, au regard d’une appréciation globale des degrés de similitudes entre les signes et les produits désignés, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. « Incontestablement, les similitudes de produits visés alliées aux ressemblances sonores, visuelles et conceptuelles sont telles qu’elles génèrent un risque de confusion, pour le consommateur, ici le lecteur ou l’abonné de presse numérique. La contrefaçon des marques Monkiosque et Monkiosque.fr Monkiosque.net par les marques de l’union européenne LeKiosk et est donc caractérisée », a conclu le tribunal.