Le Directeur Général de l’INPI, décision du 28 décembre 2017

Canal + / Mme X. et Mr. Y

ajout du terme internet - Demande d’opposition - imitation de la marque - opposition refusée

Le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété industrielle ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée no 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.

Vu la décision no 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

1.- FAITS ET PROCEDURE

Madame X. et Monsieur X. ont déposé le 7 avril 2017, la demande d’enregistrement no 17 4 352 739 portant sur le signe verbal Canal Internet.

Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Services informatiques, à savoir, fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ;mise à disposition de forums en ligne ;fourniture d’accès à des bases de données ; services de messagerie électronique ;services de visioconférence ; agences d’informations (nouvelles) ; fourniture d’accès à des outils logiciels téléchargeables, communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; Éducation ;formation ; informations en matière d’éducation ; services d’éducation dans les domaines des technologies de l’information, des ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels, de l’assistance liée au matériel informatique et aux logiciels, des bases de données, des réseaux informatiques, de la sécurité informatique, de la programmation d’ordinateurs, du génie logiciel, du développement de logiciels, et du développement de sites Internet ; services d’éducation à savoir, suivi, mesure et compte-rendu en ligne d’élèves et des performances en matière de formation par rapport aux plans d’action élaborés par les formateurs utilisés pour suivre l’application des connaissances d’une classe dans des environnements organisationnels et commerciaux ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Conception et développement de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; consultation en matière de logiciels ; conseils en technologie de l’information (NTIC) ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage (Cloud) ; hébergement de sites Internet ; création et entretien de sites Web pour des tiers ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ».

Le 28 juin 2017, la société Groupe Canal + (société anonyme à directoire et conseil de surveillance, sur la base de la marque complexe Canal+, déposée le 19 novembre 2009 et enregistrée sous le no 09 3 692 355. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété, selon acte inscrit au registre national des marques.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; reproduction de documents ;gestion de fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données ;services de communications par terminaux d’ordinateurs ou par fibre optique ; agences de presse et d’information (nouvelle) ; services de fourniture d’accès à un réseau informatique; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ; informations en matières d’informatique appliquée aux télécommunications ;services de vidéoconférence ;services de messagerie instantanée électronique, services de messagerie non instantanée électronique ; fourniture d’accès à des conférences électroniques et forums de discussion ; Education ; formation ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ;conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques; conception (élaboration) de systèmes informatiques, de logiciels; recherche et développement pour des tiers de systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, d’embrouillage et de contrôle d’accès dans le domaine de la télévision, de l’informatique, des télécommunications, de l’audiovisuel ».

L’Institut a notifié aux déposants, le 5 juillet 2017, une objection provisoire à enregistrement les avisant que l’objet de leur demande était susceptible de tomber sous le coup des dispositions des articles L. 711- 1 et L.711-2 b) du code de la propriété intellectuelle aux motifs que le signe déposé n’était pas susceptible de distinguer certains des services visés de ceux des concurrents et qu’il pouvait servir à en désigner une caractéristique.

Le 7 novembre 2017, l’Institut a notifié aux déposants un projet de décision maintenant son objection, devenu définitif le 22 décembre 2017.

L’opposition a été notifiée par courrier en date du 11 juillet 2017 aux titulaires de la demande d’enregistrement sous le no 17-2756.

Les déposants ont présenté des observations en réponse à l’opposition.

Par courrier émis le 7 novembre 2017, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.

La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet de décision.

11.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L’OPPOSANTE

La société opposante fait valoir à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits et services

Les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure.

La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure et fournit à ce titre des documents.

Suite au projet de décision, la société opposante conteste ce dernier en ce qui concerne la comparaison d’une partie des services en cause à savoir les « hébergement de sites Internet ; hébergement de serveurs ». Elle conteste également le projet de décision en ce qui concerne les signes en cause. Elle conteste également le caractère distinctif de la marque antérieure invoquée.

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B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Dans leurs observations en réponse à l’opposition, les déposants contestent la comparaison des signes et présentent une argumentation en ce qui concerne la comparaison des services en cause.

11.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que suite au projet de décision rejetant partiellement la demande d’enregistrement devenu définitif, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant :
« Agences d’informations (nouvelles) ; fourniture d’accès à des outils logiciels téléchargeables ; services d’éducation dans les domaines des logiciels, de l’assistance liée aux logiciels, du génie logiciel, du développement de logiciels ;services d’éducation à savoir, suivi, mesure et compte-rendu en ligne d’élèves et des performances en matière de formation par rapport aux plans d’action élaborés par les formateurs utilisés pour suivre l’application des connaissances d’une classe dans des environnements organisationnels et commerciaux ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Conception et développement de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; consultation en matière de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage (Cloud) ; hébergement de sites Internet ; création et entretien de sites Web pour des tiers ;hébergement de serveurs ;stockage électronique de données » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données ; services de communications par terminaux d’ordinateurs ou par fibre optique ; agences de presse et d’information (nouvelle) ; services de fourniture d’accès à un réseau informatique; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ;informations en matières d’informatique appliquée aux télécommunications ;services de vidéoconférence ; services de messagerie instantanée électronique, services de messagerie non instantanée électronique ;fourniture d’accès à des conférences électroniques et forums de discussion ; Education ; formation ;publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ;conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques ;conception (élaboration) de systèmes informatiques, de logiciels ; recherche et développement pour des tiers de systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, d’embrouillage et de contrôle d’accès dans le domaine de la télévision, de l’informatique, des télécommunications, de l’audiovisuel ».

CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Agences d’informations (nouvelles) ; fourniture d’accès à des outils logiciels téléchargeables ; services d’éducation dans les domaines des logiciels, de l’assistance liée aux logiciels, du génie logiciel, du développement de logiciels ; services d’éducation à savoir, suivi, mesure et compte-rendu en ligne d’élèves et des performances en matière de formation par rapport aux plans d’action élaborés par les formateurs utilisés pour suivre l’application des connaissances d’une classe dans des environnements organisationnels et commerciaux ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Conception et développement de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;consultation en matière de logiciels; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage (Cloud) ;création et entretien de sites Web pour des tiers ;stockage électronique de données » sont identiques ou similaires à certains des produits et services invoqué de la marque antérieure ;

CONSIDERANT que suite au projet de décision la société opposante démontre la similarité par complémentarité entre les services d’ « hébergement de sites Internet; hébergement de serveurs » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de services de mise à disposition de mémoire sur un serveur informatique permettant à une clientèle d’abonnés de créer des sites informatiques et d’accéder aux services qu’ils proposent et de prestations consistant à accueillir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d’abonnés d’accéder aux services qu’ils proposent et les « services de fourniture d’accès à un réseau informatique ;services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données » de la marque antérieure, les premiers ayant pour objet les seconds ;

Qu’il s’agit donc de services complémentaires et dès lors similaires.

CONSIDERANT que les déposants ne sauraient valablement soutenir que leurs activités seraient différentes et distinctes de celles de la société opposante et relèveraient de « domaines complètements différents » ;

Qu’en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation.

CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne des services identiques ou similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal Canal Internet, reproduit ci-dessous :

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe Canal+, reproduit ci-dessous :

CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que

cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal et du signe algébrique + ;

Qu’ils ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence Canal ;

Qu’ils diffèrent par la présence du terme Internet dans le signe contesté et par la présence du signe algébrique + dans la marque antérieure ;

Que la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure et joint des documents afin de la démontrer ;

Que toutefois, ces documents ne démontrent nullement la connaissance sur le marché de la marque antérieure pour les services objets de l’opposition à savoir les « Agences d’informations (nouvelles) ; fourniture d’accès à des outils logiciels téléchargeables ;services d’éducation dans les domaines des logiciels, de l’assistance liée aux logiciels, du génie logiciel, du développement de logiciels ;services d’éducation à savoir, suivi, mesure et compte-rendu en ligne d’élèves et des performances en matière de formation par rapport aux plans d’action élaborés par les formateurs utilisés pour suivre l’application des connaissances d’une classe dans des environnements organisationnels et commerciaux ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Conception et développement de logiciels ;élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;consultation en matière de logiciels ;logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage (Cloud) ;hébergement de sites Internet ;création et entretien de sites Web pour des tiers ; hébergement de serveurs ;stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement ;

Qu’en effet, les documents fournis par la société opposante, démontre une connaissance sur le marché de la marque antérieure dans les domaines audiovisuels et des médias et non pour des services liés à des logiciels, à Internet ou à l’éducation ;

Qu’ainsi pour les services précités pour lesquels aucune connaissance particulière de la marque antérieure n’est établie, la seule reprise de la séquence CANAL au sein du signe contesté ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion ou d’association entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement;

Qu’en effet, visuellement, les signes en cause se distinguent nettement par leur structure (deux éléments verbaux pour le signe contesté1 une dénomination suivie du signe algébrique+ pour la marque antérieure) et par leur longueur (treize lettres pour le signe contesté 1 cinq lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente ;

Que phonétiquement, les signes Canal Internet et Canal+ se distinguent nettement par leur rythme (prononciation en cinq temps pour le signe contesté, en trois temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités finales ([in-ter-net] pour le signe contesté, [plus) pour la marque antérieure), ce qui leur confère des différences phonétiques ;

Qu’enfin intellectuellement la demande d’enregistrement Canal Internet forme une expression désignant le média, le « canal » que constitue Internet ;

Que cette évocation de l’Internet, absente de la marque antérieure, crée une nette différence de perception intellectuelle entre les deux signes ;

Qu’à cet égard et contrairement à ce qu’indique la société opposante, malgré la signification première et générale du terme Canal qui serait « une voie navigable artificielle, comportant une série de biefs dans lesquels est maintenu un mouillage à peu près constant » ou « un conduit permettant le passage d’un liquide ou d’un gaz», l’adjonction du terme Internet change le sens du terme Canal tel que précédemment évoqué ;

Qu’il en résulte des différences de physionomie, de sonorités et de signification de nature à exclure tout risque de confusion entre les deux signes ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne saurait remettre en cause cette impression d’ensemble distincte ;

Qu’en effet, au sein de la demande contestée, le terme Canal est associé au terme Internet lequel apparaît tout aussi perceptible et forme un ensemble avec le terme Canal, donnant ainsi à ce signe un sens propre ;

Que contrairement à ce que soutient la société opposante, la séquence Canal n’est donc pas apte à retenir à elle seule l’attention du consommateur au sein du signe contesté pour les services précités et ne sera donc pas perçue comme une référence à la marque antérieure, le consommateur percevant le signe contesté dans son ensemble ayant la signification précitée ;

Qu’ainsi, au regard des services précités pour lesquels aucune connaissance de la marque antérieure n’a été établie, la seule présence commune dans les deux signes de la séquence Canal ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.

CONSIDERANT, en conséquence, que malgré l’identité et la similarité des produits et des services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion ni d’association pour le consommateur à l’égard des « Agences d’informations (nouvelles) ; fourniture d’accès à des outils logiciels téléchargeables ; services d’éducation dans les domaines des logiciels, de l’assistance liée aux logiciels, du génie logiciel, du développement de logiciels ; services d’éducation à savoir, suivi, mesure et compte­ rendu en ligne d’élèves et des performances en matière de formation par rapport aux plans d’action élaborés par les formateurs utilisés pour suivre l’application des connaissances d’une classe dans des environnements organisationnels et commerciaux ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;micro-édition ; Conception et développement de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; consultation en matière de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage (Cloud) ; hébergement de sites Internet; création et entretien de sites Web pour des tiers ; hébergement de serveurs ;stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement ;

CONSIDERANT que le signe verbal contesté Canal Internet ne constitue pas l’imitation de la marque complexe antérieure Canal+.

CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société opposante relatifs au préjudice qu’elle subirait en raison de l’association de sa marque à la demande contesté en ce que cette dernière « pourrait désigner des services de moins bonne qualité qui ne correspondraient pas à la ligne éditorial, à la culture et à l’esprit du GROUPE CANAL +, porterait atteinte à la cohérence de l’image de marque du GROUPE CANAL+ » ;

Qu’en effet, de tels actes ne peuvent être sanctionnés qu’au titre de la responsabilité civile par les tribunaux judiciaires statuant sur le fondement de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Que ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société opposante tirés de décisions rendues par I’INPI en matière d’opposition, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce.

CONSIDERANT enfin que ne sauraient être pris en considération dans la présente procédure, les arguments de la société opposante relatifs à l’existence de plusieurs autres marques lui appartenant et constituant une famille de marques ;

Qu’en effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, toute autre considération relevant du pouvoir d’appréciation souverain des tribunaux.

CONSIDERANT qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public et ce, malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté Canal Internet peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe Canal+.
DÉCISION

Article unique : L’opposition est rejetée.

Source : base-jurisprudence.inpi.fr

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