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Tribunal de grande instance de Nanterre 2ème chambre Jugement du 4 novembre 2002

Elie S., Sarl La Société Temesis / Association Afaq

marque - nom de domaine - opposition enregistrement de la marque

Débats

Par acte du 20 juin 2001, M. Elie S. et la société Temesis ont assigné l’association Afaq (Association française pour le management et l’amélioration de la qualité) en nullité de la marque « e-qual ».

Par conclusions récapitulatives du 2 mai 2002, l’association Afaq :

– soulève l’irrecevabilité de la demande de la société Temesis

– s’oppose aux demandes de M. Elie S.

reconventionnellement, elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

– condamner M. Elie S. et la société Temesis à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,

– prononcer la nullité des demandes d’enregistrement des marques « e-qualite » et « Assurance e-qualite » contrefaisant la marque « e-qual » et condamner M. Elie S. à lui verser la somme totale de 60 000 euros en réparation de son préjudice,

– constater que le nom de domaine « e-qualite.com » contrefait la marque « e-qual », ordonner la cessation d’exploitation de ce site pour les mêmes services et condamner M. Elie S. à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice,

– et la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 1er mars 2002, M. Elie S. et la société Temesis demandent au tribunal, principalement, de :

– prononcer l’annulation de la marque « e-qual »,

– condamner l’association Afaq à verser à la société Temesis une somme non définie en réparation de son préjudice économique,

– condamner l’association Afaq à leur verser à chacun la somme de 30 500 euros en réparation de leur préjudice,

et subsidiairement, de :

– prononcer la coexistence des marques sans condition technique de mise en place de cet accord,

– condamner l’association Afaq à leur verser la somme de 3049 euros au titre de l’article 700 du ncpc.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2002 et a écarté les conclusions récapitulatives des demandeurs, signifiées le 18 septembre 2002.

Par conclusions en date du 25 septembre 2002, M. Elie S. et la société Temesis demandent le rabat de cette ordonnance.

Le tribunal accueille cette demande et admet les conclusions signifiées le 18 septembre 2002, mais en leur seul dispositif, fixant à 100 000 euros la demande de dommages-intérêts formulée par la société Temesis en réparation de son préjudice économique.

La clôture a été à nouveau prononcée le 30 septembre 2002.
La discussion

L’association Afaq est titulaire, depuis le 8 décembre 1999 de la marque « e-qual » enregistrée sous le numéro 99 827741 pour les produits et services des classes 35, 38 et 42.

M. Elie S. a contracté le 30 octobre 1999 un abonnement au relais internet auprès de Nordnet sous le nom de domaine « e-qualite.com ».

Le 24 mars 2000, M. Elie S. a demandé l’enregistrement à titre de marques des signes « e-qualite » et « Assurance e-qualite », pour les produits et services des classes 35, 38, 41 et 42.

A la suite de l’opposition de l’association Afaq, le directeur de l’Inpi a rendu, au mois de novembre 2000, un projet de décision de rejet partiel.

Des pourparlers transactionnels ayant échoué entre les parties, M. Elie S. et la société Temesis ont assigné le 20 juin 2001 l’association Afaq en nullité de sa marque « e-qual ».

Sur l’irrecevabilité de la demande de la société Temesis :

L’association Afaq soulève l’irrecevabilité de la demande de la société Temesis, au motif du défaut de qualité à agir.

M. Elie S. et la société Temesis font valoir la concession de licence d’exploitation de la marque « e-qualite » accordée par M. Elie S. à la société Temesis et la cession par M. Elie S. à la société Temesis du nom de domaine « e-qualite.com », transactions en date du 6 janvier 2001.

L’association Afaq oppose que le contrat de licence de marques n’a pas été publié auprès de l’Inpi, que la société Temesis n’apparaît nullement sur le site internet comme « registrant » et que ces transferts lui sont donc inopposables.

Il résulte des pièces fournies par les demandeurs qu’ont été effectivement conclus entre eux deux contrats, l’un de concession de licence exclusive d’exploitation de la marque « e-qualite », l’autre de cession du nom de domaine « e-qualite.com ». Ces contrats portent la date du 6 janvier 2000 et non celle du 6 janvier 2001, ainsi que le déclarent M. Elie S. et la société Temesis.

Selon l’article L 714-7 du code de la propriété intellectuelle, « Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques. »

La concession de licence exclusive d’exploitation de la marque « e-qualité » à la société Temesis n’ayant pas été publiée conformément à ce texte, l’action en nullité de la marque « e-qual » de la société Temesis, prise en sa qualité de licenciée de la marque de M. Elie S., est irrecevable.

Par ailleurs, la société Temesis ne justifie pas de son enregistrement comme titulaire du nom de domaine « e-qualite », ni de l’exploitation du site internet lui correspondant, en dépit de la date du 6 janvier 2000 portée sur le contrat de cession de ce nom de domaine. Dès lors, elle n’établit pas son droit sur cette dénomination et ne présente pas de qualité à agir dans la présente procédure.

Sa demande est en conséquence irrecevable aux termes de l’article 122 du ncpc.

Sur la demande de nullité :

M. Elie S. demande que soit prononcée la nullité de la marque « e-qual », comme portant atteinte aux droits antérieurs attachés au nom de domaine « e-qualite.com ».

L’association Afaq oppose que l’exploitation du site portant ce nom de domaine est postérieure au dépôt de la marque « e-qual ».

Aux termes de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

b) à une dénomination sociale ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public;

c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; »

Il n’est pas contestable que les activités de M. Elie S., d’information et d’échanges sur la qualité électronique principalement liée à l’internet, et de l’association Afaq, soit le développement du management de la qualité, et plus spécialement l’activité de certification des systèmes de management des entreprises, sont pour partie identique et à tout le moins similaires.

Un nom de domaine internet peut également constituer une antériorité au sens de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, sa protection résultant de l’usage qui en est fait, soit en pratique, de son exploitation effective.

En l’espèce, M. Elie S. produit une facture d’abonnement internet de la société Nordnet et une attestation de M. B., directeur administratif et financier de cette même société, dont il résulte qu’à compter du 2 novembre 1999, les informations relatives au propriétaire du domaine « e-qualite.com » étaient disponibles sur leur site ainsi que sur les bases de données de noms de domaine disponibles sur le réseau internet.

Il résulte cependant des pièces fournies par M. Elie S. lui-même, notamment intitulée « Point sur le développement du site « e-qualite.com » et « Retours sur le site « e-qualite » », que ce site a été mis en ligne le 18 janvier 2000. Cet élément est confirmé par la copie des pages de ce site, portant la mention « Création : 18/01/2000 » et par les termes de l’assignation de M. Elie S., indiquant la création de ce site le 21 janvier 2000.

Ces éléments permettent de fixer au 18 janvier 2000 le début de l’exploitation effective du site internet, que ne saurait constituer la seule mise en ligne de l’indication du domaine assortie des références de son propriétaire.

Il s’ensuit que le nom de domaine « e-qualite.com », ne saurait constituer une antériorité au dépôt de la marque « e-qual » le 8 décembre 1999 par l’association Afaq et que la demande de nullité de cette marque par M. Elie S. doit être rejetée.

Sur les contrefaçons :

L’association Afaq fait valoir reconventionnellement que M. Elie S. a reproduit à l’identique la marque « e-qual » dans les marques « e-qualite » et « Assurance e-qualite » dont il a demandé l’enregistrement, se contentant d’une adjonction et reproduisant ainsi l’élément essentiel de sa marque qui conserve ainsi son caractère distinctif.

M. Elie S. ne conclut pas sur cette demande et demande subsidiairement au tribunal de prononcer la coexistence des marques sans condition technique de mise en place de cet accord.

Il n’est pas contesté que la marque « e-qual », déposée pour les classes 35, 38 et 42 et les demandes de dépôt des marques « e-qualite » et « Assurance e-qualite » pour les classes 35, 38, 41 et 42, désignent pour partie des produits et services identiques ou similaires, en l’espèce, les produits et services de publicité, aide à la direction des affaires, informations ou renseignements d’affaires, gestion de fichiers informatiques ; services de télécommunications, services de communications audiovisuelles par terminaux d’ordinateurs sur réseau national et international, transmissions de messages ou transmissions d’informations sous forme imprimée ou audiovisuelle, par tout moyen télématique actuel ou futur, tant en France qu’à l’étranger ; éducation, formation ; recherches scientifiques et industrielles, programmation pour ordinateurs, élaboration de logiciels, location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données, ainsi qu’il résulte des projets de rejet partiels du directeur de l’Inpi que M. Elie S. ne conteste pas sur ce point.

En revanche, et contrairement à ce que soutient l’association Afaq, ne peuvent être considérés comme similaires, en raison de leur différence de nature et de fonctions, les services de « prospection » et « agences de presse et d’informations » pour lesquels les marques « e-qualite » et « Assurance e-qualité » ont été déposées, et les services de « gestion des affaires commerciales, administration commerciale, informations d’affaires », et de « transmission de messages et d’images assistées par ordinateur, services de transmissions d’informations par voie télématique, services de diffusions d’informations par voie électronique et informatique notamment pour les réseaux de communication mondiale de type internet, services de transmissions d’informations par un centre serveur de bases de données. »

Aux termes du premier alinéa de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; »

Il y a lieu de constater que les marques « e-qualite » et « Assurance e-qualite » et le nom de domaine « e-qualite.com », s’ils comportent le terme « e-qual », ne reprennent pas seulement les éléments constituant la marque première, selon la même configuration. Ils ne constituent donc pas la reproduction à l’identique, sans adjonction, de la marque « e-qual ».

« e-qualite », « Assurance e-qualite » et « e-qualite.com » ne constituent pas en conséquence la reproduction de la marque « e-qual » au sens de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle.

L’association Afaq fonde également son action en contrefaçon de la marque « e-qual » sur l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter une confusion dans l’esprit du public :

b) l’imitation d’une marque ou l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. »

La comparaison des signes « e-qual », « e-qualite », « Assurance e-qualite » et « e-qualite.com » montre une similitude visuelle, phonétique et intellectuelle de part la simple adjonction des lettres « ite » et du terme descriptif « Assurance », très banal dans l’expression « assurance-qualité ».

Dans la mesure où les produits et services proposés sont identiques ou similaires, il existe un risque de confusion, par le consommateur d’attention moyenne, qui sera conduit à leur attribuer la même origine.

Il s’ensuit que les termes « e-qualite », « Assurance e-qualite » et « e-qualite.com » constituent la contrefaçon par imitation de la marque « e-qual », dans les conditions prévues à l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle. La demande d’enregistrement à titre de marques des signes « e-qualite » et « Assurance e-qualite » sera en conséquence rejetée et l’interdiction par M. Elie S. d’exploiter son site internet sous la dénomination « e-qualite.com » sera ordonnée, pour les produits et services ci-dessous énumérés.

Le seul préjudice résultant pour l’association Afaq, titulaire de la marque contrefaite « e-qual », de ces faits de contrefaçon est constitué par l’exploitation du site « e-qualite.com » depuis le 18 janvier 2000 jusqu’à ce jour, préjudice qui sera réparé par la somme de 8000 euros. Il sera également fait droit à sa demande d’astreinte dans les conditions précisées au dispositif.

L’annulation partielle, ci-dessus prononcée, rend sans objet la demande de coexistence des marques de M. Elie S.

Sur l’abus de procédure :

L’association Afaq demande la condamnation de M. Elie S. et de la société Temesis à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive. Elle ne justifie cependant pas de l’intention malicieuse qu’elle leur attribue. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

Sur l’application de l’article 700 du ncpc :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association Afaq les frais non compris dans les dépens qu’elle a supportés.
La décision

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

. Constate l’irrecevabilité de la demande de la société Temesis,

. Dit que le nom de domaine « e-qualite.com » ne constitue pas une antériorité opposable au dépôt de la marque « e-qual »,

. Dit que M. Elie S. ne pouvait adopter à titre de marque les signes « e-qualite » et « Assurance e-qualite » pour les produits et services suivants : de publicité, aide à la direction des affaires, informations ou renseignements d’affaires, gestion de fichiers informatiques ; services de télécommunications, services de communications audiovisuelles par terminaux d’ordinateurs sur réseau national et international, transmissions de messages ou transmissions d’informations sous forme imprimée ou audiovisuelle, par tout moyen télématique actuel ou futur, tant en France qu’à l’étranger ; éducation, formation ; recherches scientifiques et industrielles, programmation pour ordinateurs, élaboration de logiciels, location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données,

. Prononce la nullité pour lesdits produits et services, des demandes d’enregistrement de la marque « e-qualite » n° 003018323 et de la marque « Assurance e-qualite » n° 003018324,

. Interdit à M. Elie S. d’utiliser le nom de domaine « e-qualite.com » pour un site internet proposant les produits et services de publicité, aide à la direction des affaires, informations ou renseignements d’affaires, gestion de fichiers informatiques ; services de télécommunications, services de communications audiovisuelles par terminaux d’ordinateurs sur réseau national et international, transmissions de messages ou transmissions d’informations sous forme imprimée ou audiovisuelle, par tout moyen télématique actuel ou futur, tant en France qu’à l’étranger ; éducation, formation ; recherches scientifiques et industrielles, programmation pour ordinateurs, élaboration de logiciels, location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai d’un mois passé la signification de la présente décision,

. Condamne M. Elie S. à payer à l’association Afaq la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice,

. Déboute l’association Afaq et M. Elie S. du surplus de leurs demandes,

. Ordonne l’exécution provisoire,

. Condamne, sur le fondement de l’article 700 du ncpc, M. Elie S. et la société Temesis à payer à l’association Afaq la somme de 1500 euros,

. Condamne M. Elie S. et la société Temesis aux dépens.

Le tribunal : Mmes Jourdier, Picard, Poinseaux (vice présidents)

Avocat : Me Corvest, Selafa Clifford Chance

Notre présentation de la décision