Par un arrêt du 16 octobre 2018, la cour d’appel de Paris a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne afin de savoir si la violation des termes d’un contrat de licence de logiciel constitue une contrefaçon ou si elle obéit à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun. Depuis un arrêt du 10 mai 2016 dans l’affaire Afpa/Oracle, une tendance jurisprudentielle se dessine pour considérer que l’inexécution contractuelle ne relève pas de la responsabilité délictuelle et donc que l’action en contrefaçon doit être écartée.
L’éditeur de logiciels IT Développement, qui a demandé à la cour d’appel de poser cette question à la CJUE, avait consenti à Free Mobile une licence et un contrat de maintenance d’un logiciel qui permet d’organiser et de suivre l’évolution du déploiement de l’ensemble des antennes de radiotéléphonie par ses équipes et ses partenaires extérieurs. IT Développement qui avait estimé que Free mobile avait apporté au logiciel des modifications, alors que la licence l’interdisait, a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux d’un sous-traitant de Free Mobile. Suite à cette opération, IT Développement a cité son co-contractant en contrefaçon de son logiciel et a demandé une indemnisation du préjudice subi. Par un jugement du 6 janvier 2017, le TGI a jugé irrecevable ses prétentions fondées sur la responsabilité délictuelle. Le tribunal a considéré que la combinaison des articles L. 122-6 et L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle conduisait à reconnaître deux régimes distincts de responsabilité, l’un délictuel en cas d’atteinte aux droits d’exploitation de l’auteur du logiciel et l’autre contractuel, en cas d’atteinte à un droit de l’auteur réservé par contrat. Dans cette affaire, l’action en contrefaçon a donc été jugée irrecevable.