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Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Jurisprudences

jeudi 18 octobre 2018
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Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 1, arrêt du 16 octobre 2018

IT Development / Free Mobile

contrefaçon - inexécution contractuelle - licence d'utilisation - modification non autorisation du logiciel - question préjudicielle - responsabilité délictuelle

1 Par un contrat du 25 août 2010, modifié par un avenant du 1er avril 2012, la société IT Development a consenti à la société Free Mobile, opérateur de téléphonie proposant des forfaits mobiles sur le marché français, une licence et un contrat de maintenance sur un progiciel dénommé ClickOnSite, logiciel de gestion de projet centralisé destiné à lui permettre d’organiser et de suivre en temps réel l’évolution du déploiement de l’ensemble de ses antennes de radiotéléphonie par ses équipes et par ses prestataires techniques extérieurs.

Arguant de modifications apportées au logiciel en violation du contrat de licence, et après avoir fait procéder le 22 mai 2015 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Coraso, sous-traitant de la société Free Mobile, la société IT Development a, par acte du 18 juin 2015, fait citer la société Free Mobile en contrefaçon du logiciel ClickOnSite et indemnisation de son préjudice.

Outre l’irrecevabilité et le mal fondé de ces demandes, la société Free Mobile s’est portée demanderesse reconventionnelle en procédure abusive.

2 La société IT Development a interjeté appel le 3 février 2017 du jugement contradictoire rendu le 6 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

  • Déclaré la société IT Development irrecevable en ses prétentions fondées sur la responsabilité délictuelle,
  • Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société
    Free Mobile,
  • Condamné la société IT Development aux dépens et à payer à la société Free Mobile la
    somme de 8000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
    procédure civile.

3 Dans ses dernières conclusions du 3 mai 2018, la société IT Development demande à la cour de :

  • A titre préliminaire, soumettre à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) une question préjudicielle sous la forme suivante :
    « Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d’un contrat de licence de logiciel (par expiration d’une période d’essai, dépassement du nombre d’utilisateurs autorisés ou d’une autre unité de mesure, comme les processeurs pouvant être utilisés pour faire exécuter les instructions du logiciel, ou par modification du code-source du logiciel lorsque la licence réserve ce droit au titulaire initial) constitue-t-il :
    – une contrefaçon (au sens de la directive 2004/48 du 29 avril 2004) subie par le titulaire du droit d’auteur du logiciel réservé par l’article 4 de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur
    – ou bien peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ? ».
  • Infirmer le jugement dont appel, et :
     » Déclarer recevable l’action en contrefaçon introduite par la société IT Development ;
     » Dire que le logiciel ClickOnSite argué de contrefaçon est identifié et original ;
     » Dire et juger que les modifications du logiciel par la société Free Mobile sont constitutives d’actes de contrefaçon ;
     » A titre principal, au titre de la contrefaçon, condamner la société Free Mobile à payer à la société IT Development la somme de 1.440.000 € pour réparation du préjudice subi par la société IT Development ;
     » A titre subsidiaire, sur le fondement contractuel, condamner la société Free Mobile à payer à la société IT Development la somme de 840.000 € pour réparation du préjudice subi par la société IT Development ;
  • Dans tous les cas : Interdire aux sociétés Free Mobile et Coraso d’utiliser le logiciel ClickOnSite et d’extraire et de réutiliser les données issues du logiciel ClickOnSite sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du lendemain du quinzième jour de la signification de la décision à intervenir, à charge pour Free Mobile de justifier de la cessation de l’utilisation du logiciel par tout moyen à sa convenance (désinstallation ou autre) ;
     » Se réserver la compétence de la liquidation des astreintes ;
     » Condamner la société Free Mobile aux entiers dépens y compris les frais de constats et les frais de saisies-contrefaçon ;
     » Condamner la société Free Mobile à payer à la société IT Development la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

4 Dans ses dernières conclusions du 11 mai 2018, la société Free Mobile demande à la cour de :

  • Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Free Mobile de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et sauf sur le quantum de la condamnation prononcée contre la société IT Development sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
  • Infirmant le jugement de ces chefs, et statuant à nouveau :
     » condamner la société IT Development à payer à la société Free Mobile la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
     » condamner la société IT Development à payer à la société Free Mobile la somme de 50.000 € (cinquante mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens de première instance ;
  • Ajoutant au jugement :
     » Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 22 mai 2015
    par Maître Yves MAS, huissier de justice, au siège social de la société CORASO ;
     » Prononcer la nullité du « Rapport d’expertise » du 30 mai 2015 et de la « Note technique librement établie » versés aux débats par la société IT Development comme pièces n°12 et n°43, ou à tout le moins les déclarer irrecevables comme preuves et les écarter des débats ;
     » Déclarer la société IT Development irrecevable, et en tout cas mal fondée, en l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Free Mobile ; l’en débouter ;
     » Condamner la société IT Development à payer à la société Free Mobile la somme de 50.000 € (cinquante mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens de l’instance d’appel ;
     » Condamner la société IT Development aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELAS Bardehle Pagenberg, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

5 L’ordonnance de clôture est du 15 mai 2018.

DISCUSSION

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur la recevabilité et la question préjudicielle

6 Dans son assignation et ses conclusions de première instance, la société IT Development soutenait que la société Free Mobile avait commis des actes de contrefaçon en modifiant le logiciel ClickOnSite, notamment en créant de nouveaux formulaires. Selon elle, la défenderesse n’était pas recevable à invoquer les dispositions de l’article L.122-6-1 du code de la propriété intellectuelle l’autorisant à modifier le logiciel pour une utilisation conforme à sa destination, dès lors, d’une part, que ces modifications auraient été substantielles, d’autre part, que la possibilité d’y procéder aurait été exclue par le contrat ;

7 Pour la déclarer irrecevable en ces prétentions fondées sur la contrefaçon, le tribunal a considéré que la combinaison des articles 122-6 et 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle conduisait à reconnaître deux régimes distincts de responsabilité en la matière, l’un délictuel en cas d’atteinte aux droits d’exploitation de l’auteur du logiciel, tels que désignés par la loi, l’autre contractuel, en cas d’atteinte à un droit de l’auteur réservé par contrat ; qu’en l’espèce, il était clairement reproché à la société Free Mobile des manquements à ses obligations contractuelles, relevant d’une action en responsabilité contractuelle et non pas des faits délictuels de contrefaçon de logiciel ;

8 En cause d’appel, la société IT Development sollicite à titre préliminaire la soumission d’une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne, puis l’infirmation du jugement, demandant de déclarer recevable l’action en contrefaçon. À ces fins, elle soutient, en premier lieu, que le droit reconnu à l’auteur d’un logiciel d’autoriser ou interdire la modification du code source du logiciel est un droit d’origine légal, et que la violation de ce droit par le licencié n’est pas une simple inexécution contractuelle mais une violation du droit légal de l’auteur, constituant donc une contrefaçon ; en second lieu, que si pour tous les autres droits de propriété intellectuelle l’action en contrefaçon est expressément ouverte en cas de violation d’un contrat de licence, l’article L 335-3 alinéa 2 du CPI qui dispose qu’est également un délit de contrefaçon la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel définis à l’article L.122-6, a vocation à s’appliquer tant aux cas d’un usage sans droit (la « piraterie » au sens strict), qu’à ceux d’un usage excédant la licence ; en troisième lieu, que l’action en contrefaçon n’est pas une action de nature exclusivement délictuelle ; que la distinction entre responsabilité contractuelle et délictuelle est contraire à l’objectif du législateur européen d’établir une procédure unique à la suite de la directive 2004/48 ; qu’en réalité, la contrefaçon a une double nature : action délictuelle et contractuelle, et elle est aveugle, depuis la loi de 2007, à la distinction du contractuel et du délictuel ; qu’en quatrième lieu, la directive sur la lutte contre la contrefaçon a voulu donner à la contrefaçon une définition la plus large possible s’étendant à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

9 La société Free Mobile, qui estime qu’il n’est pas besoin de poser une quelconque question préjudicielle, demande la confirmation du jugement. Elle soutient que les dispositions légales aménagent deux régimes de responsabilité différents pour deux catégories d’actes différentes, d’une part, les actes portant atteinte à un droit réservé par la loi, ouvrant au bénéfice de l’auteur du logiciel une action en responsabilité délictuelle, l’action en contrefaçon, d’autre part, les actes portant atteinte à un droit réservé par contrat, ouvrant au bénéfice de l’auteur du logiciel une action en responsabilité contractuelle contre son cocontractant ; qu’en l’espèce, les actes incriminés, à savoir une violation des obligations contractuelles du licencié, n’ouvrent pas à la société Free Mobile une action en contrefaçon ; que le non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle est un principe cardinal de la responsabilité civile en droit français et qu’il est en effet constant que le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien-même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu’en réalité, lorsque le législateur entend déroger au droit commun en permettant à la partie lésée d’agir en responsabilité délictuelle contre un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence alors qu’il ne pourrait le faire en principe que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il prévoit alors expressément et très précisément cette dérogation, ainsi en matière de licence de brevet ou en matière de licence de marque ; qu’en revanche, en matière de licence de logiciel, le législateur n’a prévu aucune dérogation au principe de droit commun selon lequel, en présence d’un contrat de licence liant les parties, le régime de la responsabilité contractuelle prévaut sur celui de la responsabilité délictuelle ; qu’aucune disposition de la Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, ni aucune disposition de la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, n’impose aux États membres de faire prévaloir la responsabilité délictuelle sur la responsabilité contractuelle dans le cas où l’utilisateur légitime d’un logiciel enfreint les limites de la licence dont il bénéficie ; que la Cour de Justice de l’Union Européenne a par ailleurs déjà elle-même consacré, dans un arrêt du 18 avril 2013 (C-103/11, Commission européenne c. Systran) rendu en matière de licence de logiciel, le principe de droit commun selon lequel la responsabilité contractuelle prévaut sur la responsabilité délictuelle.

Ceci étant exposé, la cour

10               1 – Le contexte factuel

La cour rappelle que par un contrat du 25 août 2010, modifié par un avenant du 1er avril
2012, la société IT Development a consenti à la société Free Mobile, opérateur de
téléphonie proposant des forfaits mobiles sur le marché français. une licence et un contrat
de maintenance sur un progiciel dénommé ClickOnSite, logiciel de gestion de projet
centralisé destiné à lui permettre d’organiser et de suivre en temps réel l’évolution du
déploiement de l’ensemble de ses antennes de radiotéléphonie par ses équipes et par ses
prestataires techniques extérieurs.

La société IT Development reproche à la société Free Mobile d’avoir modifié le logiciel ClickOnSite, notamment en créant de nouveaux formulaires.

Outre le caractère selon elle substantiel de ces modifications, elle fait notamment valoir les stipulations de l’article 6 “étendue de la licence” pour soutenir que la société Free Mobile n’avait pas le droit de procéder à de telles modifications :

En tout état de cause, le Client s’interdit expressément (…) de :
– reproduire, directement ou indirectement, le Progiciel (…) à l’exception des copies de sauvegarde ;
– décompiler et/ou effectuer des opérations de rétro ingénierie sur le Progiciel, sauf exceptions légales ;
– modifier, de corriger, d’adapter, de créer des œuvres secondes et d’adjonction, directement ou indirectement, relativement au Progiciel, étant entendu que le Client aura néanmoins librement accès en lecture à la base de données.
– (…)

En cas de besoin, le Client se réserve le droit de demander, par simple courrier, fac- similé ou mél, au Fournisseur des informations nécessaires à l’interopérabilité ou la compatibilité du Progiciel avec un autre logiciel utilisé par le Client. Faute de réponse satisfaisante quant à la complétude et à la pertinence de ces informations de la part du Fournisseur dans un délai d’un mois après réception de ladite demande, le Client procédera de lui-même, conformément aux dispositions de l’article L 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle, aux opérations de décompilation du code-source du Progiciel aux seules fins d’assurer l’interopérabilité ou la compatibilité du Progiciel avec un autre logiciel utilisé par le Client (…).

En première instance, la demanderesse fondait ses demandes exclusivement sur la contrefaçon. En cause d’appel, elle les fonde aussi, à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle.

Outre l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de la contrefaçon, la société Free Mobile soutient au fond, de première part, que la preuve de l’originalité du logiciel n’est pas rapportée, de deuxième part, que les opérations de saisie-contrefaçon sont nulles, de même que le rapport établi par un expert, de troisième part, que la preuve d’une modification non autorisée du logiciel n’est pas rapportée, de dernière part, que les modifications effectuées ne concernent que la base de données propre à l’opérateur licencié et que la clause d’interdiction de modifier le progiciel, contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L.122-6-1 du code de la propriété intellectuelle, doit être réputée non écrite.

11               2 – Les textes pertinents

a – Les directives communautaires

Article 2 de la directive 48/2004/CE du 29 avril 2004

1 – Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations s’appliquent, conformément à l’article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l’État membre concerné.

Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009

Article 4 – Actes soumis à restrictions

1. Sous réserve des articles 5 et 6, les droits exclusifs du titulaire au sens de l’article 2 comportent le droit de faire ou d’autoriser :
a) la reproduction permanente ou provisoire d’un programme d’ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit (…)
b) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme
d’ordinateur et la reproduction du programme en résultant, sans préjudice des droits de la
personne qui transforme le programme d’ordinateur ;
c) toute forme de distribution, y compris la location, au public de l’original ou de copies
d’un programme d’ordinateur.

Article 5 – Exceptions aux actes soumis à restrictions

1. Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l’autorisation du titulaire les actes visés à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.

b – Les articles du code la propriété intellectuelle

Article L112-2

Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code : (…)
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire.

Article L122-6

Sous réserve des dispositions de l’article L. 122-6-1, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser :

1° La reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel (…)
2° La traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification d’un logiciel et
la reproduction du logiciel en résultant (…)
3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d’un logiciel par tout procédé (…)

Article L122-6-1

I. Les actes prévus aux 1° et 2° de l’article L. 122-6 ne sont pas soumis à l’autorisation de l’auteur lorsqu’ils sont nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser, y compris pour corriger des erreurs.

Toutefois, l’auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1° et 2° de l’article L. 122-6, nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser.

Article L335-3

Est également un délit de contrefaçon la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel définis à l’article L. 122-6.

3 – Motifs

12 Depuis le XIXème siècle, le droit français de la responsabilité civile repose sur le principe cardinal du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, lequel implique :

– qu’une personne ne peut voir sa responsabilité contractuelle et sa responsabilité délictuelle engagées par une autre personne pour les mêmes faits,
– que la responsabilité délictuelle est écartée au profit de la responsabilité contractuelle dès lors que, d’une part, les parties sont liées par un contrat valable et que, d’autre part, le dommage subi par l’une des parties résulte de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’une des obligations du contrat.

Par ailleurs, le droit français considère de manière traditionnelle que la contrefaçon, laquelle est à l’origine un délit pénal, ressort de la responsabilité délictuelle et non de l’inexécution d’un contrat.

13 Le tribunal en a déduit en l’espèce, alors que les parties sont liées par le contrat du 25 août 2010 et qu’il est allégué que le dommage résulte de l’inexécution des clauses de ce contrat et particulièrement de son article 6, que la responsabilité délictuelle doit être écartée au profit de la responsabilité contractuelle, et par voie de conséquence que l’action en contrefaçon, assimilée à l’action délictuelle, doit être déclarée irrecevable.

La société intimée, qui vient au soutien de cette analyse, cite à juste titre des décisions de juridictions françaises allant en ce sens, dont un arrêt de cette chambre du 10 mai 2016.

14 Pourtant, c’est non sans pertinence que la société appelante soutient que la contrefaçon ne serait pas par essence une action délictuelle mais pourrait aussi résulter de l’inexécution d’un contrat.

Il est vrai en effet que la contrefaçon se définit dans son acception la plus large comme une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et, dans le cas particulier de l’article L.335-3, comme la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel [définis à l’article L.122-6].

Aucun de ces textes non plus qu’aucun autre texte français relatifs à la contrefaçon ne dispose expressément que celle-ci ne s’applique que lorsque les parties ne sont pas liées par un contrat.

Même s’ils peuvent être présentés comme autant d’exceptions au principe du non cumul, les textes ci-après sont aussi des exemples de ce que l’action en contrefaçon peut être exercée en matière de brevets et de marques à l’encontre du licencié qui enfreint les limites de son contrat :

Article L.613-8, alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle

Les droits conférés par la demande de brevet ou par le brevet peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence.

Article L.714-1 du code de la propriété intellectuelle

Les droits conférés par la demande d’enregistrement de marque ou par la marque peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.

Au cas d’espèce, les articles L 122-6 et L 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle, s’ils prévoient notamment que les modalités particulières d’une modification d’un logiciel peuvent être déterminées par contrat, ne disposent nullement que dans ces cas une action en contrefaçon serait exclue. Il en est de même des articles 4 et 5 de la directive 2009/24/CE dont ils sont la transposition.

Enfin, il est vrai que l’article 2 “champ d’application” de la directive 48/2004/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle dispose d’une manière générale que les mesures, procédures et réparations s’appliquent (…) à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle, sans distinguer selon que cette atteinte résulte ou non de l’inexécution d’un contrat.

La cour estime dans ces conditions qu’une question préjudicielle doit être soumise dans les termes proposés à la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Qu’il sera sursis à statuer jusqu’à ce que la cour de justice y ait répondu ;


DÉCISION

15 La cour, par arrêt contradictoire avant-dire droit,

Renvoie à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de répondre à la question préjudicielle suivante :

Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d’un contrat de licence de logiciel (par expiration d’une période d’essai, dépassement du nombre d’utilisateurs autorisés ou d’une autre unité de mesure, comme les processeurs pouvant être utilisés pour faire exécuter les instructions du logiciel, ou par modification du code-source du logiciel lorsque la licence réserve ce droit au titulaire initial) constitue-t-il :
– une contrefaçon (au sens de la directive 2004/48 du 29 avril 2004) subie par le titulaire du droit d’auteur du logiciel réservé par l’article 4 de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur
– ou bien peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ?

Sursoit à statuer sur l’appel de la société IT Development jusqu’à la décision de la Cour de justice,

Dit qu’une expédition de l’arrêt ainsi qu’une copie du dossier de l’affaire seront transmis à la Cour de justice des Communautés européennes sous pli recommandé.

La Cour : David Peyron (président de chambre), Isabelle Douillet (conseillère), François Thomas (conseiller), Karine Abelkalon (greffier)

Avocats : Me Héloïse Bajer Pellet, Me Bernard Lamon, Me  Julien Freneaux

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