Les professionnels du marketing en ligne vont à nouveau pouvoir utiliser le terme emailing et l’acheter à titre de mot clé dans le système de référencement Adwords de Google, sans risquer un procès en contrefaçon de marque. Dans un jugement du 24 mars 2009, le TGI de Paris a annulé la marque Emailing enregistrée par la société Ludopia Interactive car cette appellation « était, dans le langage courant et a fortiori dans le langage professionnel du marketing direct, la désignation nécessaire, générique et usuelle du service consistant en l’envoi massif de contenus publicitaires ou commerciaux via la messagerie électronique ». Ludopia qui avait demandé à Google de bloquer le terme emailing à titre de mot clé dans Adwords se voit ordonner de lever cette demande, sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard.

L’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont dépourvus de caractère distinctif « les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service ». Selon le tribunal, la marque Emailing manque justement de distinctivité car le terme emailing était courant pour le public mais aussi pour les professionnels de la publicité en ligne avant son enregistrement en tant que marque en 2005. Pour cela, il s’appuie sur son utilisation dans la presse papier et en ligne dès 1999 et dans le premier code de déontologie de l’emailing du Syndicat national de communication directe (SNCD) paru en 2001.

En déposant cette marque, Ludopia a en revanche privé les acteurs du secteur de l’emploi d’un terme générique qui désigne précisément cette activité. Le TGI en conclut que « le dépôt de la marque emailing par la société Ludopia Interactive s’assimile à la volonté d’opposer aux concurrents une marque de barrage. »
Le tribunal considère par ailleurs que le fait d’avoir demandé à Google d’empêcher l’achat du mot clé emailing dans son programme Adwords et d’avoir déposé une marque de blocage constituent des actes de concurrence déloyale envers les sociétés parties à l’affaire. Ludodia est condamnée à verser 15 000 euros de dommages intérêts au syndicat national de communication directe (SNCD), en réparation du préjudice subi par l’ensemble de la profession.
Le tribunal refuse, en revanche, d’annuler la marque Emailing France de Ludopia Interactive pour déceptivité. Le fait d’accoler le terme France à un nom commun ne suffit pas à caractériser une tromperie ou un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs qui auraient pu penser qu’il s’agissait d’un service officiel. Cela fait dix ans que cette appellation est utilisée commercialement sans difficulté à l’égard des concurrents comme du public, remarque le tribunal. Il considère donc que la société Message Business qui a employé à l’identique cette marque sur son site internet a commis un acte de contrefaçon. Elle doit donc verser 5 000 euros de dommages-intérêts à Ludopia Interactive.