Par un arrêt du 17 décembre 2019, la cour d’appel de Paris a jugé qu’une radio associative peut conserver son activité localement, mais pas au travers du web et de la webradio qu’elle diffusait depuis son site web dans le cadre d’un litige de contrefaçon de marque. La cour a confirmé le jugement du TGI de Paris du 9 février 2017 qui avait condamné en contrefaçon de la marque postérieure de la radio MFM (devenue depuis M Radio de la société MFM Développement) le responsable d’une radio antillaise. Il a été reproché à l’association Radio Madras FM (MFM), d’avoir étendu l’exploitation de sa radio locale sous le signe MFM, adopté pourtant antérieurement de la marque précitée, à destination de la métropole, en particulier par une webradio depuis son site internet accessible avec les noms de domaine mfmradio.fm et mfm.tv. La cour a également considéré que les actes de promotion et d’exploitation de la télévision numérique MFM TV diffusée grâce aux box internet était constitutive de contrefaçon de la marque MFM et de dépôt frauduleux de la marque MFM TV. Comme le TGI, la cour juge aussi que l’usage du signe MFM et de la marque française MFMTV et l’exploitation des noms de domaine mfmradio.fm et mfm.tv dans les mêmes conditions constituent des actes de concurrence déloyale envers la radio MFM (devenue M Radio) par atteinte à sa dénomination sociale, son nom commercial MFM et ses noms de domaine, sous lesquels elle exerce son activité de radiodiffusion.
Des mesures d’interdiction sous astreinte d’exploitation du signe MFM pour désigner une activité radiophonique ont également été ordonnées au visa de l’article L.713-3 du CPI, mais à destination du seul territoire métropolitain, faisant ainsi une application implicite de l’article L. 713-6 II du CPI dans sa nouvelle version adoptée juste avant l’arrêt selon lequel « une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d’enregistrement de la marque et s’exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus. »
MFM Développement est titulaire de la marque verbale française MFM – Montmartre déposée depuis le 7 mars 1996, de la marque verbale française MFM déposée le 21 décembre 2001 et de la marque française semi-figurative en couleur déposée le 13 juillet 2004 tandis que l’association Radio Madras Madras FM (MFM) aurait commencé à émettre sa radio en utilisant le seul signe MFM, sans datation précise, à la fin des années 80. MFM avait également fait enregistrer par un tiers (M. X.) les noms de domaine mfmradio.fm et mfmtv.tv pour promouvoir la radio aux Antilles ainsi que les services télévisuels sous la marque déposée MFM TV. Ces noms de domaine substituaient le nom de domaine mfmradio.fr que l’association utilisait auparavant.
En 2008, un litige avait déjà opposé la société MFM Développement (anciennement dénommée LV&Co) au même titulaire des noms de domaines précités (M. X.) qui avait enregistré le nom de domaine mfmradio.fr et le faisait exploiter dans les mêmes conditions par Radio Madras Madras FM (MFM). Le 9 mars 2009, une ordonnance de référé du TGI de Paris interdisait sous astreinte à M. X. d’utiliser la dénomination MFM et lui ordonnait sous astreinte le transfert du nom de domaine mfmradio.fr au bénéfice de la société MFM Développement. Et par un jugement du 9 avril 2010, le TGI de Paris retenait que l’enregistrement et l’exploitation du nom de domaine mfmradio.fr constituait une contrefaçon de marques et une atteinte au nom commercial MFM, au nom de domaine mfmf.fr au préjudice de la société MFM Développement et ordonnait le transfert à son bénéfice du nom de domaine en cause et interdisait toute utilisation de la dénomination MFM.
Par la suite, MFM Développement a constaté, qu’au sein des bouquets TV étaient proposés par Free TV, Alice, Canalsat, puis postérieurement à la naissance du litige, Orange et Bouygues Telecom, une chaîne de télévision musicale sous le nom MFM TV. Elle a aussi découvert l’existence de nouveaux sites mfmradio.fm et mfm.tv. proposant des services de télévision sous le signe MFM TV associés au logo permettant de visionner des clips vidéos musicaux, comme la promotion de la radio de l’association Radio Madras Madras FM (MFM). Le 7 avril 2011 avait été déposée la marque verbale française MFMTV par le président de l’association Radio Madras FM (MFM).
MFM Développement a fait assigner le président de l’association Radio Madras FM (MFM), l’association, les sociétés commerciales exploitantes de la télévision MFM TV et enfin celui qui avait enregistré les noms de domaine en contrefaçon de marques, en usurpation de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne et de noms de domaine et en concurrence déloyale et parasitaire.