Dans un arrêt du 13 décembre 2005, la Cour de cassation a rappelé qu’en cas de litige entre un nom de domaine et une marque, le principe de spécialité devait s’appliquer. Celui-ci suppose que l’enregistrement d’une marque ne confère un monopole à son titulaire que pour les produits et services auxquels elle est associée. Cette décision remet en cause la pratique de certaines sociétés qui déposaient leur marque dans différentes classes et, notamment, dans la classe 38 qui correspond aux « services de télécommunication » afin de se prémunir contre la réservation par un tiers de mauvaise foi d’un nom de domaine similaire à leur marque. Leur raisonnement se base sur le fait qu’un site internet étant un service de télécommunication, le nom de domaine qui y est associé est nécessairement contrefaisant. La première chambre civile vient de condamner cette théorie en cassant l’arrêt d’appel qui s’en était fait l’écho. En l’espèce, une société spécialisée dans l’organisation et la vente de voyages qui avait enregistré la marque « Locatour » pour des produits et services de la classe 38 a assigné en contrefaçon une société ayant réservé le nom de domaine « locatour.com ». La Cour de cassation a rappelé que pour être contrefaisant, le nom de domaine doit être associé à un site internet offrant des produits ou des services identiques ou similaires à ceux de la classe 38. Or, en l’espèce, le site n’étant pas exploité, il n’y avait ni produits ni services proposés. Il n’était donc pas possible d’effectuer une comparaison avec les services de télécommunication. De plus, la société défenderesse étant spécialisée dans l’acquisition, la gestion, le contrôle et le cession de portefeuille de participation, il est probable que les activités offertes par le site n’auraient pas été identiques ou similaires avec celles de la classe 38.