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Cour d’appel de Paris 1ère chambre Arrêt du 23 septembre 2009

SFR / One Texto

annulation - internet - marques - téléphonie

DISCUSSION

Sur la procédure

Considérant que la société SFR entend renoncer à ses dernières écritures qu’elle a signifiées le 2 juin 2009 et demande qu’il soit statué au vu des précédentes conclusions du 16 décembre 2008, le bordereau récapitulatif du 2 juin 2009 étant annexé aux dites écritures ;

Que la société One Texto et Jacob M. sollicitent le donné acte de ce qu’ils ne s’opposent à la demande de renonciation au bénéfice des écritures signifiées le 2 juin 2009, mais font valoir que le seul bordereau de pièces accompagnant les conclusions signifiées le 16 décembre 2008 doit être pris en considération ;

Considérant qu’il convient, au vu des explications des parties et du donné acte des intimés, de ne statuer qu’au vu des écritures signifiées par la société SFR le 16 décembre 2008, celle-ci renonçant au bénéfice des conclusions du 2 juin 2009 ;

Que force est de constater, alors que l’ordonnance de clôture n’a été prononcée que le 16 juin 2009, que les pièces communiquées le 2 juin 2009 n’ont appelé aucune réponse de la société One Texto et Jacob M. ; qu’il s’ensuit que le principe de la contradiction a été respecté et qu’il n’y a donc lieu d’écarter des débats les pièces échangées ;

Sur le fond

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
* la société SFR a pour activité les services de téléphonie mobile et de transmission de données,
* elle a déposé le 23 mars 1998, la marque “Texto, Dites le en toutes lettres, dites le texto”, enregistrée sous le n° 98725085 pour désigner les services de messagerie écrite pour radio-téléphone,
* elle est titulaire de la marque “Texto” déposée le 23 janvier 2001, enregistrée sous le n° 01397 8467 pour désigner le service de messagerie écrite pour radio-téléphone,
* elle a appris :

– le dépôt par Jacob M. le 24 septembre 2003, de la marque semi-figurative “One Texto » enregistrée sous le n° 3247287, pour désigner les services relevant des classes 35, 38 et 42,
– la réservation par Jacob M. le 19 février 2004, du nom de domaine « OneTexto.com”,
– l’immatriculation le 13 décembre 2004, auprès du Registre du commerce et des sociétés de Marseille d’une société sous la dénomination One Texto, dont Jacob M. est le gérant, ayant pour activité : “communication, marketing, publicité, téléphonie mobile, audiotel et SMS pour les affaires et la gestion ainsi que dans le domaine de robotique et le hi-tech”,
– le dépôt par Jacob M. le 4 janvier 2005, d’une autre marque semi-figurative “One Texto petites annonces » enregistrée sous le n°3333068, pour désigner les services relevant des classes 35, 38 et 41,
– l’exploitation par la société One Texto sous le nom de domaine “OneTexto.com” d’un site internet dont la couleur dominante est le rouge, proposant de dynamiser la politique de communication des entreprises par l’envoi de SMS,
* la société SFR a initié une procédure d’opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement portant sur le signe One Texto,
* en raison d’une irrégularité de forme, cette opposition a été déclarée irrecevable,
* par courrier du 9 juin 2006, la société SFR a mis en demeure Jacob M. de cesser tout usage du signe « Texto”,

* ce courrier étant demeuré sans réponse, la société SFR a assigné Jacob M. et la société One Texto devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque Texto et en concurrence déloyale ;

Que Jacob M. et la société One Texto se sont opposés à ces demandes en soulevant la nullité de la marque « Texto, Dites le en toutes lettres, dites le texto » invoquée et de la marque Texto opposée à raison de leur caractère descriptif et subsidiairement leur déchéance pour défaut d’exploitation en ce qui concerne la première et pour dégénérescence en ce qui concerne la seconde ; qu’ils ont également contesté la contrefaçon et la concurrence déloyale ;

Que le tribunal, par le jugement dont appel, a :
– dit que la marque verbale française Texto n° 013078467 et la marque semi-figurative « Texto, Dites le en toutes lettres, dites le texto » n° 98725985 enregistrées au nom de la société SFR sont nulles pour défaut de distinctivité,
– débouté la société SFR de ses demandes fondées sur ces marques,
– dit que mention de la nullité de ces marques sera inscrite au Registre national des marques à l’Inpi par le greffe ou à la requête de la partie la plus diligente, une fois la décision devenue définitive, débouté la société SFR de sa demande en concurrente déloyale formée à l’encontre de la société One Texto,
– condamné la société SFR à payer à la société One Texto et à Jacob M. la somme de 6000 €, chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– débouté la société One Texto et Jacob M. de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamné la société SFR aux dépens ;

Sur la validité des marques

Sur la marque « Texto, Dites le en toutes lettres, dites le texto » n°98725085 déposée le 23 mars 1998

Considérant que les intimés soulèvent la nullité de cette marque pour défaut de distinctivité ;

Considérant selon les termes de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle que sont dépourvus de caractère distinctif :
a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service,
b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de services ;

Que le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier par rapport aux services désignés dans l’enregistrement et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, en se plaçant à la date du dépôt ;

Considérant en l‘espèce, que la marque en présence a été déposée pour désigner les services de messagerie par téléphone ;

Que la société SFR ne conteste pas que la dénomination “Texto” constitue l’abréviation du vocable “textuellement » ;

Que force est de constater que les tenues “dites le, en toutes lettres” décrivent la façon d’envoyer un message texte pour des services de messagerie par téléphone, et renvoient directement au service désigné dans le libellé de la marque ;

Qu’il s’ensuit que la marque “Texto, Dites le en toutes lettres, dites le texto” désigne, au sens de l’article L.711-2 b) du Code de la propriété intellectuelle, une caractéristique du service désigné au dépôt, de sorte que les premiers juges ont, à bon droit, prononcé sa nullité pour défaut de caractère distinctif ;

Sur la marque « Texto » n°013078467 déposée le 23 janvier 2001

Considérant que cette marque a été déposée pour désigner le service de messagerie écrite par radio-téléphone ;

Considérant, au vu des principes précédemment énoncées, qu’il convient de constater qu’à la date du dépôt de la marque “Texto”, ce terme était devenu usuel pour désigner un message envoyé par téléphonie et qu’il n’était pas associé à la société SFR ;

Qu’en effet, il ressort des articles publiés dans le journal Le Monde datés du 16 décembre 2000, du 23 janvier 2001, dans l’hebdomadaire L’Express parus les 16 mars 2000 et 11 janvier 2001, que le terme Texto était connu du public pour désigner un petit message écrit, convivial, envoyé par téléphone mobile ;

Que par voie de conséquence, le vocable Texto était avant le dépôt de la marque en cause la désignation usuelle dans le langage courant d’un service de messagerie, de sorte que la décision déférée, qui a prononcé la nullité de la marque Texto pour défaut de distinctivité et débouté la société SFR de ses demandes en contrefaçon, mérite confirmation ;

Sur la concurrence déloyale

Considérant que la société SFR reproche à la société One Texto d’avoir, pour illustrer son site internet, utilisé la couleur qu’elle emploie de longue date ;

Mais considérant que par des motifs pertinents adoptés par la Cour, les premiers juges ont justement retenu que la société SFR ne peut monopoliser la couleur rouge amplement répandue ;

Considérant que l’apposition du sigle SFR sur le site internet de la société One Texto ne caractérise pas davantage un comportement déloyal induisant un risque de confusion ou traduisant la volonté de se placer dans le sillage de la société SFR dès lors que ce signe figure parmi d’autres nombreux logos de partenaires économiques de la téléphonie tels que Orange, Bouygues, France Télécom ;

Que par voie de conséquence, le tribunal a justement débouté la société SFR de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;

Sur les autres demandes

Considérant que la société One Texto et Jacob M. ne caractérisent pas, à la charge de la société SFR, la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Que la décision entreprise, qui les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles, mérite confirmation ;

Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la société SFR ne saurait bénéficiez des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’en revanche, l’équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser tant à la société One Texto qu’à Jacob M. une indemnité complémentaire de 10 000 € ;

DECISION

. Condamne la société SFR aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à payer, au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme de 10 000 € à la société One Texto et la somme de 10 000 € à Jacob M.

La cour : M. Didier Pimoulle (président), Mmes Dominique Rosenthal et Brigitte Chokron (conseillers)

Avocats : Me Isabelle Leroux, Me Vanessa Bouchara

Notre présentation de la décision