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Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 9 octobre 2000

Lucky Surf.com / Ludopia Interactive

contrefaçon de marque - droit d'auteur - mesure provisoire de publication sur site internet - nom de domaine - risque de confusion

Faits et procédure

La société Lucky Surf.com a pour activité la conception et l’exploitation de jeux en ligne. Elle est propriétaire de la marque du même nom pour l’avoir déposée aux Etats-Unis le 27 août 1999 et comme marque communautaire le 23 février 2000 dans les classes 28, 41 et 42. Elle a procédé le 23 janvier 1999 à l’enregistrement de sa dénomination sociale en nom de domaine. Elle exploite, depuis septembre 1999, le site web http://www.luckysurf.com qui permet aux internautes des Etats-Unis et du Canada de gagner tous les jours un gros lot d’un million de dollars US. Le 28 avril 2000, dans le cadre d’un contrat de  » co-branding  » avec Liberty Surf, elle a mis en ligne en France la version française du jeu  » Luckysurf.com  » accessible à partir du site http://www.libertysurf.fr ;

Ayant constaté que la société Ludopia Interactive, constituée le 29 février 2000, exploite depuis le 10 mai 2000 le site http://luckyvillage.com qui propose aux internautes de participer à des jeux permettant de gagner des prix en francs ;

Considérant, d’une part, les similitudes entre les jeux, leur fonctionnement et leur architecture, entre les noms de domaine ainsi qu’en ce qui concerne le choix des couleurs et, d’autre part, l’imitation servile de sa marque par la défenderesse dont la propre marque  » luckyvillage.com  » déposée postérieurement à l’enregistrement aux Etats-Unis de la marque  » luckysurf.com « , reprend deux des trois termes composant la marque  » luckysurf.com « , la société Lucky Surf.com a assigné cette société aux fins de fermeture immédiate du site internet www.luckyvillage.com sous astreinte de 100 000 F par jour de retard et pour qu’il lui soit fait interdiction sous la même astreinte d’utiliser la dénomination  » luckyvillage.com  » à titre de marque verbale ou semi-figurative et enfin qu’il lui soit fait interdiction d’exploiter tout site web similaire avec le même nom de domaine en  » .com  » et/ou en  » .fr  » et/ou avec le même contenu. Elle sollicite en outre une mesure de publication de la décision ainsi que l’allocation à la charge de la défenderesse de la somme de 100 000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC.

Après avoir soulevé l’irrégularité de l’assignation aux motifs, tout d’abord que la demanderesse aurait situé à tort son siège à San Francisco et, ensuite, que la demanderesse qui dispose d’un établissement en France ne pouvait élire domicile au cabinet de ses conseils, la société Ludopia Interactive, qui note par ailleurs l’absence aux débats de Libertysurf pourtant intéressée au sort de l’instance, conclut à l’incompétence de la juridiction de céans pour connaître de la demande en raison de l’existence de nombreuses contestations sérieuses portant sur l’ensemble des points développés en demande. Elle fait valoir à cet égard, et tout d’abord s’agissant de sa contestation relative à la marque, que le dépôt de la marque  » luckysurf.com  » aux Etats-Unis le 27 août 1999 lui est inopposable en vertu du principe cardinal de territorialité et ne peut servir  » d’antériorité « . Elle fait valoir ensuite que les dépôts respectifs de marque ont été faits dans des classes différentes à l’exception de la classe 41 et qu’il n’existe en tout cas aucun risque de confusion visuelle, phonétique ou intellectuelle entre les deux marques. Elle ajoute que la demanderesse ne saurait s’approprier les termes  » .com  » et  » lucky  » qui sont devenus des mots-clés pour accéder à des sites et plus particulièrement en ce qui concerne le terme  » lucky  » pour accéder aux sites de loteries et de jeux en général.

Elle fait valoir, par ailleurs, que la demanderesse ne démontre pas la fraude qu’elle allègue s’agissant des conditions de l’enregistrement du nom de domaine  » luckyvillage.com « . Elle soutient enfin que, faute par la demanderesse d’apporter la preuve du fait qu’elle serait l’auteur des modalités de fonctionnement et de l’architecture générale du jeu qu’elle a mis en ligne, alors que ceux-ci relèvent de modèles banals adoptés par de nombreux autres sites de loterie gratuite tels que  » tropolotto.com  » ;

Estimant que la demanderesse a agi avec une légèreté blâmable à son encontre, elle se porte demanderesse reconventionnelle afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 100 000 F au titre de l’article 32-1 du nouveau code de procédure civile et de celle de 100 000 F sur le fondement de l’article du même code.

Discussion

Vu pour le surplus, ensemble, les écritures des parties dont les écritures en réplique de Lucky Surf.com, ainsi que les pièces produites aux débats

Sur l’exception de nullité de l’assignation

Attendu que Ludopia Interactive ne prouve pas le grief que lui causeraient les indications relatives au siège social de la demanderesse figurant dans l’assignation ; qu’il est constant qu’elle n’a pas pu se méprendre sur l’identité de la demanderesse, ni sur le lieu où celle-ci a son siège social administratif et/ou son siège opérationnel effectif ;

Sur l’allégation d’une contrefaçon de la marque

Attendu que, selon l’article L. 712-12 du code de la propriété intellectuelle,  » le droit de priorité prévu à l’article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle est étendu à toute marque préalablement déposée dans un pays étranger, sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, le droit de priorité est subordonné à la reconnaissance par ledit pays du même droit lors du dépôt des marques françaises  » ;

Attendu que Lucky Surf.com a déposé sa dénomination sociale à titre de marque le 27 août 1999 aux Etats-Unis ;

Attendu qu’à l’égard des Etats-Unis, les conditions du 2e alinéa de l’article précité sont réunies ;

Attendu que Lucky Surf.com jouit par conséquent d’un droit de priorité à compter du dépôt de sa marque aux Etats-Unis ;

Attendu que la marque de la défenderesse  » luckyvillage.com  » comporte deux éléments figurant déjà dans la marque  » luckysurf.com « , soit les termes  » lucky  » et  » .com  » ;

Attendu que la défenderesse soutient que ces deux éléments ne sauraient être protégeables isolément puisqu’ils relèvent du vocabulaire courant ;

Qu’elle estime que seule l’adjonction du second terme à la suite de  » lucky  » ( » village  » ou  » surf « ) confère à la marque son caractère arbitraire et la rend dès lors éligible à la protection du code de la propriété intellectuelle ;

Qu’elle considère toutefois qu’il n’y a aucun risque de confusion en l’espèce entre les termes  » village  » et  » surf  » de sorte que son dépôt de marque ne saurait être considéré comme violant les droits de la demanderesse ;

Mais attendu que l’emploi du terme  » village  » ne suffit pas à distinguer les deux marques, et surtout à distinguer les deux propriétaires, puisque dans l’esprit du public  » surf  » et  » village  » qui vient s’incruster entre  » lucky  » et  » .com  » peuvent être considérés comme la déclinaison d’une seconde activité d’une même société ;

Attendu qu’en l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus réel que les deux sociétés ont choisi le même créneau d’activité (les jeux d’argent, loterie, …) ;

Attendu que l’action de la demanderesse, qui a été introduite dans le délai de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, présente donc un caractère sérieux ;

Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire de subordonner la poursuite de l’usage de la marque de la défenderesse à la consignation par cette dernière de la somme de 400 000 F ;

Attendu ensuite que la dénomination du site de la défenderesse constitue également un risque de confusion entre les deux sociétés ;

Attendu, en conséquence, que jusqu’il ait été statué sur ce point au fond, injonction sera faite à la défenderesse d’indiquer sur la page d’accueil de son site qu’elle est une société différente de la société Lucky Surf.com ;

Attendu, enfin, sur l’architecture et le fonctionnement des jeux organisés par les deux sociétés, et sans qu’il soit nécessaire de présenter les jeux dans le détail, que l’évidence commande de réserver l’examen de ce point au juge du fond compte tenu des nombreuses contestations de la défenderesse développées dans ses écritures quant à la propriété et l’originalité des éléments dont la demanderesse sollicite la protection ;

Attendu qu’il apparaît justifié d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Attendu, en revanche, qu’il n’y a pas lieu de faire application en l’état des dispositions de l’article 700 du NCPC.

La décision

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et en référé,

Vu l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle :

. ordonne la consignation par la société Ludopia Interactive de la somme de 400 000 F entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris pour répondre de l’éventuelle indemnisation de la demanderesse ;

. ordonne à Ludopia Interactive de préciser en page d’accueil de son site  » luckyvillage.com  » qu’elle est une société différente de la société Lucky Surf.com et que son site  » luckyvillage.com  » n’a pas de lien avec le site  » luckysurf.com  » ;

. dit n’y avoir lieu de prescrire d’autres mesures, ni à application en l’état de l’article 700 du NCPC ;

. ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

. laisse provisoirement à la défenderesse la charge des dépens exposés à ce jour.

Le tribunal : Jean-Jacques Gomez (tenant l’audience publique des référés par délégation du président du tribunal).

Avocats : SCP Oppenheimer-Wolff & Donnelly LLP, Selafa Fidal.

Notre présentation de la décision