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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 10 décembre 2009

IM Production et autres / E-Trend

e-commerce

FAITS ET PROCEDURE

Mme Isabel M. est une créatrice de mode reconnue. Les droits patrimoniaux attachés aux créations de Mme Isabel M. sont cédés à la société IM Production qui en assure la fabrication.

La société IM Production est titulaire des marques Isabel M. :
– communautaire déposée le 8 janvier 20036 et enregistrée sous le n° 003010048 pour désigner les produits relevant des classes 9, 18, 21 et 24 ;
– communautaire déposée le 23 décembre 1998 et enregistrée sous le n° 0001035534 pour désigner les produits relevant des classes 3, 14 et 25 ; cet enregistrement a été régulièrement renouvelé ;
– française déposée le 25 juin 1998 et enregistrée sous le n° 98 738 832 pour désigner les produits et services relevant des classes 3, 5, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 et 34 ; cet enregistrement a été régulièrement renouvelé ;
– internationale déposée le 17 juin 1999 et enregistrée sous le n° 717 113 pour désigner les produits relevant des classes 3, 14 et 25 ; cet enregistrement international ne désigne toutefois pas la France.

Cette société est également titulaire du nom de domaine isabelm.tm.fr.

La société Isabel M. Diffusion assure la commercialisation des créations.

La société E-Trend exploite un site marchand « monshowroom.com » qui permet l’achat en ligne de vêtements et accessoires de mode. Les sociétés IM Production et Isabel M. Diffusion ont constaté qu’en tapant sur les moteurs de recherche Google et Yahoo les mots « Isabel M. » apparaît un lien « Isabelle M. » qui indique l’adresse du site monshowroom.com parmi les liens commerciaux sélectionnés. Ce lien indique  » Découvrez la nouvelle collection … Isabelle M. à prix minis ».

La société IM Production a fait établir le 12 octobre 2009, un procès verbal de constat par Me Le Marec, huissier de justice à Paris, sur les moteurs de recherche Google et Yahoo.

C’est dans ces conditions que Isabel M. et les sociétés IM Production et Isabel M. Diffusion ont fait assigner en référé la société E-Trend par acte délivré le 27 octobre 2009 aux fins de voir interdire à cette dernière sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon de marque, de concurrence déloyale, de publicité mensongère et d’atteinte au nom patronymique. Elles demandent, outre des mesures de communication de pièces sous astreinte et de publication de la décision, la condamnation de la société E-Trend à payer, à titre de dommages-intérêts provisionnels, les sommes de : 40 000 € à la société IM Production au titre de la contrefaçon de marque, 20 000 € à la société Isabel M. Diffusion au titre de l’atteinte au nom commercial et à l’enseigne, 20 000 € à la société IM Production au titre de l’atteinte à son nom de domaine, 10 000 € à Isabel M. au titre de l’atteinte au nom patronymique et au prénom, 10 000 € chacune, aux sociétés IM Production et Isabel M. Diffusion ainsi qu’à Isabel M. au titre de la publicité trompeuse. Elles sollicitent enfin, la somme de 5000 €, chacune, au titre de l’article 700 du ncpc.

Elles font valoir à l’appui de leurs demandes qu’en réservant les mots clés « Isabelle M. » sur les moteurs de recherche Google et Yahoo qui imitent de façon quasi-identique le nom Isabel M. et qui génèrent un lien commercial indiquant l’adresse du site monshowroom avec, dans le même encart « Découvrez la nouvelle collection… Isabelle M. à prix minis », la société E-Trend a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques Isabel M. qui bénéficient d’une renommée.

Elles estiment que ces faits constituent également des faits de concurrence parasitaire en portant atteinte au nom commercial et à l’enseigne de la société Isabel M. Diffusion, s’agissant d’une faute distincte de celle de la contrefaçon ainsi que des faits de publicité trompeuse au sens des articles L 115-33 et L 121-1 du code de la consommation. Elles ajoutent que Isabel M. peut se prévaloir de son droit au nom qui est l’une des composantes de la marque apposée sur les vêtements qu’elle crée et que les faits incriminés constituent une utilisation frauduleuse de la notoriété de la créatrice.

Pour justifier leur préjudice, elles font valoir la notoriété des marques et l’importance que joue le site internet de cette société dans son dispositif tant de communication que de publicité.

Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 12 novembre 2009, la société E-Trend entend voir débouter Isabel M. et les sociétés IM Production et Isabel M. Diffusion de l’ensemble de leurs demandes ainsi que leur condamnation aux dépens.

Elle explique que, pensant pouvoir vendre des vêtements conçus par Isabel M., elle a mandaté le 1er février 2009 la société Adsonwall pour l’achat du mot clé Isabelle M. sur Google Adwords et Yahoo pour le compte de son site monshowroom.com.

Elle admet que n’ayant pas donné suite à ce projet, elle a omis de retirer le mot clé litigieux.

Elle fait valoir qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée et que dès réception de l’assignation en référé le 27 octobre, elle a immédiatement procédé au retrait des mots clés litigieux.

Elle soutient que la société IM Production, titulaire des marques en cause n’exploite pas celles-ci. Elle ne subit donc aucun préjudice commercial et pécuniaire. Elle ajoute que la société Isabel M. Diffusion qui commercialise les produits marqués ne justifie d’aucun contrat de licence régulièrement inscrit et ne peut opposer des droits sur les marques et ne saurait se prévaloir d’un préjudice à ce titre. Selon elle, Isabel M. n’a pas la qualité de commerçante et n’est pas non plus titulaire des marques et ne saurait donc réclamer l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire ou commercial.

Elle précise enfin que les visites du site ont commencé en février 2009 pour cesser définitivement le 27 octobre de la même année, les mots clés litigieux ont générés 28 614 visites et une chiffre d’affaires de 9212,91 €. Elle en déduit que les demandes de provisions sollicitées ne sont nullement justifiées et sont sérieusement contestables.

Vu les explications orales données à l’audience du 12 novembre 2009 par les conseils des parties.

DISCUSSION

Selon les dispositions de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse.

L’article 809 du même code dispose quant à lui que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon les dispositions de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, peut saisir en référé la juridiction civile compétent, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur, ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il ressort du procès verbal de constat en date du 12 octobre 2009 dressé par Me Le Marec, Huissier de justice à Paris, sur les moteurs de recherche Google et Yahoo que lorsqu’est introduite le requête « Isabel M. » sur ces moteurs de recherche le résultat fait apparaître en première ligne un site www.monshowroom.com/isabellem avec l’accroche suivante « découvrez la nouvelle collection … Isabelle M. à prix minis ! »

L’huissier constate ensuite que lorsqu’il est cliqué sur ce lien, la page d’accueil du site présente des photographies de trois mannequins présentant des vêtements des marques « Swildens », « Les petites » et « Sarah Wayne » et, qu’en dessous de ces photographies figure sur trois colonnes une liste des marques disponibles sur le site parmi lesquelles n’apparaît pas la marque Isabel M. L’huissier instrumentaire mentionne que cette marque n’est pas plus mentionnée parmi celles citées sous l’onglet « marques/catégories » du site en cause.

L’huissier indique enfin que le site internet est exploité par la société E-Trend.

Il apparaît en conséquence que la société E-Trend utilise le signe Isabelle M. dans l’adresse ainsi que dans l’accroche de son site marchand monshowroom.com qui propose à la vente des vêtements. Ces produits commercialisés sont identiques aux produits visés dans les enregistrements de la marque française déposée le 25 juin 1998 et enregistrée sous le n°98 738 832 ainsi que de la marque communautaire déposée le 23 décembre 1998 et enregistrée sous le n° 0001035534 qui désignent tous deux les vêtements.

D’un point de vu visuel, phonétique et intellectuel, le signe Isabelle M. reprend à la marque antérieure Isabel M., une architecture et une sonorité quasi-identiques et la même structure à savoir un prénom et un nom, les légères modifications orthographiques étant insignifiantes.

Il résulte de ces éléments que l’identité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune.

Dès lors, la contrefaçon des marques françaises et communautaire Isabel M. dont la société IM Production est titulaire n’est pas sérieusement contestable.

Il n’est en outre pas sérieusement contestable que les faits de publicité trompeuse sont constitués, le site de la société E-Trend ne proposant pas à la vente les produits de marque Isabel M. ni Isabelle M., contrairement à ce qu’elle annonce dans l’accroche commerciale de son site.

En revanche, les actes de concurrence parasitaire invoqués par la société Isabel M. Diffusion apparaissent sérieusement contestables, aucune pièce n’étant versée aux débats par cette société à l’appui de ces affirmations notamment quant à la démonstration qu’elle utilise bien la dénomination Isabel M. à titre de nom commercial ou d’enseigne.

L’atteinte au nom de domaine isabelm.tm.fr apparaît toute aussi contestable, la société IM Production, titulaire de ce nom de domaine ne versant au débats aucun pièce tendant à démontrer qu’elle l’exploite réellement, aucun risque de confusion ne pouvant alors être apprécié.

De même, l’atteinte aux droits de la personnalité de Isabel M. apparaît sérieusement contestable en ce qu’il n’est pas démontré un acte autre que l’usage du signe Isabelle M. à des fins commerciales, usage commercial que la demanderesse a également choisi de faire son patronyme. Enfin, la préjudice qu’elle allègue au titre de la publicité trompeuse apparaît également sérieusement contestable.

La société E-Trend verse à la procédure un procès verbal de constat sur leur site internet en date du 3 novembre 2009 dressé à sa demande par Me Coudert, huissier de justice à La Ciotat afin de démontrer qu’elle n’utilise plus les mots clés litigieux ainsi que la fréquentation et le chiffre d’affaires engendré par l’usage des mots clés incriminés.

A l’audience, les demanderesses sollicitent la nullité de ce procès verbal aux motifs que l’huissier n’a pas procédé aux vérifications techniques nécessaires pour conférer à ce procès verbal force probante. Il ressort en effet à l’évidence que l’huissier instrumentaire n’a procéder à aucune des formalités techniques nécessaires telles que la désactivation des serveurs proxy ou la suppression de l’historique et des cookies pour assurer que les pages consultées le sont bien en temps réel.

Ce procès verbal doit donc être considéré comme n’ayant aucune force probante et doit être écarté des débats.

La société défenderesse verse également aux débats une attestation de son expert comptable, la société Ansemble, selon laquelle cette société a réalisé pour l’exercice clos le 28 février 2009 un résultat déficitaire de 253 857 €, résultat déficitaire qui se confirme pour l’exercice en cours ainsi qu’un courrier de son agence web marketing, la société Adsonwall, selon laquelle les mots clés en cause ont bien été réservés le 1er février 2009 et retirés le 27 octobre 2009 à la demande de la défenderesse.

Il sera en conséquence fait droit, en tant que de besoin, à la demande d’interdiction des demanderesses dans les termes du dispositif.

Au vu de ce qui précède et du peu d’éléments fournis aux débats par les demanderesses notamment quant à l’évaluation de leur préjudice ou quant à l’appréciation de la notoriété des marques qui ne peut à ce stade être retenue, il sera fait droit aux demandes de sommes provisionnelles de la société IM Production à auteur de 8000 € au titre de la contrefaçon de marques en raison de l’atteinte portée à celles-ci et de 2000 € au titre de la publicité trompeuse. Il sera en outre alloué à la société Isabel M. Diffusion la somme provisionnelle de 2000 € au titre de la publicité trompeuse.

Enfin, la demande de publication de la décision à caractère irréversible, ne saurait être ordonnée en référé.

De même, il ne sera pas fait droit à la demande de communication de pièces sollicitée par les demanderesses.

La société E-Trend, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

En outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés demanderesses, qui ont du exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du ncpc qu’il est équitable de fixer à la somme de 1500 € pour chacune d’elle.

L’exécution provisoire est en l’espèce de droit eu égard au texte légal applicable.

DECISION

. Condamnons la société E-Trend aux entiers dépens.

Le tribunal : Mme Agnès Marcade (président)

Avocats : Me Jean-Marc Felzenszwalbe, Me Michel Bonnaffons