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Tribunal de grande instance de Nanterre 1ère chambre Jugement du 23 février 2006

Sem Issy-Media, Ville d'Issy les Moulineaux / Mohamed E., Issy On Line

collectivité territoriale - contrefaçon - marques - nom de domaine - risque de confusion

FAITS

Le 3 août 2004, la société d’économie mixte Issy Média et la ville d’Issy les Moulineaux ont assigné Mohamed E. et l’association Issy on Line, devant ce tribunal aux fins d’obtenir la cession de toute utilisation directe ou indirecte du terme « Issy » à titre de signe distinctif, marque, nom commercial, dénomination sociale ou nom de domaine et ce, sous quelque forme que ce soit, et par voie de conséquence, la modification de la dénomination sociale de l’association Issy on Line, la cessation de l’utilisation du terme « Issy » dans les adresses internet issytv.org, issytv.com et issy.net, la radiation de ces noms de domaine, et l’annulation de l’enregistrement de la marque Issy TV déposée par Mohamed E.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 10 octobre 2005, la société Issy Média et la ville d’Issy les Moulineaux expliquent à l’appui de leurs demandes qu’elles ont constaté que Mohamed E. et l’association Issy on Line exploitent sous la marque « Issy » et sous les noms de domaine « issytv.org », « issytv.com » et « issy.net », des sites internet susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit du public avec les sites internet et marques de la ville d’Issy les Moulineaux.

Souhaitant mettre un terme à cette situation, elles sollicitent sur le fondement des articles L 711-4, L 713-2 et 3, L 714-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil :
– la cessation de toute utilisation directe ou indirecte par les défendeurs du terme « Issy » à titre de signe distinctif, marque, nom commercial, dénomination sociale ou nom de domaine et ce, sous quelque forme que ce soit,
– la modification de la dénomination sociale de l’association Issy on Line sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification du jugement,
– la constatation d’une contrefaçon dans l’utilisation du terme « Issy » dans les adresses internet issytv.org, issytv.com et issy.net enregistrées par Mohamed E.,
– la cessation de l’utilisation du terme Issy dans ces adresses internet,
– la radiation de ces noms de domaine sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification du jugement,
– l’annulation de l’enregistrement de la marque Issy TV n°3267220 effectuée au nom de Mohamed E. et sa radiation dans les quinze jours de la signification de la décision par le propriétaire de la marque ou, à défaut, par la ville d’Issy les Moulineaux.

Subsidiairement, les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il constate que les défendeurs estiment qu’aucune confusion n’est possible entre les sites internet des parties et que Mohamed E. a donc agi de mauvaise foi en tentant d’obtenir la cessation de l’utilisation des noms de domaine et des marques précédemment déposés et exploités par les demandeurs alors que les défendeurs ne disposent d’aucun droit opposable à la société Issy Média et à la ville d’Issy les Moulineaux sur le fondement de leurs noms de domaine et de leur marque. Ils sollicitent également que soit fait interdiction aux défendeurs de revendiquer un quelconque droit sur la dénomination « Issy TV » et les noms de domaine déposés par la ville.

En tout état de cause, les demandeurs sollicitent l’exécution provisoire de la décision et la condamnation de Mohamed E. et de l’association Issy on Line à leur payer la somme de 7000 € en application de l’article 700 du ncpc.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2005, Mohamed E. et l’association Issy on Line concluent au rejet des demandes.

Ils soutiennent à titre principal qu’ils exploitent depuis 1997 le site internet « Issy.net, Issy sur internet » comportant un service de forum de discussion, de petites annonces et de courrier électronique gratuit ainsi qu’un service de « télévision personnelle interactive et alternative permettant à chacun de s’exprimer ». Ils précisent que Mohamed E. a décidé de dissocier clairement son service de télévision en l’exploitant à partir du nom de domaine « issytv.com » déposé le 3 octobre 2000.

Ils estiment que la contrefaçon n’est pas établie puisque les sites et marques comportent des différences prépondérantes excluant tout risque de confusion entre eux pour un consommateur d’attention moyenne ne les ayant pas simultanément sous les yeux ou à l’oreille dans un temps rapproché.

Ils soutiennent qu’aucune faute n’est donc démontrée et sollicitent du tribunal à titre reconventionnel, qu’il constate que les demandeurs ne peuvent prétendre détenir aucun droit sur l’enregistrement et l’exploitation des noms de domaine « Issy.tv » et « Issytv.fr » ; qu’il constate également que le nom de domaine « issy.tv » n’a pas été renouvelé et qu’il condamne les demandeurs à leur payer 4500 € au titre de l’article 700 du ncpc.

DISCUSSION

Le libre exercice de la communication en ligne suppose l’enregistrement d’un nom de domaine dans le respect des droits des tiers. Une commune peut déposer son nom à titre de marque et l’enregistrer à titre de nom de domaine mais elle ne peut interdire son utilisation par des tiers et doit la tolérer dès lors que celui qui utilise dans la marque ou le nom de domaine tout ou partie du nom de la commune justifie d’un intérêt légitime à se prévaloir de ce nom et qu’il n’existe pas de risque de confusion avec la marque déposée ou le site officiel de la commune.

Sur la demande de cessation de toute utilisation directe ou indirecte du terme « Issy » à titre de dénomination sociale

La société Issy Média immatriculée au registre du commerce et des sociétés en 1990 soutient que l’association Issy on Line créée le 21 juin 1995 commet par l’utilisation de sa dénomination un acte de concurrence déloyale.

Le nom commercial sous lequel une personne exerce son commerce est protégé sur tout le territoire national contre toute usurpation ou imitation par un concurrent s’il en résulte un risque de confusion.

En l’espèce, aucun risque de confusion n’existe entre ces deux dénominations dès lors qu’elles comportent les éléments suffisamment distinctifs suivants :
– la forme des personnes morales est distincte : l’une est une association, l’autre une société d’économie mixte,
– la dénomination précise de la société prévue par les statuts est « société d’économie mixte Issy-Média » ou « Sem Issy Media » alors que la dénomination de l’association est « Issy on Line »,
– le terme distinctif « on line » relatif à l’activité de l’association dans le domaine de la communication téléphonique et internet, est suffisamment éloigné par sa sonorité et plus restreint dans sa signification que le terme Média utilisé par la société Issy Média.

D’autre part, l’usage d’une partie du nom de la commune d' »Issy les Moulineaux » dans la dénomination de l’association Issy on Line est légitime dès lors que l’association a fixé son siège social dans cette ville.

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à l’association Issy on Line de cesser d’utiliser sa dénomination actuelle.

Sur la demande de cessation de toute utilisation directe ou indirecte du terme « Issy » à titre de produire le certificat de dépôt et d’enregistrement de la marque

Aux termes des articles L 713-1,2 et 3 du code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services désignés et interdit, sauf autorisation du propriétaire de la marque, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement (L713-2) et, s’il peut en résulter un risque dans l’esprit du public, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque pour des produits similaires à ceux désignés dans l’enregistrement et l’imitation d’une marque ou l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement (L 713-3).

La ville d’Issy les Moulineaux a déposé la marque Issy n°96 613224 le 28 février 1996 dans les classes 9, 16, 18, 23, 24, 34, 35 et 41, étendue le 7 janvier 1999 à la classe 38 relative aux télécommunications et plus précisément aux communications par terminaux d’ordinateurs ou radiophoniques ou téléphoniques, aux émissions radiophoniques ou télévisées, aux services de téléconférences et de messagerie électronique.

Le 13 janvier 2004, Mohamed E. a déposé la marque Issy TV dans les classes 35 (publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau), 38 (télécommunications), et 41 (divertissement, éducation, formation, activités sportives et culturelles).

L’adjonction de l’abréviation « TV » au terme « Issy » présente un caractère distinctif suffisant pour éviter tout risque de confusion avec la marque Issy de la catégorie 38 déposée par la ville d’Issy les Moulineaux le 7 janvier 1999. L’action en contrefaçon sera donc rejetée.

Sur la demande de cessation de toute utilisation directe ou indirecte du terme « Issy » à titre de signe distinctif ou nom de domaine et sous quelque forme que ce soit

La valeur du nom de domaine pour celui qui en est propriétaire justifie une protection contre les atteintes. La protection du nom de domaine contre l’usurpation des tiers ne s’acquiert que par l’usage qui en est fait. Il est protégé par l’action en concurrence déloyale, en parasitisme et en contrefaçon.

Les demandeurs soutiennent que l’usage des termes « issytv.org », « issytv.com » et « issy.net » porte atteinte aux droits antérieurs exclusifs détenus par la ville d’Issy les Moulineaux sur les marques Issy déposées en 1996 et 1999 et sur ses noms de domaine.

Les parties ont déposé les marques et enregistré les noms de domaine suivants :

Ville d’Issy les Moulineaux:
– Issy le 28 février 1996 classes 9, 16, 23, 24, 34, 35 et 41
– Issy le 7 janvier 1999 en classe 38
– « Issy.com » le 25 avril 1996,
– « Issy.tv » le 31 juillet 2002
– « Issytv.net » le 12 janvier 2005
– « Issytv.fr » le 21 février 2005

Mohamed E. :
– Issy TV le 13 janvier 2004 en classes 35 (publicité), 38 (télécommunications) et 41 (éducation, formation, divertissement)
– « Issy.net » le 24 juin 1997
– « Issytv.com » le 3 octobre 2000
– « Issytv.org et Issytv.net » le 7 octobre 2003
– « Issy.info » le 28 janvier 2004
– « Issytv.org » le 14 mars 2005

Il n’est pas contesté que les noms de domaine déposés par Mohamed E. ont pour objet la communication d’information et d’images concernant la vie de la ville et des habitants d’Issy les Moulineaux, ville dans laquelle sont établies les parties à la présente procédure.

L’utilisation du terme « Issy » dans le nom de domaine www.issy.net déposé le 24 juin 1997 est insuffisante à démontrer l’existence d’un risque de confusion susceptible de constituer une contrefaçon de la marque « Issy » déposée le 28 février 1996, seule marque déposée antérieurement à l’enregistrement de l’adresse. En effet, aucun risque de confusion n’est démontré puisque la marque et le nom de domaine ne concernent pas les mêmes produits et services : la marque n’a pas été déposée dans la catégorie 38 relative aux communications mais dans les classes 9, 16, 18, 23, 34, 35 et 41, le domaine d’utilisation de la marque est donc étranger à celui affiché par le domaine affiché par l’adresse dont la terminaison en .net suppose l’exploitation du réseau internet. En outre, le nom de domaine « Issy.net » déposé le 24 juin 1997 constitue une antériorité opposable au dépôt de la marque Issy en classe 38 le 7 janvier 1999 puisque le défendeur démontre la réalité de l’exploitation de cette adresse depuis le 11 novembre 1998 (pièce 12).

La protection du nom de domaine ne s’acquiert que par l’exploitation qui en est faite. Les demandeurs justifient par l’impression des pages extraites du site, exploiter le site www.issy.com enregistré le 25 avril 1996 pour désigner un service d’information pour les habitants de la ville comprenant notamment une service de télévision locale T2I présentant à compter du mois de mars 2000 une émission d’information locale hebdomadaire de 26 minutes. Cependant, il convient de relever d’une part que la terminaison utilisée par www.issy.net enregistré par Mohamed E. distingue suffisamment cette adresse du nom de domaine www.issy.com et d’autre part que l’examen des pages des deux sites révèle que le site issy.com de la ville d’Issy les Moulineaux comporte le logo de la ville et qu’il ne peut être confondu par un utilisateur de moyenne attention avec le site de Mohamed E. puisque ce dernier mentionne son identité et ses coordonnées sur la page d’accueil du site qu’il a créé.

L’utilisation du terme « Issy » dans le nom de domaine www.issytv.com déposé le 3 octobre 2000 par Mohamed E. ne suffit pas à caractériser un risque de confusion avec la marque Issy déposée en classe 38 (télécommunications) le 7 janvier 1999 et avec le nom de domaine www.issy.com enregistré le 25 avril 1996. Le contenu des sites écarte tout risque de confusion : le site Issytv.com a pour objet de présenter la télévision privée appelée Issy TV, animée par Mohamed E. alors que le site Issy.com, le site officiel de la ville d’Issy les Moulineaux comporte de très nombreuses et diverses informations concernant l’actualité de la ville et de ses habitants et ne comporte un renvoi à la télévision de la ville que par une fenêtre offrant une lien avec le site Issy.tv comportant des séquences vidéo enregistrées. La page de présentation du site Issy.tv mentionne clairement l’identité de Mohamed E. et ne permet aucune confusion avec le site Issy.com qui comporte le logo de la ville. Concernant le risque de confusion avec la marque Issy en classe 38, il convient de relever que le demandeur ne démontre pas exploiter sa marque si bien qu’il ne peut établir un risque de confusion entre sa marque et le site www.issy.com.

Les défendeurs ne peuvent alléguer de la protection liée à l’enregistrement de leur nom de domaine www.issy.tv puisque ce nom enregistré le 31 juillet 2002 n’apparaît plus protégé depuis le 31 juillet 2005 en raison de l’absence de renouvellement de l’inscription. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes relatives au parasitisme et au risque de confusion lié à l’enregistrement des noms de domaine www.issytv.org, www.issytv.com et www.issytv.net. De plus, il convient de relever que la télévision locale interactive créée par les demandeurs en mars 2000 a été ouverte sous le nom de « e-T2i » jusqu’en octobre 2003, date à laquelle la Ville a annoncé par son journal d’information locale que la chaîne changeait de nom et devenait « Issy TV » alors qu’en dénomination approchante « Issytv.com » était déjà utilisée par les défendeurs depuis le 3 octobre 2000 pour diffuser une chaîne locale interactive.

La demande de cessation de l’utilisation du terme Issy dans les adresses internet et la demande de radiation de ces noms de domaine sera donc rejetée.

Sur la demande d’annulation du dépôt de la marque Issy TV n°3267720 effectué au nom de Mohamed E. et de radiation

La ville d’Issy les Moulineaux, titulaire de la marque Issy, ne démontre pas que le dépôt de la marque Issy TV est frauduleux et contraire à l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle en ce qu’il crée un risque de confusion dans l’esprit du public. En effet, Mohamed E. disposait avant le dépôt de la marque Issy TV des noms de domaine www.issytv.org, www.issytv.com et www.issytv.net, il disposait donc d’un intérêt à voir protéger ces dénominations de manière plus large par une inscription à titre de marque. Le nom de domaine issytv.com exploité depuis l’année 2000 constitue une antériorité qui exclut le caractère frauduleux allégué, même si ce dépôt a effectivement été effectué postérieurement à un échange de courrier entre les parties au sujet de l’exploitation que chacun souhaitait conserver du terme « Issy tv ». D’autre part, le risque de confusion entre les marques a été précédemment écarté.

Les demandes d’annulation et de radiation de la marque Issy TV seront donc rejetées.

Sur les demandes subsidiaires

La motivation ci-dessus adoptée conduit à considérer que la mauvaise foi de Mohamed E. n’est pas démontrée et que chacune des parties dispose de droits sur les noms de domaine enregistrés et les marques déposées. Il n’apparaît pas pour cette raison justifié de faire interdiction sous astreinte à Mohamed E. de revendiquer un quelconque droit sur la dénomination Issy TV et les noms de domaine issytv.org, issytv.com et issy.info à l’encontre des demandeurs.

Sur les demandes reconventionnelles

Les défendeurs affirment que leur nom a été radié du guide pratique d’Issy alors qu’ils y figuraient ultérieurement au litige qui les oppose aux demandeurs. Ils ne présentent aucun document justifiant cette affirmation. En l’absence de preuve d’une discrimination à leur égard, le tribunal ne peut délivrer injonction de les réinscrire dans le guide de la ville.

Sur l’exécution provisoire

Le rejet des demandes présentées par chacune des parties à titre principal rend sans objet la demande d’exécution provisoire.

Sur les dépens et les frais de justice irrépétibles

Conformément aux articles 696 et 700 du ncpc, les demandeurs, parties perdantes seront condamnés aux dépens et verseront à Mohamed E. et à l’association Issy on Line une indemnité destinée à compenser les frais de procédure engagés pour sa représentation, qu’il convient de fixer à la somme de 3000 € pour le premier et 1000 € pour la seconde.

DECISION

. Dit que Me Livory pourra recouvrer directement contre la ville d’Issy les Moulineaux et la société Issy Média les dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.

Le tribunal : Mme Marie Claude Hervé (vice président), Mmes Isabelle De Mersseman et Emmanuelle Proust (juges)

Avocats : Me Delphine Brunet Stoclet, Me Agathe Livory

Voir décision de Cour d’appel du 13/09/07

Notre présentation de la décision