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Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Ch. 2, arrêt du 28 janvier 2022

Lekiosque.fr / Toutabo

acte de concurrence déloyale - contrefaçon - enregistrement - indemnisation - nom de domaine

Vu le jugement contradictoire rendu le 7 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Vu l’appel interjeté le 9 juillet 2020 par la société LeKiosque.fr ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juin 2021 par la société LeKiosque.fr, appelante ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021 par la société Toutabo, intimée ;

Vu l’ordonnance de clôture du 07 octobre 2021.

DISCUSSION

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

La société LeKiosque.fr, fondée en décembre 2006, est une plate-forme d’achat et de lecture de magazines en version numérique, qui se présente comme le premier kiosque numérique en 3D, précurseur en la matière et mettant à disposition de ses clients 2.000 titres de presse française et internationale.

Elle exploite ce kiosque numérique depuis le 30 octobre 2006 par le biais du site « lekiosque.fr » pour proposer des abonnements à des journaux et des magazines et l’accès à de telles publications.

À cette fin, elle a développé une application mobile le 25 janvier 2011, remaniée en juin 2014.

La société LeKiosque.fr est titulaire de :
– la marque verbale française LEKIOSQUE.FR déposée le 18 juillet 2007 sous le n° 07 3 514 407, et enregistrée dans les classes n° 9, 16, 35, 38, 39, 41, régulièrement renouvelée ;
– la demande de marque verbale communautaire « Lekiosk », déposée le 13 février 2012 auprès de l’OHMI, sous le n° 10640481, dans les classes n° 9, 16, 35, 38, 41, 42 ;
– la demande de marque semi-figurative communautaire déposée le 23 mai 2012 auprès de l’OHMI, sous le n° 010908218, dans les classes n° 9, 16, 35, 38, 41, 42 :

Elle a conclu des contrats de distribution auprès de différents opérateurs télécom, tels SFR (septembre 2014), Bouygues Telecom et le Groupe Canal +, et avec Free via la « Freebox Delta ».

La société  Toutabo est spécialisée dans la collecte d’abonnements sur internet pour la presse papier. Elle a acquis le 13 juillet 2007, de la société Cyber Press Publishing,  en liquidation judiciaire, la marque semi-figurative no 3431776 déposée le 29 mai 2006 dont l’enregistrement a été publié au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) 06/44 du 3 novembre 2006 et régulièrement renouvelée :

MONKIOSQUE.FR
MONKIOSQUE.NET

ainsi que les noms de domaines « monkiosque.fr » et « monkiosque.net ».

La société Toutabo est en outre titulaire de la marque française verbale « MONKIOSQUE » déposée le 18 janvier 2011, sous le n°3798336, dans les classes n° 35, 38 et 41. L’enregistrement de cette marque a été publié au BOPI 2011-52 du 30 décembre 2011.

La société  Toutabo a ainsi exploité  une activité de vente d’abonnements de presse numérique sur le site « tnonkiosque.fr » et de vente d’abonnements de presse papier sur le site « toutabo.fr ». Elle a acquis l’application de presse numérique « ePresse » en juillet 2015 auprès du GIE « ePresse Prcmium », grâce auquel elle a conclu des accords de distribution avec les opérateurs Orange le 9 juillet 2015 et SFR Presse le 27 juin 2016.

Les 11 avril et 30 août 2012, la société Toutabo a formé opposition devant l’OHMI aux demandes d’enregistrement  des marques de l’Union européenne « lekiosk » précitées de la société LeKiosque.fr, sur le fondement de la marque française « monkiosque » n° 3798336 et de la marque semi-figurative n° 3431776 ci-dessus mentionnées.

Par acte du 24 décembre 2012, la société LeKiosque.fr a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Toutabo notamment en nullité pour atteinte à ses droits antérieurs et en déchéance de ses marques.

Le tribunal de grande instance de Paris a, par un jugement du 13 mars 2015, prononcé la déchéance des droits de la société Toutabo sur· la marque semi-figurative  no 3431776 pour les services suivants : « Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps  publicitaire  sur  tout  moyen  de  communication  ;  publications   de  textes publicitaires  ; locations d’espaces publicitaires  ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations  publiques  ; fourniture  d’accès à un  réseau  informatique  mondial  ; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un  réseau  informatique  mondial  ; agences  de  presse  ou  d’informations (nouvelles)  ; divertissement  ; informations en matière de divertissement  ou d’éducation ; services de loisir ; publication  de livres ; organisation  de concours  (éducation  ou divertissement)  ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; publication électronique de livres en ligne ; microédition de l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement », à compter du 4 novembre 2011.

Le  tribunal a en revanche  rejeté la demande de déchéance pour les services de « abonnements à des journaux (pour les tiers) ; distribution de journaux ».

Avant dire droit, pour le surplus, une procédure de médiation a été initiée par le tribunal, mais n’a pas abouti.

La cour d’appel de Paris a, par arrêt du 17 février 2017, confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 13 mars 2015 et l’a complété en ajoutant que la société Toutabo n’était  pas déchue de ses droits sur la marque en cause pour les services de « publication électronique de périodiques en ligne » désignés à l’enregistrement.

Le pourvoi formé par la société LeKiosque.fr a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2018.

Par décision du 13 mars 2019, l’EUIPO  a refusé l’enregistrement des marques verbale et semi-figurative de l’Union européenne « Lekiosk », sur le fondement de la marque verbale MONKIOSQUE.

La société Lekiosque.fr a formé un recours à l’encontre de ces décisions le 09 mai 2019.

La société Lekiosque.fr opère depuis 2019 sous le nom commercial Cafeyn qu’elle a déposé à titre de marque pour faciliter son développement à l’international.

Parallèlement, à la suite de la décision de la Cour de cassation dans la procédure portant sur la déchéance de la marque semi-figurative n° 3431776, l’instance a repris devant le tribunal de grande instance de Paris, pour ce qui concerne le surplus des demandes des parties.

Le jugement du 7 février 2020 dont appel a :

– rejeté la demande de la société LeKiosque.fr tendant à l’inopposabilité à son égard de la cession de la marque et des noms de domaine« monkiosque.fr » et « monkiosque.net », à la société Toutabo ;
– déclaré la société LeKiosque.fr recevable en son action en déchéance de la marque verbale française MONKIOSQUE appartenant à la société Toutabo ;
– déclaré la société Toutabo déchue de ses droits sur la marque MONKIOSQUE, à compter du 2 novembre 2016 pour les services suivants :
en classe 38 : »Télécommunications. Services de transmission d’informations (nouvelles), de communication et de transmission de messages et d’images assistée par ordinateur  ; services de transmission  d’informations par voie télématique ; communications par terminaux d’ordinateur  ; transmission d’informations contenues dans des banques de données ou depuis un serveur informatique ; services de fourniture d’accès à des informations contenues dans des banques de données; fourniture de temps d’accès à une banque de données ; diffusion ou transmission de d’informations, de sons de textes ou d’images numériques téléchargeables par réseaux informatiques et autres réseaux de communication  ; services  de  courrier électronique,  de  messagerie  électronique  et  de diffusion d’informations par voie électronique, au moyen notamment d’un réseau informatique global; fourniture d’accès à un service de vente en ligne de marchandises, au moyen notamment d’un réseau informatique global ; location de temps d’accès d’un centre serveur de bases de données » ;
et en classe 41: « Divertissement ; informations en matière de divertissement, de récréation ou d’éducation ; services de loisir ; publication de livres ; organisation de concours (éducation  ou divertissement)  ; réservation  de places  de spectacles  ; services  de jeux proposés  en ligne (à partir d’un  réseau informatique)  ; jeux d’argent,  organisation  de loteries, publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » ;
– rejeté la demande en déchéance des droits de la société Toutabo sur la marque n° 3798336 pour les produits de la classe 35 : « Services  de publicité et de marketing direct, services rendus dans le cadre du commerce de détails  de produits de l’imprimerie,  almanachs, imprimés, journaux, magazines, périodiques, revues professionnelles, livres, calendriers, catalogues sous f0rme numérique, publications numériques, services d’abonnement à des journaux pour les tiers; services de vente en ligne par le biais d’Internet  pour des produits et des services relevant du domaine du divertissement,  services de vente en ligne par le biais d ‘Internet pour des produits et des services  de la presse et de l’édition; gestion de fichiers informatiques, courrier publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires, organisation d’expositions  à buts commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons » ;
– ordonné la transcription par la partie la plus diligente, du présent jugement,  une fois devenu définitif, au registre national des marques ;
– déclaré la société LeKiosque.fr irrecevable en son action en concurrence  déloyale, au demeurant non fondée ;
– dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°65 communiquée par la société Toutabo ;
– dit  que la société Toutabo a, en adressant le 26 mai 2017 un mail intitulé « offre litigieuse LEKIOSK » aux clients de la société demanderesse, commis à son égard des actes de dénigrement ;
– débouté la société LeKiosque.fr de ses prétentions indemnitaires du chef du dénigrement, faute de justifier de l’existence d ‘un préjudice ;
– déclaré la société Toutabo recevable à agir en contrefaçon de marque ;
– dit  qu’en faisant usage du signe« LEKIOSK »verbal et semi-figuratif, à titre de marque et de nom commercial, la société Le.K.iosque.fr a commis des actes de contrefaçon  par imitation des marques n° 3431776 et n° 3798336 appartenant à la société Toutabo ;
–  condamné  la  société  LeKiosque.fr à payer à la société  Toutabo la somme de 750.000 euros, en réparation du préjudice matériel résultant de la contrefaçon et la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
– fait interdiction  à la société LeKiosque.fr de faire usage, à quelque titre que ce soit, des signes verbaux et semi-figuratifs  LeKiosk, sous astreinte de 500 euros par  jour et par infraction, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente décision ;
– ordonné à la société LeKiosque.fr de transférer à la société Toutabo, une fois la présente décision  devenue définitive,  les noms de domaine  « lekiosque.fr », « lekiosk.fr » et « lekiosk.net », sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente décision ;
– s’est réservé la liquidation des astreintes précitées ;
– déclaré la société Toutabo recevable à agir en concurrence déloyale ;
– rejeté la demande de la société Toutabo au titre du dénigrement (article press’ed) ;
– condamné la société LeKiosque.fr aux dépens ;
– condamné la société LeKiosque.fr à payer à la société Toutabo la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit n’y avoir lieu à publication judiciaire de la présente décision ;
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La société Lekiosque.fr  a relevé appel de ce jugement et pas ses dernières conclusions demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
– l’a déclarée recevable  en son  action  en  déchéance de la marque verbale française MONKIOSQUE n° 3798336 de Toutabo ;
– a déclaré la société Toutabo déchue de ses droits sur la marque française MONKIOSQUE n°3798336, à compter du 02 novembre 2016 pour les services :
en classe 38 :  »Télécommunications. Services de transmission d’informations (nouvelles), de communication  et de transmission de messages et d’images  assistée par ordinateur ; services de transmission d’informations par voie télématique ; communications par terminaux  d’ordinateur ; transmission  d’informations contenues  dans  des banques  de données ou depuis un serveur informatique ; services de fourniture d’accès à des informations contenues dans des banques de données ; fourniture de temps d’accès à une banque de données ; diffusion ou transmission de d ‘informations, de sons de textes ou d’images  numériques téléchargeables par réseaux informatiques et autres réseaux de communication ; services de courrier électronique, de messagerie électronique et de diffusion d’informations par voie électronique, au moyen notamment d’un réseau informatique global; fourniture d’accès à un service de vente en ligne de marchandises, au moyen notamment d’un réseau informatique global; location de temps d’accès d’un centre serveur de bases de données » ;
et en classe 41 : « Divertissement; informations en matière de divertissement, de récréation ou d ‘éducation  ; services  de  loisir ; publication de livres  ; organisation de  concours (éducation  ou divertissement)  ; réservation  de places de spectacles  ; services de jeux proposés  en ligne (à partir d’un  réseau informatique) ; jeux d’argent,  organisation  de loteries, publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition, organisation d’expositions  à buts culturels ou éducatifs »;
– a dit que la société Toutabo a, en adressant le 26 mai 2017, un mail intitulé « offre litigieuse LEKIOSK » aux clients de la société demanderesse, commis à son égard des actes de dénigrement ;
– a rejeté les demande de société Toutabo au titre de la concurrence déloyale, au titre de l’imitation et du dénigrement prétendus ;
– a dit n’y avoir lieu à publication judiciaire de la présente décision.
– infirmer le jugement entrepris ce qu’il :
– a rejeté  sa demande  en déchéance  des droits  de la société Toutabo sur la marque MONKIOSQUE n° 3798336 pour les services de la classe 35 : « Services de publicité et de marketing direct, services rendus dans le cadre du commerce de détails de produits de l’imprimerie, almanachs, imprimés, journaux, magazines, périodiques, revues professionnelles, livres, calendriers, catalogues sous  forme numérique,  publications numériques, services d’abonnement à des journaux pour les tiers ; services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services relevant du domaine du divertissement, services de vente en ligne par le biais d’Internet  pour des produits et des services de la presse et de l’édition  gestion de fichiers informatiques, courrier publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires·, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité,  publication  de textes publicitaires,  diffusion  de matériel  publicitaire  (tracts, prospectus, imprimés, échantillons » ;
– l’a déboutée de ses prétentions indemnitaires du chef de dénigrement faute de justifier de l’existence d’un préjudice :
– a déclaré la société Toutabo recevable à agir en contrefaçon de marque ;
– a dit qu’en faisant usage des signes LEKIOSK et, à titre de marque et de nom commercial, elle a commis  des  actes  de  contrefaçon  par  imitation  des  marques n° 3431776  et MONKIOSQUE  n° 3798336 appartenant à la société Toutabo ;
– l’a condamnée à payer à la société Toutabo la somme de 750.000 euros, en réparation du préjudice   matériel  résultant  de  la  contrefaçon   et  la  somme  de   10.000  euros  en indemnisation de son préjudice moral ;
– lui a fait interdiction de faire usage, à quelque titre que ce soit, des signes LEKIOSK et, sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente décision ;
– lui a ordonné de transférer à la société Toutabo, une fois la présente décision devenue définitive,  les  noms  de domaine  <lekiosque.fr>,  <lekiosk.fr>  et  <lekiosk.net>,  sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente décision,
– s’est réservé la liquidation des astreintes précitées ;
– déclaré la société Toutabo recevable à agir en concurrence déloyale ;
– l’a condamnée aux dépens ;
– l’a condamnée à payer à la société Toutabo la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de. l’article  700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,
– la déchirer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
– dire  et juger  que  l’ensemble  des  demandes  formulées  par la  société  Toutabo  sont irrecevables et mal fondées ;

Sur les demandes en contrefaçon de la société Toutabo

A titre principal

– dire et juger qu’elle est recevable à invoquer la nullité de la marque MONKIOSQUE n°3798336 et de la marque n° 3431776 ;
– prononcer la nullité de la marque MONKIOSQUE n°3798336 et de la marque n° 3431776 pour défaut de caractère distinctif ;
– en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes en contrefaçon formulées par la société Toutabo sur le fondement  de la marque MONKIOSQUE n°3798336  et de la marque n° 3431776 ;

A titre subsidiaire
– déclarer irrecevables l’ensemble des demandes en contrefaçon formulées par la société Toutabo sur le fondement  de la marque MONKIOSQUE  n°3798336  et de la marque n° 3431776, en ce qu’elles  étaient dépourvues de toute distinctivité  au jour du dépôt des demandes de marques Lekiosk et ;
– rejeter l’ensemble  des demandes en contrefaçon formulées par la société Toutabo sur le fondement de la marque MONKIOSQUE n°3798336 et de la marque n°3431776, en raison de l’absence de risque de confusion avec les signes LEKIOSK utilisés par elle ;

En toute hypothèse :
–  dire et juger  que les signes Lekiosk verbal et semi-figuratif  ne constituent  pas  la contrefaçon de la marque MONKIOSQUE  n°3798336 et de la marque n° 3431776 ;
– rejeter l’ensemble  des prétentions indemnitaires de la société Toutabo à cet égard ;

Sur l’acquisition frauduleuse de la marque n° 3431776

–  dire que la marque n°3431776 et les noms de domaine  <monkiosque.fr> et <monkiosque.net> ont été acquis par la société Toutabo de manière frauduleuse ;
– lui déclarer inopposables la cession de la marque n°3431776 de la société Toutabo et des noms de domaine <monkiosque.fr> et <monkiosque.net> ;
– déclarer que dans ces circonstances, elle dispose de droits antérieurs à ceux de la société Toutabo sur le signe « kiosque » et en particulier sur le signe « lekiosque » tel qu’enregistré à titre de nom de domaine le 17 novembre 2005 et sur la marque LEKIOSQUE.FR déposée le 18 juillet 2007 ;
– déclarer irrecevables et non fondées l’ensemble des demandes en contrefaçon formulées par la société Toutabo sur le fondement de la marque MONKIOSQUE n°3798336 et de la marque n° 3431776 ;

Sur la déchéance de la marque MONKIOSQUE n° 3798336

– déclarer la société Toutabo déchue de ses droits  sur la marque MONKIOSQUE n°3798336, à compter  du 02 novembre 2016 pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne, et en particulier les services de la classe 35 : « Services de publicité et de marketing direct, services rendus dans le cadre du commerce  de détails. de produits de l’imprimerie, almanachs, imprimés, journaux,  magazines, périodiques,  revues professionnelles, livres, calendriers, catalogues sous forme numérique, publications numériques, services d’abonnement à des journaux  pour les tiers ; services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits  et des services  relevant  du domaine  du divertissement, services de vente en ligne par le biais d’Internet  pour des produits et des services de la presse et de l’édition ;gestion de fichiers informatiques, courrier publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires, organisation d’expositions à buts commerciaux  ou de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons » ;

– rejeter  l’ensemble  des demandes en contrefaçon formulées par Toutabo sur le fondement de la marque MONKIOSQUE n°3798336 ;

Sur le dénigrement commis par la société Toutabo

– dire que la société Toutabo a commis des actes de dénigrement à son encontre en publiant des communiqués partiels et partiaux sur les décisions de justice rendues dans l’affaire et en adressant un email à Bouygues Telecom un email discréditant LeKiosque.fr ;
– dire que le comportement dénigrant de la société Toutabo lui a causé un préjudice ;
– condamner la société Toutabo à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice économique et moral ;

En toute hypothèse
– déclarer la société Toutabo mal fondée en ses demandes en concurrence déloyale et en dénigrement et rejeter toutes ses demandes et les mesures sollicitées à ce titre ;
– rejeter la demande de la société Toutabo visant au transfert des noms de domaine des noms de domaine <lekiosque.fr>, <lekiosk.fr>, et <lekiosk.com>, à son bénéfice ;
– condamner la société Toutabo à lui payer la somme de 80.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Toutabo aux entiers dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions la société Toutabo demande à la cour de :

– débouter  la  société  Lekiosque.fr  de  l’ensemble de  ses  demandes,  lesquelles  sont irrecevables et infondées ;
– la recevoir dans ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées ;
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– jugé qu’elle  n’a  pas acquis de manière frauduleuse  la marque « MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET » et les noms de domaine « monkiosque.fr » et « monkiosque.net » ;
– rejeté les demandes de la société Lekiosque.fr  au titre de la forclusion par tolérance et de la coexistence des marques ;
– rejeté la demande de la société Lekiosque.fr  tendant à l’inopposabilité à son égard de la marque « MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET » et des noms de domaine « monkiosque.fr » et « monkiosque.net » ;
– rejeté la demande en déchéance de ses droits sur la marque « MONKIOSQUE » n°3798336 pour les produits de la classe 35, « Services de publicité et de marketing direct, services rendus dans le cadre du commerce de détails de produits de l’imprimerie, almanachs,  imprimés, journaux, magazines, périodiques, revues professionnelles,  livres, calendriers, catalogues sous forme numérique, publications numériques, services d’abonnement à des journaux  pour  les tiers ; services  de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services relevant du domaine du divertissement, services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services de la presse et de l’édition  ; gestion  de fichiers informatiques,  courrier publicitaire,  diffusion d’annonces publicitaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons » ;
– déclaré la société Lekiosque.fr  irrecevable en son action en concurrence déloyale ;
– dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°65 communiquée par elle ;
– ébouté la société Lekiosque.fr  de ses prétentions indemnitaires du chef de dénigrement, faute de justifier de l’existence d’un  préjudice ;
– l’a déclarée recevable à agir en contrefaçon de marque ;
– dit qu’en communiquant sur les décisions de justice, elle n ‘a pas commis de dénigrement ;
– dit qu’en  faisant usage du signe « LEKIOSK » verbal et semi-figuratif à titre de marque et de nom commercial,  la société Lekiosque.fr  a commis des actes de contrefaçon  des marques n°3431776 et n°3798336 lui appartenant ;
– fait interdiction, sous astreinte, à la société Lekiosque.fr de faire usage à quelque titre que ce soit, des signes verbaux et semi-figuratifs « LEKIOSK » sous astreinte ;
– ordonné, sous astreinte, à la société Lekiosque.fr  de lui transférer, une fois le jugement devenu définitif, les noms de domaine « Lekiosque.fr  », « lekiosk.fr » et« lekiosk.net » ;
– l’a déclarée recevable à agir en concurrence déloyale ;
– condamné la société Lekiosque.fr  aux dépens ;
– condamné la société Lekiosque.fr  à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile ;
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
– dit l’action de la société  Lekiosque.fr en déchéance  de la marque verbale française n°3798336 « MONKIOSQUE  » recevable ;
– l’a déclarée déchue de ses droits sur la marque« MONKIOSQUE  »à compter du 2 novembre 2016 pour les produits :
en classe 38 : « Télécommunications. Services de transmission d’informations (nouvelles), de communication et de transmission  de messages et d’images  assistée par ordinateur ; services  de  transmission  d’informations  par  voie  télématique  ;  communications par terminaux  d’ordinateur ; transmission  d’informations contenues dans des banques  de données ou depuis un serveur informatique  ; services de fourniture  d’accès  à des informations contenues dans des banques de données; fourniture de temps d’accès  à une banque de données ; diffusion  ou transmission de d’informations, de sons de textes ou d’images numériques téléchargeables par réseaux informatiques et autres réseaux de communication ; services de courrier électronique, de messagerie électronique et de diffusion  d ‘informations   par  voie  électronique,   au  moyen  notamment  d’un   réseau informatique global; fourniture d’accès à un service de vente en ligne de marchandises, au moyen notamment d’un réseau informatique global; location de temps d’accès d’un centre serveur de bases de données » ; et en classe 41 : ..Divertissement ; informations en matière de divertissement, de récréation ou d’éducation; services de loisir; publication de livres; organisation  de  concours  (éducation  ou  divertissement) ; réservation  de  places  de spectacles  ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un  réseau informatique) ; jeux d’argent, organisation de loteries, publication électronique  de livres et de périodiques en ligne;  micro-édition, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » ;
– dit qu’elle a, en adressant le 26 mai 2017 un mail intitulé « offre litigieuse LEKIOSK » aux clients de la société Lekiosque.fr commis à son égard des actes de dénigrement ;
– limité la condamnation de la société Lekiosque.fr à lui verser la somme de 750.000 euros au titre du préjudice matériel lié aux actes dé contrefaçon et à la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral et à ce titre n’a pas suivi son raisonnement ;
– l’a déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale par imitation ;
– rejeté sa demande au titre du dénigrement ;
– dit n’y avoir lieu à publication de la décision judiciaire ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,
– débouter la société Lek:iosque.fr de l’ensemble de ses demandes ;
– la juger recevable en toutes ses demandes ;

A titre liminaire
– constater  et juger que la société  Lekiosque.fr  a acquiescé au jugement  du  tribunal judiciaire de Paris en ce qui concerne ses demandes visant à faire juger la forclusion  par tolérance et la coexistence des marques ainsi que ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;

Sur la demande en nullité des marques n°3431776  et n°3798336  au titre du défaut de distinctivité au jour du dépôt desdites marques

A titre principal
– juger les demandes  de la société Lekiosque.fr irrecevables  en ce que cette demande constitue une demande nouvelle, en ce que la distinctivité des marques a été reconnue et a autorité de la chose jugée et que la société Lekiosque.fr a expressément admis cette distinctivité ;                                                                                         ·

A titre subsidiaire
– juger que les marques n°3431776 et n°3798336 dont elle est titulaire sont parfaitement distinctives ;

Sur la demande d’irrecevabilité de la contrefaçon en raison du défaut de distinctivité des marques n°3431776 et n°3798336 au jour du dépôt des marques « LEKIOSK » n°10908218 et  n°10640481

– dire et juger la demande d’irrecevabilité de la société Lekiosque.fr irrecevable et en tout état de cause juger sa demande non fondée, les marques n°3431776 et n°3798336 étant parfaitement distinctives ;

Sur la demande en acquisition frauduleuse de la marque « MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET » n°3431776  et  des  noms  de  domaine  « monkiosque.fr »  et  »monkiosque.net »

– dire et juger qu’elle n’a pas acquis frauduleusement la marque « MONKIOSQUE.FR MONK.IOSQUE.NET » n°3431776  et   les  noms  de  domaine  « monkiosque.fr »  et « monkiosque.net » ;
– dire et juger la marque « MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET » n°3431776, et les noms de domaine « monkiosque.fr »  et « monkiosque.net » opposables à la société Lekiosque.fr ;

Sur la demande de déchéance de la marque « MONKIOSQUE » n°3798336

A titre principal
– dire et juger que la demande de déchéance de la société Lekiosque.fr de la marque MONKIOSQUE constitue une fin de non-recevoir en vertu du principe de l’estoppel et du principe de l’autorité de la chose jugée ;

En conséquence, la rejeter ;

A titre subsidiaire et en tout état de cause
– juger que la marque« MONKIOSQUE » n’encourt aucune déchéance, pour l’ensemble des produits et services tels que visés au dépôt ;

Sur la demande au titre du dénigrement

Sur la demande au titre de la communication sur les décisions judiciaire
– dire et juger que cette communication ne constitue pas un acte de dénigrement ;

Sur la demande au titre du dénigrement au regard du courrier adressé

A titre principal

– dire et juger cette demande irrecevable comme relevant de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et en tout état de cause dire et juger qu’elle  n’a  commis aucun acte de dénigrement ;

En tout état de cause
– dire et juger que la société Lekiosque.fr n’apporte pas la preuve d’un préjudice ;
– rejeter les demandes de la société Lekiosque.fr au titre du dénigrement ;

Reconventionnellement,
– déclarer ses demandes au titre de la contrefaçon recevables ;
– confirmer que les marques »LEKIOSK »n°10908218 et n°10640481 utilisées sous quelque forme que ce soit constituent des contrefaçons    des marques antérieures « MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET’ et « MONKIOSQUE » ;

En conséquence,
– ordonner à la société Lekiosque.fr de cesser de faire usage des marques LEKIOSK n°10908218 et 0°10640481, utilisées sous quelque forme que ce soit, sous astreinte comminatoire de 5.000 euros par jour de retard courant du jour de la décision à intervenir, par signe contrefaisant et par infraction constatée ;
– confirmer la condamnation de la société Lekiosque.fr  à l’indemniser au titre des actes de contrefaçon et porter le montant des dommages et intérêts à 10.200.000 euros, à parfaire ;
– dire et juger son action au titre de la concurrence déloyale recevable ;
– dire et juger que l’utilisation par la société Lekiosque.fr de l’expression « Lekiosque.fr » dans ses différentes déclinaisons (marque, dénomination sociale et nom de domaine) est constitutive de concurrence déloyale au titre de l’article  1240 du code civil ;
– dire et juger que la société Lekiosque.fr imite son site et commet des actes de concurrence déloyale ;
– ordonner à la société Lekiosque.fr, sous astreinte comminatoire de 1.500 euros par jour de  retard   courant à compter  de  la  décision à intervenir,  par signe  frauduleux  et  par infraction constatée, de cesser de faire usage du signe Lekiosque.fr  dans l’ensemble de ses déclinaisons ;
– la condamner à lui verser la somme de 1.800.000 euros, à parfaire, au titre des actes de concurrence déloyale commis.

En tout état de cause
– ordonner le transfert des noms de domaine « Lekiosque.fr », lekiosk.fr »et « lekiosk.com », entre ses mains et ce sous astreinte comminatoire de 1.500 euros par jour de retard courant du jour de la signification de la décision à intervenir ;
– dire et juger que la société Lekiosque.fr  s’est  livrée à des actes de dénigrement à son endroit ;
– la condamner à lui verser la somme de 100.000 euros à parfaire ;
– ordonner la publication  de la décision  à intervenir, au frais  intégraux de la société Lekiosque.fr dans trois journaux et revues de son choix et ce sans que le coût global de cette publication n’excède la somme de 30.000 euros HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, sur la page d’accueil des sites internet accessibles aux adresses : http://www2.lekiosk.com, « http://www.monkiosque.fr», « https://www.cafeyn.co/fr/newsstand/  » ou à toute autre adresse qui s’y substituerait, pendant une durée de 60 jours consécutifs, et sur trois sites internet de dimension nationale spécialisée dans l’actualité du numérique, pendant  une durée de 60 jours consécutifs, le tout sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par site internet, à compter de la décision à intervenir ;
– condamner  la société Lekiosque.fr   à lui payer la somme  de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constats, dont distraction selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civil.

A titre liminaire, la cour constate que les chefs du jugement entrepris ayant :
– déclaré la société Lekiosque.fr irrecevable en son action en concurrence  déloyale, au demeurant non fondée ;
– dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 65 communiquée par la société Toutabo ; ne sont pas critiqués par les parties  dans leurs conclusions,  l’infirmation de ces chefs n’étant en outre pas sollicitée.

Aussi, la cour ne statuant que sur les dernières conclusions déposées en application  des dispositions  de l’article  954 du code de procédure  civile,  il y a lieu de considérer  le jugement entrepris comme devenu irrévocable de ces chefs.

S’agissant du chef du jugement ayant rejeté la demande de la société LeKiosque.fr tendant à l’inopposabilité à son  égard  de  la cession  de  la  marque  et  des  noms  de domaine « monkiosque.fr » et « monkiosque.net », à la société Toutabo, l’appelante  n’en sollicite pas l’infirmation dans le dispositif de ses conclusions mais réitère ses demandes à ce titre et critique le jugement entrepris dans les motifs de ses écritures.

Aussi, la cour doit statuer sur ces demandes. En effet, la règle de procédure selon laquelle il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel  ne peut que confirmer le jugement, en ce qu’elle résulte de l’interprétation nouvelle  d’une  disposition  au  regard  de  la  réforme  de  la  procédure  d ‘appel  avec représentation  obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui n’avait jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié avant celui du 17 septembre 2020, n’est pas d’application immédiate et ne peut être appliquée au présent litige, la déclaration d’appel  en date du 9 juillet 2020 état antérieure à l’arrêt de la Cour de cassation précité.

Pour le surplus, le litige se présente en appel dans les mêmes termes qu’en première instance sauf pour la société Lekiosque.fr à invoquer devant la cour la nullité de la marque « MONKIOSQUE » n° 3798336 et de la marque semi-figurative n° 3431776 dont la société Toutabo est titulaire.

Aussi, avant de statuer sur la déchéance de la marque « MONKIOSQUE » sollicitée par l’appelante et les faits de contrefaçon des marques en cause allégués par la société Toutabo, la cour doit statuer sur la validité de celles-ci et, à titre liminaire, sur la recevabilité de cette demande considérée par la société Toutabo comme non-reçevable car nouvelle en cause d’appel.

-Sur la nullité de la marque « MONKIOSQUE » n° 3798336 et de la marque semi­ figurative « MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET »  n° 3431776

Sur la recevabilité de la demande en cause d’appel

La société Toutabo oppose à la demande de nullité des marques n° 3798336 et n° 3431776 de la société Lekiosque.fr une première fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, estimant qu’il s’agit d’une  demande nouvelle en cause d ‘appel, précisant que la société Lekiosque.fr à l ‘initiative de la saisine du tribunal invoquait devant le premier juge le caractère distinctif de sa marque  »LEKIOSQUE » qu’elle estimait alors contrefaite par les marques dont elle sollicite devant la cour la nullité pour défaut de caractère distinctif.

Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, « Les parties ne peuvent, à peine d’irrecevabilité relevée d office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est (…) pour faire écarter les prétentions adverses (…) ». En outre, selon les dispositions de l’article  72 du code de procédure civile, « Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause ». En l’espèce, les demandes de la société Lekiosque.fr tendant à voir constater la nullité des marques sur lesquelles la société Toutabo  fonde son action en contrefaçon  constituent  des défenses  au fond  qui  tendent à faire  écarter comme  non justifiées  les prétentions de la partie adverse. Ces demandes, par application des textes précités,  peuvent être proposées en tout état de cause et sont recevables à être formées pour la première fois en cause d ‘appel. La société Toutabo  est en conséquence mal fondée en sa fin de non-recevoir qui doit être rejetée.

La société Toutabo oppose ensuite à la recevabilité de la demande de nullité des marques dont  elle  est  titulaire  présentée  devant  la  cour  par  la  société  Lekiosque.fr  que  la distinctivité des  marques « MONKlOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET » et « MONKIOSQUE » a déjà été tranchée par le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 13 mars 2015 confirmé par cette  cour par arrêt du 17 février 2017, que le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a reconnu dans plusieurs décisions rendues en 2004 et 2010 le caractère distinctif du terme « kiosque »  pour des services  identiques  à  ceux  désignés  par  les  marques  contestées et que la société Lekiosque.fr a nécessairement  reconnu le caractère distinctif  des marques en cause en déposant puis en opposant sa propre marque « LEKIOSQUE.FR » au titre de la contrefaçon.

Néanmoins, il ressort tant du jugement du 13 mars 2015 que de l’arrêt de la cour de céans du 17 février 2017 ou de l’arrêt de rejet du pourvoi de la Cour de cassation en date du 12 décembre 2018 que seule la question de la déchéance des droits de la société Toutabo sur la marque n° 3431776 « MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET » a été tranchée par ces décisions, étant rappelé que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif  ce quand bien même il n’est pas interdit  d’éclairer  la portée  de ce dispositif  par les motifs  de la décision.  Or, tant le dispositif du jugement du 13 mars 2015 que celui de l’arrêt de cette cour du 17 février 2017 tranchent uniquement la question de la déchéance et si pour statuer sur la déchéance des droits sur cette marque, tant le tribunal que la cour se sont penchés sur l’exploitation du signe sous une forme modifiée et ont considéré que cet usage n’en altérait pas le caractère distinctif, il ne peut nullement  en être déduit comme le fait la société Toutabo, que ces décisions ont reconnu la validité des marques « MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET » et « MONKIOSQUE » qui n’était  pas dans le débat à ce stade de la procédure.

De même, les décisions du directeur général de l’INPI statuant sur des oppositions  à enregistrement  de marques comportant le terme « Kiosque »  et reconnaissant  le caractère distinctif et dominant de ce terme dans le cadre de l’appréciation de l’imitation des signes en présence, sont inopérantes à fonder la non-recevabilité  de la demande en nullité des marques en cause de la société Lekiosque.fr, s’agissant  de décisions administratives concernant des parties différentes.

Enfin, la circonstance que la société  Lekiosque.fr a lors de l’introduction  de l’instance devant le tribunal opposé la marque « LEKlOSQUE.FR » dont elle est titulaire aux marques « MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET » et « MONKIOSQUE » au titre de la contrefaçon et mis en avant la distinctivité de sa propre marque est inopérante à caractériser sa reconnaissance de la distinctivité des marques dont elle conteste aujourd’hui la validité.

Les fins de non-recevoir opposées  par la société Toutabo aux demandes de nullité des marques    « MONKIOSQUE.FR  MONKIOSQUE.NET » et « MONKIOSQUE » sont  en conséquences rejetées.

Sur le caractère distinctif des marques « MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET«  et « MONKIOSQUE »

Selon l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au présent litige : «Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement/a désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage. ».

La validité de la marque n° 3431776

MONKIOSQUE. FR
MONKIOSQUE .NET

déposée  le  29  mai 2006  est  contestée  par  la société  LeKiosque.fr  en  ce  qu’elle est enregistrée pour désigner les services suivants « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers), distribution de journaux  publication électronique de périodiques en ligne »

Celle de la marque verbale « MONKIOSQUE » n° 3798336 déposée le 18 janvier 2011 est contestée par l’appelante en ce qu’elle désigne les services suivants: « services rendus dans le cadre du commerce de détails de produits de l’imprimerie, almanachs, imprimés, journaux, magazines, périodiques, revues professionnelles, livres, calendriers, catalogues sous  forme numérique, publications numériques ; services d’abonnement à des journaux pour les tiers ; services de vente en ligne par le biais d’Internet  pour des produits et des services de la presse et de l’édition » en classe 35 et des services de  »publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » en classe 41.

Selon la société Lekiosque.fr, ces marques dont l’élément dominant est le mot « Kiosque » intrinsèquement lié à l’activité de vente de journaux et largement utilisé depuis les années 2000 pour décrire les plateformes en ligne permettant au lecteur d’acheter et de lire sur un support numérique ses revues, magazines et journaux, permettent au public concerné d’établir   un  rapport  immédiat  et  concret  avec  les  services  qu’elles   visent  et  sont couramment employées pour désigner ces mêmes produits et services.

La société Lckiosquc.fr établit par les pièces qu’elle fournit au débat dont la force probante n’est  pas utilement contestée par la société Toutabo s’agissant de copies de  coupures  de presse datées (pièces 11 et 33) que le terme « kiosque » est défini dans les dictionnaires comme des « édicules établis pour la vente des journaux, des fleurs… » (Larousse illustré de 1955 (pièce 32c Lekiosque)  et que la presse s’est faite l’écho depuis le début des années 2000, soit antérieurement aux dépôts des marques contestées, de la mise à disposition de « kiosques numériques » ou « kiosques en ligne » qui offrent au public des espaces de vente, d’abonnement et de lecture en ligne de la presse. En effet, il sera notamment relevé que dès le 19 octobre 2000, la publication « La correspondance de la presse » intitulait un article consacré à une nouvelle offre de service de presse en ligne « FtPresse lance le premier kiosque de presse électronique », le journal « La Tribune » consacrait le 26 mars 2004 un article à l’accès au contenu numérique à l’école facilité et évoque le GIE créé par la société Hachette éducation et son « kiosque numérique de l’éducation », le journal Les Echos publie le  24  février  2006  un article  intitulé  « Lagardère  veut  lancer  un  Kiosque  de  presse numérique cette année », il en va de même de l’article  publié dans le journal « Le Monde » le 3 mars 2006 qui cite à nouveau le kiosque numérique du groupe Lagardère. La revue « Stratégies » dans sa publication du 9 au 15 mars 2006 titre « les kiosques aussi se mettent en ligne » et annonce que Cyberpress publishing va lancer avant l’été son kiosque internet comme le journal  »La Tribune » le 9 mars 2006,  et les publications « 01 informatique » du 16 mars 2006 ou « Le Figaro Economie » le 29 mai 2006 consacrent des articles sur ‘ »un kiosque de presse en ligne » pour le premier et « La guerre des kiosques numériques est lancée » pour le second.

Il ressort néanmoins de ce qui précède que si le mot « Kiosque » renvoie le public à l’abri édifié sur la voie publique dans lequel il peut acheter des journaux et magazines, il n’est pas montré qu’à la date de dépôt des marques en cause, ce terme employé en association avec le pronom possessif  « mon » permette au public concerné d’établir un rapport immédiat et concret avec les services d’abonnement et de distribution de journaux et périodiques en ligne. En effet, l’ensemble des articles de presse évoquant L’essor de ces nouvelles plate­ formes interactives pour lire et acheter des magazines en ligne utilisent tous les termes de « kiosque numérique » ou « kiosque électronique » ce qui montre que le public ne peut faire un rapprochement immédiat entre la dénomination « Monkiosque » ou le signe complexe « Monk.iosque.fr  Monkiosque.net »,   et  des  services  de  vente,  d’abonnement   ou  de distribution de presse en ligne, l ‘expression  « Monkiosque », certes évocatrice, n’étant pas nécessaire pour désigner de tels services ou en décrire les caractéristiques. A cet égard, la réservation   de   noms   de   domaine   par   des   sociétés   tiers   tels   « i-kiosque.fr »  ou « numerikiosque.fr » en 2006 ne montre pas qu’à cette date ces expressions étaient utilisées couramment  pour décrire  un site  internet offrant  au public  des services  de vente  ou d’abonnement en ligne de titres de presse, les copies d’écran  de ces sites qui ne sont pas datées de manière certaine, n’étant pas suffisantes.

En outre,  à supposer démontrée l’affirmation  de la société Lekiosque.fr selon laquelle le terme « Kiosque » est aujourd’hui  employé par l’ensemble  des opérateurs du marché intervenant dans le secteur de la distribution  de la presse en ligne,  les copies d’écran fournies au débat non datées, n’ayant  pas de caractère probant, celle-ci est inopérante à établir le défaut de caractère distinctif des marques critiquées, la validité d’une marque devant s’apprécier à la date de son dépôt.

En  conséquence,   les  demandes  de  la  société  Lekiosque.fr  de  nullité  des  marques n° 3431776 et n° 3798336 dont la société Toutabo est titulaire seront rejetées.

– Sur l’acquisition frauduleuse de la marque n° 3431776 et des noms de domaine « monkiosque.fr » et « monkiosque.net »

La société Lekiosque.fr reproche au jugement entrepris de ne pas avoir reconnu l’acquisition frauduleuse par la société Toutabo de la marque française no 3431776 et des noms de domaines « monkiosque.fr » et « monkiosque.net » dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Cyberpress. Elle fait valoir qu’antérieurement à l’acquisition  de cette marque la société Toutabo avait connaissance de son exploitation du nom de domaine « Lekiosque.fr »et qu’elle a acquis cette marque dans le but de nuire à son activité, la société Toutabo ayant peu après cette acquisition sollicité qu’elle cesse d’utiliser la dénomination Lekiosque.fr . Elle demande que la marque et les noms de domaine  lui soient déclarés inopposables.

La société Toutabo a acquis le 13 juillet 2007 la marque n° 3431776 dans le cadre de la liquidation  judiciaire de la société Cyberpress ainsi que les  noms de domaines « monkiosque.fr » et « monkiosque.net ». li ressort des éléments fournis  au débat que la société  Toutabo avait le 21 mars 2007  pris attache avec la société  Lekiosque.fr  pour discuter d’un éventuel partenariat dans le cadre de son projet de diffusion de presse digitale (pièce 16 Lekiosque.fr) ne souhaitant pas développer elle-même une technologie de numérisation de presse, précisant dans son courriel du 2 août 2007, en suite d’une relance de la société Lekiosque.fr, avoir acquis  la marque « Monkiosque » auprès de la société Cyberpress (pièce 18 Lekiosque.fr). Par courriel du 4 septembre 2007 en réponse à une correspondance de la société Lekiosque.fr qu’elle qualifie de  »polémique », la société Toutabo précise qu’elle diffusera les produits des éditeurs sur le site « monkiosque » qui était précédemment exploité par la société Cyberpress et que le dépôt de marque qu’elle a acquis est antérieur au nom de domaine « Lekiosque.fr » et à la création du site éponyme.  Par lettre du 15 octobre 2007, la société Toutabo faisant valoir l’antériorité de la marque qu’elle a acquise  et l’exploitation  de son  site  « monkiosque.fr » mettait  en  demeure  la  société Lekiosque.fr de cesser d’utiliser le nom « Lekiosque.fr » tant à titre de dénomination sociale que de nom de domaine.

Néanmoins, il n’est pas montré par la société Lekiosque.fr que la société Toutabo a acquis la marque et les noms de domaine en cause en méconnaissance de ses ,intérêts et aux fins de nuire à son activité, l’acquisition du fonds de commerce de la société Cyberpress par la société Toutabo  s’étant faite dans le cadre de son projet de développement d’une activité de diffusion de presse digitale, raison pour laquelle elle avait dans le même temps contacté la société Lekiosque.fr en vue d’un  partenariat, la société Toutabo n’ayant  pas dissimulé dans le cadre de ces discussions l’acquisition  qu’elle  avait faite de la marque « Monkiosque.fr » et son éventuelle intention d’exploiter son site de presse en ligne sous ce nom. TI convient également de relever que la société Lekiosque.fr ne montre pas comme elle l’affirme exploiter son site depuis le mois d’octobre 2006, soit avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 18 décembre 2006, les copies d’écran qu’elle verse aux débat ne comportant aucune date certaine. En outre, la société Toutabo n’a  pas donné de suite judiciaire à sa lettre de mise en demeure du 15 octobre 2007, laissant la société Lekiosque.fr utiliser tant sa dénomination sociale que le nom de domaine Lekiosque.fr.  Ce  n’est  qu’à  l’occasion   du  dépôt  en  2012  des  marques  de  l’Union européenne  »Lekiosk » que la société Toutabo a formé opposition à 1 enregistrement des marques de la société Lekiosque.fr, cette dernière ayant alors pris l’initiative  de saisir le tribunal de grande instance de Paris par acte du 24 décembre 2012 en nullité et déchéance des droits sur les marques dont la société Toutabo est titulaire.

Aussi, aucune fraude de la société Toutabo dans l’acquisition de la marque « Monkiosque.fr Monkiosque.net » et  de  noms  de  domaines  éponymes  n’étant  démontrée,  la  société Lekiosque.fr sera déboutée de ses demandes tendant à lui voir déclarer cette marque et ces noms de domaine inopposables. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

– Sur la déchéance de la marque « Monkiosque » n° 3798336

La société Lekiosque.fr fait valoir que la société Toutabo doit être déchue de ses droits sur la marque « Monkiosque »  précitée faute d’usage de celle-ci. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a fait droit à ses demandes pour les services relevant des classes 38 et 41 et en sollicite l’infirmation pour avoir rejeté sa demande de déchéance visant les services relevant de la classe 35.

La société Toutabo s’oppose à toute  déchéance  de sa marque et réplique à la société Lekiosque.fr  par une  fin de non-recevoir  fondée sur  le principe  que  nul  ne  peut  se contredire au détriment d’autrui dit « estoppel », la société Lekiosque.fr ayant précédemment soutenu que la marque « Monkiosque »  a toujours été exploitée pour ensuite prétendre le contraire,  et sur l’autorité de la chose jugée, invoquant l’arrêt de cette cour du 17 février 2017 ci-avant évoqué.

Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d ‘autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l’adversaire en erreur sur les intentions de son auteur.

Or, il ressort des conclusions de la société Lekiosque.fr signifiées le 9 mai 2014 devant le tribunal ou de celles signifiées le 23 novembre  2016 devant  la. cour, dans le cadre du premier volet de l’instance opposant les parties et concernant la déchéance de la marque « Monkiosque.fr Monkiosque.net » n° 3431776, fournies au débat par la société Toutabo (pièce 54 et 68), que la société Lekiosque pour contester l’usage de la marque « Monkiosque.fr Monkiosque.net » n°3431776 affirme que seul la dénomination « Monkiosque.fr » est utilisée mais ne reconnaît nullement que la société Toutabo n’encourt pas la déchéance de ses droits sur la marque  »Monkiosque » n° 3798336. La société Toutabo ne peut donc utilement soutenir que la société Lekiosque.fr l’a induite en erreur sur ses intentions, celle-ci pouvant toujours opposer à la demande en contrefaçon de marque de la société Toutabo la déchéance de la marque qui lui est opposée.

S’agissant  de la fin de non-recevoir tirée de- l’autorité  de la chose jugée, il convient  de relever avec la société Lekiosque.fr que la demande en déchéance qui a fait l’objet de l’arrêt de cette cour en date du 17 février 2017 n’avait  pas le même objet que la demande en déchéance présentée dans la présente instance puisque ne concernant pas la même marque, l’arrêt du 17 février 2017 statuant sur la déchéance de la marque « Monkiosque.fr Monkiosque.net » n° 3431776 et non sur celle de la marque « Monkiosque » n° 3798336. La condition d’identité d’objet prévue à l’article  1355 du code civil n’étant pas, en l’espèce, satisfaite, c’est en vain que la société Toutabo se prévaut de l’autorité de chose jugée attachée à Parrêt précité pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de  la société Lekiosque.fr.

Les fins de non-recevoir opposées à la demande en déchéance de la marque « Monkiosque » doivent en conséquence être rejetées et le jugement confirmé de ce chef.

La société Toutabo est titulaire de la marque française verbale « MONKIOSQUE » déposée le 18 janvier 2011, sous le n° 3798336, pour désigner les services suivants :
en classe 38 : »Télécommunications. Services de transmission d’informations (nouvelles), de communication et de transmission de messages et d’images assistée  par ordinateur  ; services  de transmission d’informations par voie télématique ; communications par terminaux  d’ordinateur ;  transmission d’informations contenues   dans  des  banques  de données  ou  depuis   un  serveur   informatique  ;  services   de  fourniture d’accès  à  des informations contenues  dans des banques de données  ; fourniture de temps d’accès à une banque  de données  · diffusion  ou transmission de d’informations, de sons de textes  ou d’images  numériques téléchargeables par  réseaux informatiques et  autres  réseaux  de communication ; services de courrier électronique, de messagerie électronique et de diffusion  d’informations par voie  électronique, au moyen  notamment d’un réseau informatique global; fourniture d’accès à un service de vente en ligne de marchandises, au moyen notamment d’un réseau informatique global; location de temps d’accès d’un  centre serveur de bases de données » ;
et en classe 41: « Divertissement ; informations en matière de divertissement, de récréation ou d’éducation ;- services   de loisir  ; publication de  livres  ; organisation de  concours (éducation  ou divertissement) ; réservation de  places  de spectacles ; services  de jeux proposés  en  ligne  (à partir  d’un  réseau  informatique) ; jeux  d’argent, organisation de loteries, publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition, organisation  d’expositions à buts culturels  ou éducatifs »;
– en classe 35 : « Services de publicité et de marketing direct, services  rendus dans le cadre du commerce de détails  de  produits  de  l’imprimerie, almanachs, imprimés, journaux, magazines, périodiques, revues professionnelles, livres, calendriers, catalogues sous forme numérique, publications numériques, services d’abonnement à des journaux pour les tiers; services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services  relevant du domaine  du divertissement, services  de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits  et des services  de la presse  et de l’édition ; gestion  de fichiers  informatiques, courrier publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, publication de  textes  publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons ». L’enregistrement de cette marque a été publié au BOPI 2011-52  du 30 décembre 2011.

Les parties ne discutent  pas la période  de référence d’usage de la marque retenue  par le tribunal  qui s’étend du mois de novembre  2011 au mois de novembre 2016.

Au regard du principe  de l’application immédiate de la loi nouvelle c’est à juste titre que le tribunal a examiné la demande de déchéance conformément aux dispositions de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n°94-102 du 5 février 1994, en vigueur du 8 février 1994 au 15 décembre 2019.

Selon ces dispositions, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services  visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque (…) ;
b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.
La déchéance  peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne  porte  que  sur  une  partie  des  produits   ou services visés  dans  l’enregistrement, la déchéance  ne s’étend qu’aux produits ou aux services  concernés. (…)
La preuve de l’exploitation incombe  au propriétaire de la marque  dont  la déchéance est demandée. Elle peut  être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. »

La société Toutabo fournit au débat pour justifier de l’usage de la marque « Monkiosque » pour l’ensemble  des services désignés à l’enregistrement les mêmes  pièces  que  celles fournies au tribunal faisant également valoir des pièces versées par la société Lekiosque.fr qui ont également été examinées par les premiers juges.

C’est par des motifs  pertinents  que  la cour  adopte  que le tribunal  n’a  pas retenu  pour justifier  l’usage de la marque en cause  les pièces 17-1,  17-2,  36 fournies  par la société Toutabo, celles-ci étant antérieures  à la période de référence. il en va de même de la pièce 17-3 qui est datée du 26 février 2010.

La  pièce   17-4   datée   du  6  juin   2012   établit   un  usage   du   signe   « Monkiosque.fr Monkiosque.net » accompagné  d’un sigle représentant un M stylisé placé sur la gauche et annonce le nouveau catalogue numérique de la société Toutabo, le même signe apparaît sur le procès-verbal établi par un agent assermenté de l’agence de protection  des programmes (APP) le 10 mai 2012 en haut  de chaque  page du site internet monlciosque.fr de la société Toutabo,  ce pour distinguer son catalogue de presse numérique. U  en va de même  de la pièce  n° 36 concernant un constat de l’APP des 18 et 19 octobre 2012 (n° 20 en première instance). En outre,  les pièces  n° 35 en date-du  11 septembre 2012  (n° 16 en première instance),  no 36 concernant  un constat  de  l’APP des 18 et 19 octobre  2012  (n° 20 en première . instance) et  n°  37  constituée du  procès-verbal de  constat  dressé  sur  le site monkiosque.fr le 14  novembre  2016  (n° 34 en  première  instance)  montrent également l’usage du signe « Monkiosque » accompagné du même élément figuratif pour désigner une plateforme numérique  proposant des titres de presse.

Ainsi que l’ajustement relevé le tribunal, les signes  constituent un usage sous une forme modifiée de la marque en cause, les adjonctions d’un signe figuratif ou des couleurs comme la répétition de l’expression « Monkiosque » ou d’adjonction des extensions « .fr » ou « .net », usuelles  dans le domaine de l’internet, n’altèrent pas le caractère  distinctif du signe « Monkiosque » dès lors qu’il apparaît et se lit en une seule fois.

La  société  Lekiosque.fr ne  peut  donc  être  suivie  lorsqu’elle affirme  que  le  logo  est l’élément dominant  des signes utilisés en raison du caractère descriptif du terme Kiosque et de l’élément verbal  placé au second  plan,  alors  que cet élément  sera principalement utilisé par le public pour nommer  les services  en cause.

De même, elle conteste  en vain l’usage de ce signe à titre de marque, celui-ci  figurant en en-tête  de chaque  page du site internet  exploité par la société  Toutabo  pour  désigner le catalogue de presse numérique offert sur le site et cet usage ne peut être réduit comme  le fait l’appelante à un usage à titre de nom de domaine.

La marque devant être exploitée  pour chacun  des services désignés  à l’enregistrement, il convient de considérer que l’usage sérieux de la marque  ‘Monkiosque » est caractérisé pour les services suivants « services rendus dans le cadre du commerce de détails de produits  de l’imprimerie,     almanachs,     imprimés,   journaux,  magazines,  périodiques, revues professionnelles,  livres,  calendriers, catalogues  sous   forme  numérique,  publications numériques, services  d’abonnement à des journaux  pour  les tiers ; services  de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services de la presse et de l’édition ».

En revanche, aucun usage n’est  démontré pour les services suivants  relevant  de la classe 35 : « Services de publicité  et de marketing direct, services  de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services relevant du domaine du divertissement, gestion de fichiers  informatiques, courrier  publicitaire, diffusion  d’annonces publicitaires, organisation d 1expositions à buts  commerciaux ou  de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) » et les services  ci-dessus  mentionnés relevant des classes 38 et 41.

La  déchéance des  droits  de  la  société  Toutabo  sera  en  conséquence prononcée pour l’ensemble de ces services ce à compter  du 2 novembre 2016.

En conséquence le jugement  déféré sera confirmé en ce qu’il  a déclaré la société Toutabo déchue de ses droits sur la marque MONKIOSQUE n° 3798336, à compter  du 2 novembre

2016  pour  l’ensemble des services désignés relevant  des classes  38 et 41 et a rejeté  la demande en déchéance des droits de la société Toutabo sur la marque n° 3798336 pour les

services suivants relevant de la classe 35 : « services rendus dans le cadre du commerce de détails de produits de l’imprimerie, almanachs,   imprimés,   journaux,   magazines, périodiques, revues professionnelles, livres, calendriers, catalogues sous forme numérique, publications numériques, services d’abonnement à des journaux pour les tiers ;  services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services de la presse et de l’édition ».

Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en déchéance pour les services suivants relevant de la classe 35 : « Services de publicité et de marketing direct, services de vente en ligne par le biais d Internet pour des produits ct des services relevant du domaine du divertissement,  gestion de fichiers  informatiques,  courrier  publicitaire, diffusion d ‘annonces publicitaires, organisation d ‘expositions  à buts commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ».

– Sur l’action en contrefaçon

Sur la recevabilité

A titre subsidiaire, dans le cas où la validité des marques opposées seraient retenue par la cour, la société Lekiosque.ft fait valoir que les demandes de la société Toutabo au titre de la contrefaçon des marques n°3431776 et n°3798336  sont irrecevables, les marques opposées étant dépourvues de toute distinctivité au jour du dépôt des marques verbales et semi-figuratives Lekiosk.

La société Lekiosque.fr se fonde sur les dispositions  de l’article  L. 716-4-5, alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. Les dispositions précitées sont applicables aux instances introduites à compter de l’entrée  en vigueur de cette ordonnance prévue au plus tard le 15 décembre.

Contrairement  à ce que  soutient  la société  Toutabo,  l’appel  engageant  une  nouvelle instance, ces dispositions sont applicables à la présente procédure introduite le 9 juillet 2020 date de la déclaration d’appel.

La fin de non-recevoir de la société Toutabo tirée de l’inapplicabilité des ces dispositions à la présente instance est rejetée.

L’article L. 716-4-5 2° du code de la propriété intellectuelle dispose :
« Est  irrecevable  toute  action  n  contrefaçon  introduite  par  le  titulaire  d’une  marque antérieure à l’encontre d’une marque postérieure: (…)
2° Lorsque, sur requête du titulaire  de la marque postérieure,  le demandeur  à l’action en contrefaçon sur le fondement d’une marque antérieure ne rapporte pas les preuves exigées, selon les cas, par l’article L. 716-2-3 ou par l’article L. 716-2-4 ».

L’article L. 716-2-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit :
« Est irrecevable :
1° La demande en nullité fondée sur une marque antérieure lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n’établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure,  qu’à la  date  du  dépôt  ou  à  la  date de  priorité  de  cette  marque postérieure, la marque antérieure, susceptible d’être annulée sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l’article L. 711-2, avait acquis un caractère distinctif.

L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle précise :
« Ne  peuvep.t être  valablement  enregistrés  et,  s’ils  sont  enregistrés,  sont susceptibles d’être déclaré nuls : […]
3° Une marque composée exclusivement  d’éléments  ou d’indications  pouvant servir  à désigner,  dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service,  et notamment l’espèce, la  qualité, la  quantité,  la destination, la valeur,  la  provenance géographique, l’époque  de la production  du bien ou de la prestation  du service ;
4°  Une  marque   composée   exclusivement d’éléments   ou  d’indications devenus  usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes  du commerce » .

Les marques verbales Lekiosk n° 10908218 et semi-figurative Lekiosk n° 10640481 ont été déposées  respectivement les 13 février et 23 mai 2012.

Il  ressort des développements qui précèdent que l’affirmation de la société  Lekiosque.fr selon laquelle aux dates de dépôt des marques arguées de contrefaçon précitées, la marque verbale « Monkiosque » et la marque complexe « Monkiosque.fr Monkiosque.net » seraient dépourvues de toute distinctivité n’est  nullement montré, étant relevé qu’il n’est pas plus établi que l’expression « Monkiosque » est devenue usuelle dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.

L’action en contrefaçon de la société Toutabo doit en conséquence être considérée comme recevable.

Sur la contrefaçon

La société  Lekiosque.fr critique  la décision déférée qui a reconnu l’existence d ‘un risque de confusion entre les marques en cause faisant  à nouveau valoir que le terme « kiosque » est un mot  descriptif et usuel  de la langue  française  désignant un abri  édifié  sur la voie publique ou  dans  certains  lieux  publics  où  sont  vendus  des  journaux, des  fleurs,  des confiseries, ce  mot  étant  lié  à  l’activité de  vente  de  journaux.  Elle  considère que  le protection des marques  verbales  « Monkiosque » et complexe « Monkiosque.fr Monkiosque.net » est limitée à leur reprise à l’identique ce qui n’est  pas le cas en l’espèce.

Ainsi qu’il a été ci-dessus rappelé, les marques antérieures opposées par la société Toutabo sont :

– la marque  no 3431776

MONKIOSQUE.FR
MONKIOSQUE.NET

déposée  le 29 mai 2006 pour désigner  les services  suivants « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers), distribution de journaux, publication électronique de périodiques en ligne »,
– la marque verbale « MONKIOSQUE »n°3798336 déposée le 18 janvier 2011 pour désigner notamment les services  suivants : « services rendus dans le cadre du commerce de détails de produits  de l’imprimerie, almanachs, imprimés, journaux,   magazines,  périodiques, revues professionnelles, livres, calendriers, catalogues sous forme numérique, publications numériques ; services  d’abonnement à des journaux pour les tiers ; services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services de la presse et de l ‘édition » en classe 35.

La société  Toutabo  reproche  à la société  Lekiosque.fr le dépôt  en 2012  des marques  de l’Union européenne « Lekiosk » n° 10908218 et semi-figurative,
n° 10640481, contre l’enregistrement desquelles elle a formé opposition devant l’EUIPO ainsi que l’usage dans la vie des affaires de ces signes sur son site internet  lekiosk.com.

Si la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon, il résulte du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 6 mars 2019 sur le site Iekiosk.com édité par la société Lekiosque.fr (pièce 72 Toutabo), que cette dernière utilise la dénomination « LeKiosk » dans la vie des affaires pour offrir des services permettant au public de lire sur un support numérique ses revues, magazines et journaux, services  dont  l’identité  et  la similarité  à ceux désignés  dans  les marques  antérieures opposées ne sont pas discutés par l’appelante.

Les signes en présence n étant pas identiques, il convient de rechercher s’il existe entre les signes. en présence un risque de  confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment  es éléments distinctifs de celles ci.

Visuellement le signe LeKiosk a en commun avec la marque antérieure « Monkiosque.fr Monkiosque.net,, dont le terme  »Monkiosque » est l’élément dominant en raison de sa répétition, les terminaisons « .fr » et « .net » qui sont des extensions  usuelles de noms de domaine, étant accessoires  s’agissant de marques appliquées  à des services  offert sur internet, d’être composé de deux syllabes et constitué d’un déterminant  « Mon » ou « Le » et du mot « Kiosque » ou « Kiosk », ce dernier étant mis en avant dans la dénomination arguée de contrefaçon car écrit avec un K majuscule.

Phonétiquement, les éléments dominants ont en commun d’être prononcés en deux temps et de se terminer par le même son Kiosque ou Kiosk.

Conceptuellement,  ces éléments  dominants  évoquent  tous deux  la petite construction édifiée sur la voie publique où l’on peut trouver journaux et confiseries.

Les ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles précédemment relevées peuvent être appliquée à la comparaison entre le signe verbal « Monkiosque » constituant la marque n° 3798336 et le signe contesté « LeKiosk » utilisé par la société Lekiosque.fr.

Si le terme « Kiosque » appliqué à des services avant trait à l’édition. à l’abonnement ou à la vente de journaux et périodiques apparaît allusif et a donc un pouvoir faiblement distinctif, il ne peut en être déduit comme l’e fait la société Lekiosque.fr que la portée des marques opposées est limitée à leur reprise à l’identique.

Les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles  existant entre les signes   sont suffisantes à caractériser un risque de confusion ou d association  dans l’esprit du public entre les signes en présence, celui-ci étant susceptible  de rattacher les deux marques en cause à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées ce d’autant que ce signes sont utilisés pour désigner des services identiques ou fortement similaires.

La contrefaçon des marques n° 3431776 et n° 3798336 dont la société Touta.bo est titulaire en raison de l’usage du signe « LeKiosk » par la société Lekiosque.fr est ainsi caractérisée.

Le jugement entrepris mérite confirmation de ce chef.

Sur le préjudice lié à la contrefaçon

Selon les dispositions de l’article article L. 716 14 devenu   L. 716-4 10 du code de la propriété intellectuelle,
« Pour  fixer les dommages et intérêts, la juridiction  prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des· redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
La société Toutabo réclame réparation de son préjudice issu des actes de contrefaçon de marques sur le fondement du deuxième alinéa de l’article précité. Elle demande à ce titre une indemnisation forfaitaire  correspondant au moins au montant des redevances dont aurait dû acquitter le contrefacteur s’il avait conclu un contrat de licence avec le titulaire de la marque et, se basant sur une estimation du chiffre d’affaires réalisé par la société Lekiosque.fr de 12 millions d ‘euros, sollicite L’allocation de la somme de 10.200.000 euros soit 5% du chiffre d’affaires  pendant 8 ans et 6mois, outre la somme de 1.800.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Ainsi que le fait valoir la société Lekiosque.fr, l’indemnisation du préjudice doit tenir compte du préjudice réellement subi.

Pour réclamer une indemnisation forfaitaire, la société Toutabo se base sur une redevance de  5% sur  le chiffre d’affaires  qu’aurait  dû verser  la société  Lekiosque.fr  à titre de redevance pour utiliser l’expression « Lekiosk » et se base sur un chiffre d’affaires estimé.

Néanmoins, c’est par une juste appréciation que le tribunal a considéré au vu des éléments fournis qui sont les mêmes que ceux dont dispose la cour, que le chiffre d affaires réalisé par la société Lekiosque.fr est inconnu, celle ci omettant de publier ses comptes et ne souhaitant  pas  les transmettre  dans  le cadre  de  la  présente  procédure,  qu’il  ressort néanmoins que la société Lekiosque.fr aurait réalisé un chiffre d’affaires de 4,5 millions d ‘euros en 2016, soit bien inférieur aux 12 millions d’euros estimés par la société Toutabo qui se réfère à son propre chiffres d’affaires, que deux marques sont reconnues contrefaites, celles-ci comportant l’élément dominant « Monkiosque » imité par l’expression « LeKiosk » utilisée par la société Lekiosque.fr et que la société Toutabo apparaît délaisser l’utilisation de ses marques « Monkiosque » depuis 2014, d’autres sites tels le site ePresse étant préférés au site « mon.kiosque.fr » dont il est montré par la société Lekiosque.fi’ par trois procès verbaux de constat réalisés en 2014 puis en 2016 qu’il est en maintenance pendant plusieurs jours ou qu’il présente une offre de presse réduite.

Aussi, l’indemnisation forfaitaire du préjudice de la société Toutabo à la somme de 750.000 euros apparaît justifiée, comme l’allocation de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral de la société Toutabo, la société Lekiosque.fr ne contestant pas utilement cette évaluation du préjudice.

Le jugement mérite confirmation de ce chef.

Les mesures d’interdiction d’usage des signes Lekiosk et de transfert des noms de domaine prononcées sous astreinte qui apparaissent fondées seront également confirmées sans qu’il soit besoin d’augmenter  le montant de l’astreinte prononcé qui apparaît adapté.

La demande de publication judiciaire sera également rejetée n’étant pas justifiée par le litige en cause. Le jugement sera également confirmé de ce chef.

– Sur les actes de concurrence  déloyale commis par la société Lekiosque.fr

La société Toutabo reproche à la société Lekiosque.fr l’usage  de son nom de domaine « lekiosque.fr » très proche  de celui  qu’elle utilise  « monkiosque.fr », l’imitation  de  la présentation  de son site internet  notamment  quant à l’utilisation de la présentation  en carrousel dynamique des publications de presse accessibles sur le site, et que la société Lekiosque.fr a adopté un comportement  déloyal et parasitaire en imitant les éléments distinctifs de son site.

Le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui n’est pas l’objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins que la reproduction ou l’imitation du produit ait pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion entre les produits dans l’esprit du public, comportement déloyal constitutif d’une faute au sens de l ‘article 1240 du code civil.

Ainsi que l’a pertinemment relevé le tribunal par des motifs que la co).li adopte, il ne peut être reproché à la société Lekiosque.fr immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis  le  mois  de  décembre  2006   d’exploiter   un  site  sous  un  nom  de  domaine correspondant à sa dénomination sociale pour une activité de presse numérique, ce que la société Toutabo savait avant d’acquérir les noms de domaine « monkiosque.fr » de la société Cyberpresse au mois de juillet 2007 ayant peu avant engagé des pourparlers avec la société Lekiosque.fr en vue d ‘un partenariat, la société Toutabo étudiant différentes solutions de diffusion de presse digitale.

De même, les ressemblances existant entre les deux sites, n’apparaissent pas telles qu’elles soient faites en vue de créer un risque de confusion entre eux, aucun élément ne venant conforter les affirmations de la société Toutabo selon lesquelles elle serait à l’origine de la présentation en carrousel dynamique des titres de presse.

La circonstance que le site Lekiosque.fr rencontre un plus grand succès que le site « monkiosque.fr » est insuffisante à montrer des actes déloyaux de la part de l’appelante qui établit par trois procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice sur le site monkiosque.fr  les 19 mai 2014, 27 mai 2014 et 14 novembre 2016 qu’existaient de nombreux liens inactif ; pour des titres de presse importants laissant présumer un délaissement du site au profit d’un autre.

De même la société Toutabo ne justifie nullement des lourds investissements qu’elle aurait effectués en terme de communication  et dont aurait profité la société Lekiosque.fr.

La société Toutabo reproche également à la société Lekiosque.fr des actes de concurrence déloyale par dénigrement, celle-ci ayant à l’occasion d’un droit de réponse à l’article publié dans le quotidien Press’edd  le 4 février 2019, prétendu que le litige opposant les deux sociétés a été déclenché en 2012 par la société Toutabo et ne présentant pas les débats judiciaires ainsi que les décisions de justice rendues de manière fidèle et de bonne foi. Elle fait alors valoir que ces manoeuvres sont destinées à la discréditer et à l’affaiblir  et porte atteinte à sa probité et son image.

Néanmoins, il ressort du droit de réponse de la société Lekiosque.fr (pièce 79 de la société Toutabo) que celle-ci ne fait que préciser que le litige l’opposant à la société Toutabo est né des oppositions  que celle-ci  a formé devant  l’EUIPO,  que l’activité des sociétés  a coexisté pendant 6 ans, ce qui a été relevé par le tribunal, et que le litige n ‘est pas terminé avec l’arrêt de la Cour de cassation de 2018 objet de l’article auquel il est répondu, ce qui est exact seule une partie du litige ayant été tranché. Dans cet article,1a société Lekiosque.fr s’exprime de façon mesurée et de manière factuelle sans mettre en cause la société Toutabo, aucune présentation fallacieuse laissant croire que la société Toutabo a commis des fautes ne ressortant de la présentation de la procédure l’opposant à la société Lekiosque.fr.

Faute pour la société Toutabo de caractériser des agissements fautifs de la société Lekiosque.fr  constitutifs de concurrence déloyale, celle-ci sera déboutée de ses demandes à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.

– Sur les actes de dénigrement commis par la société Toutabo

La société  Lekiosque.fr reproche  à la société  Toutabo  d’avoir dans  un article Euronext publié le 4 février 2019 (pièce 62 Lekiosque.fr) présenté de manière tronquée l’avancement du litige les opposant  et d’avoir contacté l’un de ses clients, la société Bouygue  Telecom (pièce 42 Lekiosque.fr) pour la discréditer.

Ainsi  que l’a justement retenu  le tribunal,  l’article publié  le 4 février  2019  ne fait que présenter  de manière  objective la décision  de la Cour de cassation  rendue dans le litige opposant  les parties à laquelle il est renvoyé  par un lien hypertexte, cette décision étant commentée avec mesure et objectivité, ces propos n’étant pas de nature à jeter le discrédit sur la société  Lekiosque.fr.

En revanche, le courriel adressé le 12 mai 2017 par M. Lambert de la société Toutabo à la société  Bouygues Telecom  ayant pour objet « offre  litigieuse Lekiosk », se termine  par la phrase suivante « Malheureusement, lekiosk est coutumier du fait d’essayer de prendre les éditeurs  en otage…  et ceci est une source  de préjudice  pour tous les intervenants  de ce marché ». Ces propos qui dénoncent le fonctionnement de la société elle-même, l’accusent de pratiques déloyales ct remettent en cause la qualité des prestations fournies par celle-ci, portent atteinte à l’image commerciale de la société Lekiosque.fr auprès de ses partenaires dans  le but de les détourner de celle-ci,  et s ‘analysent en un dénigrement qui revêt un caractère  fautif au sens de l’article 1240 du code civil, et n’entrent pas comme le soutient à tort la société Toutabo, dans les prévisions  de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.

ils ‘infère nécessairement un préjudice d’un acte de dénigrement et il sera alloué à la société Lekiosque.fr au  vu des  éléments  dont  dispose  la cour  la somme  de  10.000  euros  de dommages et intérêts en réparation  du préjudice  d’image commerciale qu’elle a subi.

Le jugement  qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera infirmé de ce chef.

Sur  les autres demandes

Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés pour le procès, les demandes respectives formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure  civile sont en conséquence rejetées.

Chacune des parties qui succombe partiellement à la procédure conservera la charge de ses dépens d’appel.

DECISION

Statuant  dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement  déféré sauf en celles de ses dispositions ayant rejeté la demande  en déchéance de la marque « Monkiosque » n°379336 pour les services suivants relevant de la classe 35 : services de publicité  et de marketing direct, services  de vente en ligne par le biais d Internet pour des produits et des services relevant du domaine du divertissement, gestion de fichiers informatiques, courrier publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) » et rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Lekiosque.fr en réparation de son préjudice né des actes de dénigrement,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit la société Toutabo déchue de ses droits sut la marque « Monkiosque » n° 3798336 à compter du 2 novembre 2016 pour les services complémentaires suivants relevant de la classe 35 :  »Services de publicité et de marketing direct, services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services relevant du domaine du divertissement, gestion de fichiers informatiques, courrier publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires, organisation d’expositions  à buts commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) »,

Condamne la société Toutabo à payer à la société Lekiosque.fr la somme de 10.000 euros de dommages  et intérêts en réparation  de son préjudice né des actes  de concurrence déloyale par dénigrement,

Y ajoutant,

Rejette  les fins de non-recevoir de la société Toutabo opposées aux demandes de nullité de la société Lekiosque.fr concernant les marques »MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET » n°431776  et « MONKIOSQUE » n°3798336,

Rejette les demandes de la société Lekiosque.fr de nullité pour défaut de caractère distinctif des marques n° 3431776 et n° 3798336 dont la société Toutabo est titulaire,

Rejette la fin de non-recevoir de la société Toutabo opposée à la demande de la société,

Lekiosque.fr tendant à la voir déclarée irrecevable sur le fondement de l’article  L. 716-4-5 2° du code de la propriété intellectuelle en son action en contrefaçon,

Dit l’action en contrefaçon de la société Toutabo recevable,

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.

La Cour : Brigitte Chokron (présidente), Laurence Lehmann (conseillère), Agnès Marcade (conseillère), Carole Trejaut (greffier)

Avocats : Me Marie-Aimée De Dampierre, Me Stéphane Fertier, Me Martin Le Pechon

Source : Legalis.net