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Cour d’appel de Rennes 2ème chambre commerciale Arrêt du 10 octobre 2006

Régis H., Acreat / Icodia

concurrence déloyale - contrefaçon - marques - nom de domaine - similitude - site internet

FAITS ET PROCEDURE

Le 8 août 2000, la société Icodia a été immatriculée. Son activité est celle de l’hébergement direct de sites internet, sur une plate forme sécurisée, avec des serveurs en salle blanche.
Le 6 novembre 2000, Régis H. a enregistré la marque « @créat » pour désigner différents services en classes 38, 35 et 42.
Les services visés étaient :
Produits ou services désignés : – Conseils, informations ou renseignements d’affaires – Gestion de fichiers informatiques – Communications par terminaux d’ordinateur – Conception de logiciels – Location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données – Activités de recherche scientifique et industrielle.

Régis H. a enregistré le nom de domaine www.acreat.com le 29 septembre 2000.
La société Acreat a été immatriculée le 17 octobre 2000.
La société Acreat a développé un site internet de présentation de ses activités accessible par le nom de domaine www.acreat.com.
Le 20 septembre 2001, la société Acreat a enregistré le nom de domaine www.acreat.net.
Le 14 janvier 2004, M. A., gérant de la société Icodia, a adressé un mail à la société Acreat pour lui proposer ses services dans le secteur de l’hébergement direct.
Le 11 mars 2004, M. H., salarié de la société Icodia, a adressé un mail à la société Acreat pour lui présenter l’activité de la société Icodia.
Le 21 mai 2004, la société Icodia a écrit à la société Acreat pour lui indiquer que le nom de domaine www.acreat.fr avait été réservé, et que : « Si vous souhaitez que nous supprimions de la zone FR ce nom de domaine, nous effectuerons l’opération sur simple demande. »
Le nom de domaine www.acreat.fr n’a jamais fait l’objet d’une exploitation technique depuis son enregistrement.

Dans un premier temps, il n’était même pas activé. L’huissier mandaté par Régis H. a donc constaté le 19 août 2004 que le fait de taper le nom de domaine www.acreat.fr générait une erreur de son logiciel de navigation internet.
Puis, le 27 août 2004, l’huissier a constaté que la saisine du nom de domaine aboutissait sur une page dite de « parking », mentionnant que le nom de domaine n’était plus disponible.
L’huissier a mentionné dans son constat que la page internet mentionnait en haut à gauche le mot « icodia.com », et il a alors tapé ce nom dans la barre d’adresse ce qui lui a permis d’atteindre le site de la société Icodia.
L’huissier a aussi constaté à ce moment là que la mention « domaine réservé » était accompagné d’un lien hypertexte non visible à l’œil nu. Il a fallu une démarche volontaire de l’huissier pour parvenir sur les pages du site de la société Icodia.

Le 14 septembre 2004, la société Acreat a fait délivrer une assignation à jour fixe.
La société Acreat et Régis H. sollicitaient la condamnation de la société Icodia à leur payer la somme de :
– 55 000 € de dommages-intérêts pour contrefaçon de la marque dont est titulaire Régis H.,
– 25 000 € de dommages-intérêts pour concurrence déloyale au préjudice de la société Acreat et de Régis H.
Ils sollicitaient également une publication judiciaire, et la condamnation de la société Icodia à cesser sous astreinte toute utilisation de la marque Acreat.

Par jugement en date du 4 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Rennes a :
– dit que la société Icodia avait contrefait la marque @creat propriété de Régis H.,
– débouté ce dernier et la société Acreat de toutes leurs autres demandes,
– condamné la société Icodia aux dépens.

Régis H. et la société Acreat ont interjeté appel de ce jugement.

Ils demandent à la cour de :
– confirmer le jugement rendu le 4 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Rennes en ce qu’il a dit que la société Icodia a contrefait la marque @creat dont Régis H. est propriétaire ;
– réformer le jugement pour le surplus ;
– condamner la société Icodia à payer à Régis H., titulaire de la marque, une somme d’un montant de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ;
– condamner la société Icodia à payer à Régis H. et à la société Acreat, chacun, la somme de 23 000 € à titre de dommages-intérêts du fait des actes de concurrence déloyale ;
– condamner la société Icodia à payer aux concluants la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;
– la condamner aux dépens, de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du ncpc.

La société Icodia conclut ainsi :
– réformer le jugement du 4 janvier 2005, en ce qu’il a dit que la société Icodia avait contrefait la marque Acreat ;
– confirmer le jugement du 4 janvier 2005 pour le surplus ;
– subsidiairement, si la cour devait prononcer une condamnation à quelque titre que ce soit, limiter le montant des sommes à une valeur symbolique ;
– condamner solidairement la société Acreat et Régis H. aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société Icodia la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du ncpc.

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux dernières écritures des parties.

DISCUSSION

Considérant que les articles L 712-1, L 713-2 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle disposent :

Article L 712-1 :
« La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété.
L’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable ».

Article L 713-2 :
« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée ».

Article L 716-1 :
« L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 ».

Qu’en visant dans son assignation, l’article L 712-1 du code de la propriété intellectuelle, la société Acreat a donné pour cadre au litige la reproduction à l’identique, pour des services identiques ;

Que pourtant, les deux sociétés ne commercialisent pas des services identiques, la similarité entre leur activité n’étant pas certaine ;

Qu’au demeurant, il n’y a pas eu d’usage de la marque au sens de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle ni même reproduction ;

Que les services de la société Icodia ne sont pas ceux visés dans l’enregistrement de la marque ;

Que la société Acreat n’a pas utilisé d’autre fondement juridique que celui précisément visé dans le dispositif de son assignation, à savoir l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Qu’elle se borne à solliciter en appel la confirmation du jugement du chef de contrefaçon de marque ;

Considérant que dans un arrêt du 13 décembre 2005, la chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que la réservation d’un nom de domaine en soi, sans utilisation réelle de ce nom de domaine ne constitue pas un acte de contrefaçon (arrêt Soficar/Le tourisme moderne compagnie parisienne de tourisme, n° de pourvoi 04-10.143 Dalloz2006n°1 p.63-64 pièces n°18) ;

Que dans cette affaire, la société Compagnie parisienne de tourisme était titulaire de la marque Locatour, enregistrée sous plusieurs classes dont la classe 38 (service de télécommunication) ; que cette société était titulaire du nom de domaine www.locatour.fr ; que la société Soficar, spécialisée dans l’acquisition, la gestion, la cession de participation dans des sociétés, avait enregistré le nom de domaine www.locatour.com ;

Que la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui avait estimé que le simple fait qu’un nom de domaine reprenne la marque d’un tiers enregistrée en classe 38 était contrefaisant et générateur de confusion dans l’esprit du consommateur moyen ;

Que la Cour Suprême a expressément mentionné :
« Attendu qu’un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou par imitation une marque antérieure, peu important que celle-ci soit déposée en classe 38, pour désigner des services de communication télématique, que si les produits et services offerts sur ce site sont soit identiques, soit similaires à ceux visés pour l’enregistrement de la marque et de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public » ;

Qu’il n’était pas prouvé que le nom de domaine en litige ait été utilisé ; que la société Soficar l’avait enregistré, mais ne l’avait jamais exploité ;

Que tel est le cas en l’espèce ; que la marque Acreat a été enregistrée en classe 38 (service de télécommunication) ; que pour autant, la société Icodia a réservé le nom de domaine www.acreat.fr mais que des éléments du dossier il résulte que le site accessible par ce nom de domaine n’a jamais fait l’objet d’une exploitation technique et commerciale depuis son enregistrement ;

Que la société Acreat ne fait pas la preuve d’un usage contrefaisant de nature à entraîner un risque de confusion ;

Que dans l’arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2005, il apparaît clairement que la seule reprise par un tiers d’une marque déposée pour un nom de domaine internet n’est pas contrefaisant ; que la Cour Suprême précise que la contrefaçon ne peut être retenue même si le nom de domaine correspond à une des classes dans lesquelles la nature est enregistrée, en l’espèce la classe 38 et qu’elle exige que soit rapportée la preuve de la confusion dans l’esprit du public ;

Qu’à tort la société Acreat affirme que : « la simple reproduction est donc suffisante pour constituer une contrefaçon, sans qu’il soit nécessaire d’user de la marque produite » ;

Considérant que par ailleurs, la marque sur laquelle s’appuie la société Acreat est la marque :

@creat

dont la translittération est : acreat.

Que l’enregistrement du nom de domaine www.acreat.fr n’est pas un enregistrement à l’identique, car il y a une arobe (l’Inpi permet lors des recherches à l’identique de sélectionner le caractère arobe) ;

Que la cour d’appel de Caen a jugé dans un arrêt du 6 mars 2003 que si l’avis du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés assimilait l’un à l’autre la lettre a et l’arobase, ils ne constituaient pas de caractères typographiques identiques ;

Qu’à la lumière de la directive du 21 décembre 1988 (n°1989/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques), il a été jugé qu’en l’absence de reproduction à l’identique (de l’intégralité des éléments de la marque selon la même configuration et pour les mêmes produits), la contrefaçon ne peut être appréhendée que sous l’angle de l’imitation et de la démonstration d’un risque de confusion (CA Aix en Provence, 24 novembre 2000) ;

Que l’absence de similarité des activités est fréquemment retenue par les juridictions ;

Que l’arrêt de la Cjce du 20 mars 2003 (Affaire C-291/00 LTJ Diffusion SA/Sadas Vertbaudet SA) tranche en ce sens « qu’un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen » ;

Que dans le domaine générale de l’internet, un consommateur d’attention moyenne fait bien la différence entre le terme @creat et le terme acreat ;

Qu’à nul moment, la consultation faite par l’huissier en août 2004 ne permet de retenir qu’il y avait risque de confusion ;

Que l’arrêt du 13 décembre 2005 a tout lieu d’être appliqué ;

Considérant que les activités sont distinctes ;

Que la consultation des deux sites de la société Acreat permet de cerner son activité : la création de sites web (pour www.acreat.net), et la réalisation de logiciels (pour www.acreat.com), cette dernière activité étant manifestement la plus importante ;

Que quant à la société Icodia sa seule activité est d’héberger des sites web ;

Que les deux activités ne sont donc pas identiques ni même similaires ;

Que le seul fait que les deux sociétés Icodia et Acreat soient listées dans le même répertoire des pages jaunes (« création de sites, hébergement internet ») ne permet pas de prouver l’existence d’une activité similaire et concurrente ;

Que la classification des pages jaunes est sommaire ; qu’il n’existe pas de classification différenciée entre création de sites et hébergement internet ;

Que le terme est générique ; qu’il regroupe deux activités distinctes : celle de création de sites, c’est-à-dire l’activité d’Acreat, et celle d’hébergement internet, soit l’activité d’Icodia ;

Qu’en l’espèce, il apparaît que la société Acreat propose à ses clients, après création des sites, leur hébergement, mais qu’elle confie cette prestation à un sous traitant, la société OVH et qu’elle ne l’assure pas elle-même (voir pièces n°14 et 15) ;

Que la société Acreat prétend que les deux sociétés sont concurrentielles car des clients seraient « passés » d’une société à une autre ;

Que les clients ne sont pas « passés d’une société à l’autre » ; qu’ils ont commandé des services distincts à la société Icodia et à la société Acreat ;

Que pour Magfr.com, le nom de domaine a été enregistré par Icodia de la période du 19/01/2001 au 18/01/2003 ; que le client avait transféré son nom de domaine chez Namebay pour le mettre en vente ; que la société Icodia n’est plus en relation avec ce client depuis ;

Que Jpkconseil.com a été hébergé chez Icodia du 13/11/2001 au 12/11/2002 ;

Qu’après cette période, le nom de domaine a été transféré chez Namebay, sans savoir réellement qui était le commanditaire ; que, la société Acreat a refait le site internet de cette entreprise et a proposé un hébergement du site du client chez OVH ;

Que Bohuon-autrement.com a été hébergé chez Icodia du 12/09/2001 au 11/09/2003 ; que le client a souhaité le transfert de son domaine vers Namebay, car il désirait un nouveau site internet (chose que la société Icodia ne fait pas) ; que la société Acreat a récupéré l’ensemble selon le même principe que le cas Jpkconseil.com ;

Qu’il y a enregistrement de produits sous des classes distinctes ;

Que la marque vise les services :
Produits ou services désignés : – Conseils, informations ou renseignements d’affaires – Gestion de fichiers informatiques – Communications par terminaux d’ordinateur – Conception de logiciels – Location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données – Activités de recherche scientifique et industrielle.

Que la classification de Nice prévoit très expressément la création et l’entretien de sites web pour des tiers (classe 420199) qui est une classe distincte de l’hébergement de sites informatiques (sites web) (420200) ;

Que dès lors, ayant visé de manière très générale des activités qui ne sont pas celles de la société Icodia, la société Acreat ne peut pas soutenir qu’il y a eu contrefaçon ;

Qu’en fait, la société Acreat aurait dû viser l’activité de la classe 420090 (programmation pour ordinateur) et celle de 420199 (création et entretien de sites web pour les tiers) ;

Que la société Acreat prétend que l’hébergement de sites internet est visé par la mention : « location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données » ; que cette mention ne correspond pas à l’hébergement de sites internet ;

Que la société Acreat prétend aussi que : « la marque Acreat est protégée pour la classe 42 et par conséquent pour l’hébergement de sites informatiques » ;

Que l’indication des classes n’est pas suffisante pour protéger toutes les activités au sein de cette classe ;

Considérant qu’il y a absence d’usage de la marque Acreat ;

Qu’il est de jurisprudence constante que la contrefaçon suppose un usage de la marque ; que le simple enregistrement d’un nom de domaine même identique à une marque est un acte neutre en soi tant qu’il n’est pas accompagné de manœuvres telles une redirection vers un autre site (CA Paris 7 mai 2003, l’inventoriste) ; que les faits de la présent espèce ne sont pas comparables à ceux des espèces qui ont donné lieu aux deux décisions citées par la société Acreat : CA Paris 9 avril 2004 (M. R. exploitait un site accessible sous le nom de domaine www.allosvp.com similaire à la marque SVP), et TGI, ref Nanterre (et non Paris comme indiqué par erreur dans l’assignation de la société Acreat) du 28 juin 2004 (un exploitant de site pornographique avait réservé le nom www.michel-edouard-leclerc.fr et avait redirigé les internautes qui composaient cette adresse vers un site pornographique…) ;

Considérant que les faits constatés par l’huissier en dates des 19 et 27 août 2004 l’ont été après que la société Icodia eut signalé à la société Acreat l’enregistrement du nom de domaine www.acreat.fr ;

Que dans ce mail, adressé le 21 mai 2004, soit immédiatement après la création du nom de domaine par l’Afnic (association pour le nommage internet en coopération), la société Icodia propose : « Si vous souhaitez que nous supprimions de la zone FR ce nom de domaine, nous effectuerons l’opération sur simple demande » ;

Que ne s’étant pas opposé à cet enregistrement, n’ayant pas signalé qu’il souhaitait que ce nom de domaine soit supprimé ou transféré à son bénéfice, Régis H. a donc accepté qu’il reste en la possession de la société Icodia ;

Que dès lors, il y a eu autorisation au sens de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Que pour toutes ces raisons, aucune contrefaçon n’est constituée ;

Considérant que la société Acreat prétend qu’en réservant ce nom de domaine la société Icodia lui aurait porté un fort préjudice au titre de la concurrence déloyale ;

Que la société Acreat prétend que son principal concurrent sur la ville de Rennes serait… la société Icodia, mais que les deux sociétés n’exercent pas dans le même secteur d’activité ; que de plus, dans le secteur très général de la création des sites internet, et l’hébergement, la consultation des pages jaunes sur le 35 révèle… 93 inscriptions ;

Que la société Acreat prétend que le site www.acreat.fr renvoyait vers celui de la société Icodia mais qu’aucune redirection n’a jamais été mise en place ; que quant au lien hypertexte, qui permettait en cliquant sur la mention « domaine réservé » d’aboutir sur le site www.icodia.com, il n’a été actif que pendant cinq semaines au maximum (du 27 août 2004 au 6 octobre 2004) et qu’il était extrêmement discret ;

Qu’aucun client n’a jamais été détourné de la société Acreat vers la société Icodia ;

Que la société Acreat prétend que du 18 mai au 15 octobre 2004, 16 utilisateurs se sont connectés sur www.acreat.fr ; qu’aucune pièce n’est versée pour justifier de ce chiffre et que comme la société Acreat n’avait pas l’hébergement de ce nom de domaine, elle ne peut par définition connaître ce type d’informations ;

Que la société Acreat soutient qu’un client de la société Acreat représente 4000 € de CA HT ;

Que la société Acreat prétend qu’en procédant comme a pu le faire Icodia, elle l’a privé de 4000 x 16 = 64 000 € de chiffre d’affaires ;

Que cependant, à supposer qu’un internaute ait été détourné vers le site de la société Icodia par la réservation du nom de domaine de la société Acreat, il faudrait encore que la société Icodia ait conclu avec ce client ;

Qu’admettre le raisonnement de la société Acreat revient à dire que tous les clients qui se connectent sur le site internet d’une société vont conclure un contrat avec elle ;

Que la société Acreat ne justifie d’aucun trouble commercial ;

Qu’enfin, seule la marge brute peut être réclamée sur une perte de chiffre d’affaires ;

Que toute prétention au titre de la concurrence déloyale doit donc être écartée car le site accessible par le nom de domaine www.acreat.fr n’a jamais été actif ;

Considérant qu’il convient dès lors de réformer le jugement déféré seulement en ce qu’il a dit que la société Icodia avait contrefait la marque Acreat et de le confirmer pour le surplus ;

Que Régis H. et la société Acreat, qui succombent principalement, se verront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du ncpc et condamnés aux entiers dépens ;

Que l’équité commande d’allouer à la société Icodia une somme de 3000 € en compensation de ses frais non répétibles de procédure ;

DECISION

. Rejette toute prétention autre ou contraire.

La cour : M. Yves Le Guillanton (président), Mmes Rosine Nivelle et Françoise Cocchiello (conseillers)

Avocats : Me Massart, Me Bernard Lamon