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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 13 juillet 2007

Sunshine / OVH, Afnic

e-commerce - marques

PROCEDURE

Vu l’assignation délivrée le 25 juin 2007 par la société en nom collectif Sunshine, suivant laquelle il est demandé en référé de :

Vu le dépôt de la marque « Sunshine » sous le n° 013 112 371 en date du 19 juillet 2001,

Vu l’article 809 du ncpc, l’article R 20-44-45 du code des postes et des communications électroniques,
– ordonner le transfert de l’enregistrement du nom de domaine « sunshine.fr » au bénéfice de la société Sunshine,
– dire que la décision à intervenir sera opposable à l’Association française pour le nommage internet en coopération (Afnic),
– condamner André D. et la société OVH au paiement des dépens ;

Vu les conclusions de André D., qui demande au visa de l’article 809 du ncpc, des articles R 20-44-45 du code des postes et télécommunications électroniques et L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, de :
– débouter la société Sunshine de toutes ses demandes, fins et prétentions, et de la condamner à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc et au paiement des dépens ;

Vu les conclusions de la société OVH, qui demande au visa de l’article R 20-44-49 du code des postes et des télécommunications électroniques et des conditions générales d’enregistrement, de renouvellement et de transfert de la société OVH, de :
– débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes et prétentions à son encontre,
– la condamner à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc et au paiement des dépens ;

Vu les conclusions de l’Afnic, qui demande en substance de :

A titre principal,
– prendre acte que l’Afnic s’en rapporte à justice concernant la demande de la société Sunshine portant sur le transfert de l’enregistrement du nom de domaine sunshine.fr à son bénéfice,
– dire et juger que le transfert du nom de domaine ne saurait présenter un coût pour l’Afnic,

En conséquence,
– ordonner à la société Sunshine de consentir à la charte précitée et de satisfaire à ses exigences dans un délai de 30 jours suivant la transmission éventuelle du nom de domaine sunshine.fr, et à défaut, autoriser l’Afnic, sans que sa responsabilité puisse être engagée à quelque titre que ce soit, à bloquer le nom de domaine sunshine.fr pendant une période de 30 jours, et à défaut pour le demandeur de s’être mis en conformité avec les termes de la charte, à supprimer le nom de domaine sunshine.fr,

A titre reconventionnel,
– dire et juger que la présente procédure est abusive, et condamner la société Sunshine à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts,

Dans tous les cas,
– condamner la société Sunshine à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc et au paiement des dépens.

FAITS

La société Sunshine, immatriculée à Paris sous le n° RCS n° 542 047 873, précise avoir déposé le 19 juillet 2001 à l’Inpi la marque « Sunshine » sous le n°013 112 371 pour la classe 25.

Elle relève que la société OVH a réservé le nom de domaine « sunshine.fr » au bénéfice de André D., et par courrier en date du 7 mai 2007 son conseil lui a adressé une mise en demeure d’avoir à procéder au transfert du nom de domaine en question à son bénéfice, invoquant la violation des dispositions de l’article R 20-44-45 du code des postes et des télécommunications électroniques, et l’existence d’un comportement constitutif d’un trouble manifestement illicite.

Elle adressait le même jour, à l’Afnic un courrier sollicitant le transfert de la propriété du nom de domaine « sunshine.fr ». Par courrier en date du 14 mai 2007, la société OVH se prévalant des dispositions de l’article R 20-44-45 du code des postes et des télécommunications électroniques se refusait à accéder à sa demande au motif qu’elle ne pouvait en l’état contester l’existence ou l’absence de droit ou d’intérêt légitime de son client à faire valoir sur le nom « Sunshine » ainsi que sa bonne foi dans le dépôt du nom de domaine, l’invitant à entrer en contact avec lui ; l’Afnic faisait valoir de son coté aux termes d’un courrier en date du 25 mai 2007 qu’assurant les fonctions de registre des noms de domaine, l’administration et la gestion de la zone de nommage considérée, elle ne pouvait en vertu du principe de neutralité intervenir pour régler un litige relatif à tel ou tel nom de domaine, ni même se substituer à l’autorité judiciaire pour se prononcer sur le bien fondé d’un tel différend.

Du point de vue de la demanderesse, il résulte des articles R 20-44-45 et R 20-44-49 du code des postes et des télécommunications électroniques le fait que André D., pas plus que la société OVH qui devait s’assurer de la régularité de la réservation, ne pouvaient porter atteinte à ses droits en réservant de manière irrégulière et manifestement illicite ce nom, portant ainsi atteinte aux droits d’une marque antérieure déposée.

La société OVH qui ne justifie d’aucun droit ou intérêt antérieur du tiers réservataire ni n’invoquer d’ailleurs aucun contrôle à cet égard, se devait à son sens de refuser une réservation contraire à la réglementation en vigueur et aux droits de la société Sunshine sur la marque, et à tout le moins de procéder au transfert du nom de domaine « sunshine.fr » après avoir été mise en demeure.

André D. précise qu’il est gérant de la société Sunshine Productions, pour le compte de laquelle il a réservé le nom de domaine « sunshine.fr » le 7 avril 2005.

Il oppose à l’application de l’article 809 du ncpc l’existence d’une contestation sérieuse, faisant valoir que la demanderesse ne démontre pas qu’elle dispose d’un droit de propriété intellectuelle exclusif, et que la marque peut être considérée comme frappée de déchéance.

La marque enregistrée dans une seule classe numérotée 25 ne présenterait pas de caractère notoire, et concernerait un domaine très précis d’activité, sans risque de confusion avec l’activité exercée par la société Sunshine Productions, soit la photographie ; il fait valoir enfin sa bonne foi.

La société OVH rappelle qu’elle se définit en l’espèce comme un bureau d’enregistrement, soit, ainsi que le précise l’article R 20-44-34 du code des postes et des télécommunications électroniques, une personne morale « qui dans le cadre de(s) contrat(s) conclu(s) avec un office d’enregistrement fourni(sse)t des services d’enregistrement de noms de domaine ».

Elle soutient avoir respecté ses obligations, pour avoir invité la société Sunshine à prendre contact avec le titulaire du nom de domaine, et rappelé l’existence de procédures alternatives de règlement des litiges en la matière.

Elle fait valoir qu’il ne lui appartient pas, en lieu et place de l’autorité judiciaire ou de l’office d’enregistrement, d’apprécier le caractère légitime du droit sur le terme « Sunshine », s’agissant d’une marque semi figurative n’ayant pas de caractère notoire, et déposée pour un domaine d’activité très ciblé, la preuve d’une quelconque confusion n’étant pas démontrée.

Elle souligne le fait que suivant l’article R 20-44-49 du code cité plus haut, l’obligation de bloquer, supprimer ou transférer les noms de domaine litigieux pèse sur les offices d’enregistrement, en charge de l’attribution et de la gestion de ceux-ci, et non sur les bureaux.

Elle rappelle enfin qu’elle s’engage dans ses conditions générales à exécuter toute décision de justice exécutoire en la matière, pour souligner qu’il était inutile de l’assigner.

L’Afnic qui s’en rapporte à titre principal à justice sur la demande de transfert du nom de domaine sunshine.fr tout en demandant de dire que le coût éventuel du transfert ne saurait être mis à sa charge, fait également valoir pour l’essentiel l’inutilité de cette démarche contentieuse à son égard, eu égard aux termes de sa charte dont elle demande l’application en cas de transfert.

DISCUSSION

Attendu qu’aux termes de l’article 809 du ncpc, il peut toujours être prescrit en référé, même en cas de constatation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Qu’aux termes des dispositions de l’article R 20-44-45 du code des postes et des télécommunications électroniques, « un nom identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour un nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom de domaine et agit de bonne foi » ;

Qu’il convient de relever que la société Sunshine n’entend pas se placer sur le terrain de l’action en contrefaçon de marque, sanctionnant les atteintes au droit de la marque telles que prévues par le code de la propriété intellectuelle ;

Que sa demande tend à faire considérer que par la seule application des dispositions rappelées plus haut de l’article R 20-44-45 il suffit de constater l’identité, ou à tout le moins le risque de confusion, existant entre le nom de domaine que André D. a choisi d’enregistrer le 7 avril 2005, et celui au titre duquel la société Sunshine invoque le droit à protection de la marque déposée le 19 juillet 2001 ;

Qu’ainsi, il n’importerait que le nom de domaine soit utilisé pour les besoins d’une activité, la photographie, différente de la spécialité pour laquelle la marque a été enregistrée par la société Sunshine, soit la classe 25 – les produits désignés étant les vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles – dont l’objet est la vente au détail de prêt à porter féminin ;

Attendu qu’il convient de relever que le décret en Conseil d’Etat n°2007-162 du 6 février 2007 emporte expressément, suivant son titre, modification du code des postes et des télécommunications électroniques et notamment de son article L 45, mais aussi du code de la propriété intellectuelle ;

Que l’article L 45, dont le décret a pour objet de prévoir les conditions d’application, précise en son deuxième alinéa que les noms de domaine sont attribués et gérés par les organismes qui l’assurent « dans l’intérêt général, suivant des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle » ;

Que pour autant, alors que ce décret poursuit de toute évidence l’objectif de prévenir les comportements abusifs constatés dans la réservation et l’enregistrement des noms de domaine, André D. ne peut se voir privé, aux termes exprès de l’article R 20-44-45, de la possibilité d’invoquer un droit ou un intérêt légitime, ou de faire valoir qu’il a agi de bonne foi ;

Qu’il n’apparaît donc nullement avec la force de l’évidence s’imposant à cette juridiction qui a vocation à prendre des mesures à caractère provisoire, que les dispositions de l’article R 20-44-45 puissent être de nature à écarter les limites que comportent les règles du code de la propriété intellectuelle, comme la déchéance encourue en cas de défaut d’usage de la marque ;

Que André D. a choisi le nom « Sunshine » pour identifier le site internet exploité par la société Sunshine Productions dont il est le gérant ; que ses statuts ont été enregistrés le 16 mai 2005, son immatriculation effectuée le 22 juin 2005, de sorte que c’est manifestement pour le bénéfice de celle-ci qu’il a procédé à sa réservation le 7 avril 2005 ; que la marque enregistrée par la société Sunshine, semi figurative, est constituée du terme « Sunshine », suivant une calligraphie originale, la lettre « i » surmontée d’un point entouré de rayons pour figurer le soleil, terme lui-même surmonté coté gauche d’un visage de femme, faisant référence au type de clientèle visée ;

Attendu en réalité qu’il appartiendra à la juridiction le cas échéant saisie au fond d’apprécier si l’identité ou le risque de confusion évoqués par le texte visé par la demanderesse entre le nom de domaine et celui au titre duquel la marque est protégée, s’entendent ou non abstraction faite des limites posées par les dispositions du code de la propriété intellectuelle comme du droit communautaire ;

Qu’en l’espèce, il peut être observé que la réservation du nom de domaine litigieux est intervenue à une date très antérieure à la promulgation du décret invoqué ; qu’il est fait état par André D. de nombreuses marques enregistrées sous le nom de « Sunshine », terme courant de la langue anglaise, seul ou associé ; que l’activité exercée par la société Sunshine Productions est essentiellement différente de celle exercée par la société Sunshine, société de création ancienne qui ne fait pas état du moindre préjudice ;

Attendu en définitive que le trouble supposant l’application de l’article 809 du ncpc n’apparaît pas manifestement illicite ; qu’il n’est pas d’autre part invoqué de dommage susceptible de survenir de manière imminente ;

Qu’il y a donc lieu à référé ;

Qu’il appartiendra dès lors à la société en non collectif Sunshine de se pourvoir si elle l’estime opportun devant la juridiction de fond ;

Sur les demandes à l’égard de la société OVH

Que suivant l’article R 20-44-49 du code des postes et des télécommunications électroniques, les offices sont tenus de bloquer, supprimer ou transférer, selon le cas, les noms de domaine lorsqu’ils constatent qu’un enregistrement a été effectué en violation des règles prévues par le décret cité plus haut ;

Qu’en revanche, le bureau d’enregistrement, catégorie à laquelle appartient la société OVH, s’engage contractuellement envers l’office, aux termes de l’article R 20-44-50, à se conformer aux principes d’intérêt général fixés à l’article L 45 § 2 et au paragraphe 2 de la section du décret, soit en particulier à l’article R 20-44-45 ;

Que la société OVH oppose le fait qu’elle a invité la demanderesse à s’adresser au titulaire du nom de domaine, lui opposant l’impossibilité en l’état du dossier d’apprécier l’existence d’un droit ou intérêt légitime de celui-ci, comme sa bonne foi ;

Que les demandes à son égard sont par conséquent sans objet au regard des motifs qui précèdent ;

Sur l’intervention de l’Afnic

Attendu que celle-ci s’en étant rapportée à notre appréciation, il convient de relever que la société demanderesse se bornait à demander que cette décision lui soit opposable ;

Que les demandes de l’Afnic relatives au coût du transfert envisagé et à l’adhésion demandée à la charte, compte tenu du sens de la décision, s’avèrent sans objet, la question incidemment relevée dans les motifs de ses écritures relatives à l’application à son égard du décret n°2007-162 du 6 février 2007 n’ayant lieu d’être envisagée ;

Que si l’utilité de la mise en cause de l’Afnic peut être sujette à discussion, eu égare aux conditions générales de la Charte de nommage en date du 15 janvier 2007, et notamment aux articles 23 et 24, il ne peut être conclu pour autant à un abus dans l’exercice du droit de la société Sunshine à agir au regard des motifs qui précèdent ;

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu’il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à André D. la charge de ses frais irrépétibles ; qu’en revanche, il apparaîtrait inéquitable de laisser à la société OVH et à l’Afnic la charge de ceux-ci ;

Que la société Sunshine sera condamnée à leur verser à ce titre la somme à chacune de 800 € ;

Que les dépens seront laissés à sa charge.

DECISION

. Laissons les dépens à la charge de la société Sunshine.

Le tribunal : M. Emmanuel Binoche (président)

Avocats : Me Stéphane Levi, Me Blandine Poidevin, Me Alain Bensoussan, Me Alexandre Bouthier