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Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Marques

vendredi 22 novembre 2013
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Cour d’appel de Paris Pôle 1 – Chambre 2 Arrêt du 19 septembre 2013

Hervé L., Ton-marquage.com, Franchise air soft / Kader B.

concurrence déloyale - concurrent - contrefaçon - différences - faute - identité des produits - marque communautaire - marque complexe - nom de domaine - similitude - vente en ligne

FAITS

La société Ton-marquage.com, créée en octobre 2005, commercialise des répliques d’armes utilisées dans des activités de jeu dénommées airsoft.

Elle exploite deux points de vente, l’un à Reims, l’autre à B. Robert, et un site de vente en ligne à l’adresse shop-gun.fr, dont est titulaire son dirigeant M. Hervé L.

Elle est titulaire des marques suivantes :
– La marque française semi-figurative en couleurs « Shop Gun » déposée le 5 janvier 2010 sous le n°3 202 767 dans les classes 13, 28 et 38,
– La marque communautaire semi-figurative « Shop Gun » déposée le 10 novembre 2011 sous le n° 10 407 534 pour désigner les produits et services des classes 13, 28 et 35.

Depuis 2011, elle développe un réseau de franchise par le biais de la société Franchise air soft, laquelle bénéficie d’une licence d’utilisation des « marques Shop Gun ».

A la fin de l’année 2011, elle a découvert l’existence du site airshop-gun.com, dont l’activité est la distribution de produits airsoft strictement identique à la sienne.

Par lettre recommandée du 6 décembre 2011, la société Ton-marquage.com a mis en demeure M. Kader B., titulaire du nom de domaine, de cesser l’exploitation de son site internet s’inspirant de la marque Shop Gun et de cesser toute utilisation de ce signe.

Par acte du 6 mai 2012, la société Ton-marquage.com, la société Franchise air soft et M. Hervé L. ont fait assigner en référé M. Kader B. aux fins de voir constater que ce dernier avait commis des actes de contrefaçon de la marque Shop Gun, d’ordonner la cessation immédiate de l’utilisation du signe AirShop Gun, de l’utilisation du nom de domaine airshopgun.com et de l’activité du site sous ce nom et avec ces caractéristiques, et de le voir condamner à payer à titre provisionnel la somme de 30 000 € au titre de la contrefaçon et 20 000 € au titre de la concurrence déloyale, à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance contradictoire du 26 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
– déclaré la société Ton-marquage.com irrecevable à agir sur le fondement de la marque communautaire semi-figurative « Shop Gun » déposée le 10 novembre 2011 sous le numéro 10 407 534 qui n’a pas encore été délivré par l’Ohmi,
– dit que la vraisemblance de la contrefaçon de la marque française semi-figurative en couleurs « Shop Gun » déposée le 5 janvier 2010 sous le n°3 202 767 dans les classes 13, 28 et 38 alléguée par la société Ton-marquage.com n’est pas établie,
– débouté cette dernière de ses demandes fondées sur la contrefaçon de sa marque française semi-figurative en couleurs « Shop Gun » n°3 202 767,
– débouté M. Hervé L., la société Ton-marquage.com et la société Franchise air soft de leur demande en concurrence déloyale,
– débouté M. Kader B. de sa demande en concurrence déloyale et de toutes ses demandes subséquentes de provision et de transfert de nom de domaine,
– condamné in solidum la société Ton-marquage.com, la société Franchise air soft et M. Hervé L. à payer à M. Kader B. la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– condamné in solidum la société Ton-marquage.com, la société Franchise air soft et M. Hervé L. aux dépens de la présente instance.

La société Ton-marquage.com, la société Franchise air soft et M. Hervé L. ont interjeté appel de cette décision le 24 septembre 2012.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES APPELANTS

Par dernières conclusions n°2 du 11 juin 2013, auxquelles il convient de se reporter, la société Ton-marquage.com, la société Franchise air soft et M. Hervé L., après avoir rappelé les textes et jurisprudences, font valoir :

Sur la marque française,
– que la décision du premier juge procède d’une analyse erronée et contradictoire,
– que M. Kader B. exploite le signe Airshop-gun et le nom de domaine www.airshop-gun.com pour l’exercice d’une activité strictement identique à celle du réseau Shop Gun, à savoir le commerce de produits d’airsoft,
– qu’au plan phonétique, ces signes postérieurs reprennent la marque antérieure Shop Gun dans son intégralité, à laquelle s’ajoute le préfixe « air », lequel est peu perceptible et insuffisant à permettre une différenciation suffisante entre les signes,
– qu’au plan conceptuel et intellectuel, les deux signes sont similaires car ils sont tous les deux composés d’un néologisme formé de deux mots anglais détachés l’un de l’autre, « shop » et « gun »,
– que la marque « Shop Gun » présente un caractère distinctif et non descriptif, comme retenu par le premier juge, aux termes d’une motivation empreinte d’une contradiction majeure puisqu’il a admis la « faible distinctivité », notion inopérante, pas un seul dictionnaire français, qu’il soit courant ou argotique, ne référençant par ailleurs cette expression,
– que ce juge a encore retenu à tort que les termes constituant la marque « Shop Gun » étaient « nécessaires à l’exploitation de l’activité », alors que le caractère nécessaire d’une marque découle du fait que le consommateur d’attention moyenne doit, pour désigner dans la vie courante les produits et services qu’elle vise, en faire usage, à l‘exclusion de tout autre terme ou expression, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
– que la partie verbale de la marque revêt un caractère primordial, et est parfaitement distinctive, de sorte que la reprise in extenso de cette seule partie verbale constitue à elle seule une contrefaçon incontestable,

Sur la marque communautaire,
– qu’ils établissent avec certitude la délivrance de ladite marque,

Subsidiairement, sur la concurrence déloyale à l’encontre de la société Ton-marquage.com,
– qu’outre le fait qu’il exploite signe contrefaisant « Air shop gun», M. B. exerce son activité au travers du nom de domaine wwwairshop-gun.com, lequel constitue une imitation du nom de domaine wwwshop-gun.fr exploité par la société Ton-marquage.com,
– qu’ils démontrent la recherche de confusion et l’intention frauduleuse,
– qu’en reproduisant la marque « Shop Gun » dans son propre nom de domaine et sur son site internet, M. B. capte la clientèle des sociétés Ton-marquage.com et Franchise air soft, et tire un profit substantiel des investissements importants réalisés par la société Ton-marquage.com, sans bourse délier,
– qu’ils rappellent le fondement des sanctions demandées et répondent aux demandes de M. B.

Ils demandent à la cour :
– d’infirmer l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’elle a expressément admis le caractère descriptif de la marque « Shop Gun » et en ce qu’elle a débouté M. Kader B. de sa demande en concurrence déloyale et de toutes ses demandes subséquentes de provision et de transfert de nom de domaine,
– de déclarer recevables et bien fondés les appelants en toutes leurs prétentions,
– de prendre acte de la reconnaissance explicite par le premier juge du caractère distinctif de la marque « Shop Gun »,
– de dire que M. Kader B. a commis et commet le délit de contrefaçon de marque prévu et sanctionné par les dispositions des articles L.713-2 et suivants et L.716-1 du code de la propriété intellectuelle,

En conséquence, s’agissant de la société Ton-marquage.com,
– au titre de la contrefaçon, d’ordonner la cessation à compter de la signification de l’assignation, sous astreinte de 500 € par jour de retard, par marque et par infraction constatée, de toute utilisation du signe Airshop-gun, de l’expression « airshop-gun » quelle que soit son orthographe et plus généralement de tous autres signes constituant une contrefaçon de la marque Shop Gun, à quelque titre que ce soit et notamment à titre de nom de domaine internet,
– de condamner M. B. à payer à la société Ton-marquage.com la somme provisionnelle de 30 000 € au titre de la contrefaçon,
– subsidiairement, au titre de la concurrence déloyale, d’ordonner la cessation à compter de la signification de l’assignation, sous astreinte de 1000 € par jour de retard et par infraction constatée, de toute utilisation du signe « Air Shop Gun », notamment au travers du nom de domaine « airshop-guri.com » et/ou de tout autre signe ou nom de domaine pouvant rappeler le signe « Shop Gun » et le nom de domaine « shop-gun.fr » dont elle est exploitante,
– de condamner M. B. à payer à la société Ton-marquage.com la somme de 30 000 € au titre des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,

S’agissant de la société Franchise air soft,
– de condamner M. B. à payer à la société Franchise air soft la somme de 15 000 € à valoir sur son préjudice,

En tout état de cause,
– d’ordonner la cessation à compter de la signification de l’assignation, sous astreinte de 1000 € par jour de retard et par infraction constatée, de toute utilisation du nom de domaine « airshop-gun.com » et/ou de tout autre nom de domaine pouvant rappeler le nom de domaine « shop-gun.fr » dont M. Hervé L. est titulaire,
– d’ordonner, aux frais exclusifs de l’intimé, le transfert du nom de domaine http://www.airshop-gun.com entre les mains de M. Hervé L., sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard, courant du jour de la signification de l’assignation,
– de condamner l’intimé à payer à chacun des appelants la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de le condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître L., avocat aux offres de droit

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE M. B.

Par dernières conclusions n°2 du 14 juin 2013, auxquelles il convient de se reporter, M. Kader B. fait valoir :

Sur l’action principale en contrefaçon,
– que, sur la marque nationale Shop Gun, il doit être rappelé que la marque doit être appréciée dans son intégralité, à savoir le texte en lui-même ainsi que son logo, dessin ou modèle, que les appelants ne démontrent aucune ressemblance entre les marques susceptibles de fonder leur action en contrefaçon, et qu’à supposer l’existence d’une identité entre les produits ou services désignés par le nom de domaine et la marque, convient également de caractériser une stricte identité entre le nom de domaine et la marque, ce qui n’est pas le cas, pas plus qu’il n’existe de ressemblance ou confusion possible entre la marque revendiquée et le nom de domaine dont il est titulaire, que ce soit sur un plan phonétique ou sur un plan conceptuel et intellectuel, ou sur un plan visuel,
– que, sur la marque communautaire Shop Gun, était détenteur du nom de domaine www.airshop-gun.com antérieurement à l’enregistrement de ladite marque,

Sur l’action subsidiaire en concurrence déloyale ou parasitaire,
– que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et que si les sociétés des parties en litige sont effectivement en concurrence, celle-ci ne présente aucun caractère fautif, la seule utilisation des termes Shop Gun dans le nom de domaine www.airshop-gun.com ne pouvant créer une confusion dans l’esprit du consommateur,

Sur la demande de rejet des débats des procès-verbaux de constat d’huissier de justice,
– que les huissiers de justice mandatés par lui ont parfaitement respecté les règles de procédures techniques permettant d’assurer la fiabilité des constatations,

Sur son appel incident,
– que postérieurement à l’assignation introductive de la présente instance, les demandeurs originaires ont créé deux noms de domaines reprenant à l’identique l’intitulé du sien, à l’exception de son extension (www.airshop-gun.net et www.airshop-gun.fr), que cette création est source de confusion dans l’esprit du consommateur, et qu’il s’agit là de concurrence déloyale et parasitaire.

Il demande à la cour :
– de déclarer mal fondés la société Ton-marquage.com, la société Franchise air soft et M. Hervé L. en leur appel,
– de débouter la société Ton-marquage.com, la société Franchise air soft et M. Hervé L. de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– de débouter la société Ton-marquage.com, la société Franchise air soft et M. Hervé L. de leur demande de rejet des débats des pièces 22 et 23 communiquées par lui,
– de confirmer le jugement dont appel en ses dispositions ayant débouté la société Ton-marquage.com, la société Franchise air soft et M. Hervé L. de l’ensemble de leurs demandes,
– de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, et statuant à nouveau,
– d’ordonner à son profit le transfert des noms de domaines www.airshop-gun.fr et www.airshop-gun.net,
– de déclarer opposable sur ce point la décision à intervenir à I’Afnic,
– de condamner la société Ton-marquage.com à lui payer une somme de
50 000 € à titre de dommages et intérêts,
– de condamner la société Franchise air soft à lui payer une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,
– de condamner M. Hervé L. à lui payer une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,
– de condamner solidairement et à défaut in solidum la société Ton-marquage.com, la société Franchise air soft et M. Hervé L. à lui payer une somme de 5000 € sur le fondement de l’appel abusifs
– de condamner solidairement et à défaut in solidum la société Ton-marquage.com, la société Franchise air soft et M. Hervé L. à lui payer une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner solidairement et à défaut in solidum la société Ton-marquage.com, la société Franchise air soft et M. Hervé L. à supporter les entiers dépens,
– de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Considérant que selon l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle,

« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction cive compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…).

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qui est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. » ;

Sur la demande de rejet de pièces

Considérant que les appelantes ne demandent pas, dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, lie la cour, d’écarter des pièces des débats ; qui n’y a lieu à rejet des pièces n°22 et 23 visées dans les motifs de leurs conclusions ;

Sur la contrefaçon de la marque communautaire

Considérant que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes fondées sur la marque communautaire semi-figurative « Shop Gun » déposée le 10 novembre 2011 sous le n° 10 407 534, au motif qu’à l’audience, apparaissait que cette marque avait bien été déposée mais n’était pas encore délivrée ;

Que devant la cour, les appelants prétendent à l’existence d’une contrefaçon portant sur la marque communautaire en produisant le certificat de délivrance de ladite marque ;

Considérant, cependant, que le titulaire d’un nom de domaine peut invoquer l’antériorité de son signe distinctif face à des dépôts postérieurs de marque communautaire ayant fait l’objet d’une publication ;

Que M. Kader B. prouve, par les pièces versées aux débats, être détenteur du nom de domaine www.airshop-gun.com depuis le 20 septembre 2010, tandis qu’il résulte du certificat de délivrance de la marque communautaire revendiquée par les appelants que celle-ci n’a été enregistrée que le 13 avril 2012 ;

Que les demandes formées au titre de la contrefaçon de marque communautaire seront, par conséquent, rejetées ;

Sur la contrefaçon de la marque française

Considérant qu’il n’est pas contesté que M Kader B. exploite un site internet à l’adresse airshop-gun.com, qui offre au public des accessoires pour l’activité dite d’airsoft, et que les produits qu’il commercialise sous ce signe sont identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque dont la protection est revendiquée par les appelants, les entreprises exploitées par les parties en litige étant directement concurrentes ;

Considérant que l’activité dénommée « airsoft » est, comme l’a justement observé le premier juge, connue sous ce nom, même en France, comme consistant à simuler des actes de guerre, et que ce terme sert à désigner des produits et accessoires vendus pour réaliser cette activité ;

Considérant qu’après avoir relevé que les signes opposés n’étaient pas « airsoft » mais « airshop-gun » et « shop-gun », le premier juge a procédé à l’examen de la marque, en son entier, de la société Ton-marquage.com, et souligné son caractère complexe ;

Qu’il a ainsi retenu, par des motifs que la cour adopte, que cette marque est une marque semi-figurative en couleurs, constituée du terme Shop, écrit en biais dans des caractères de style « B.D », et sur lequel est mentionné le terme Gun, dans les mêmes caractères mais sur une ligne horizontale ; que le mot Shop est écrit en jaune souligné de marron, le mot Gun en gris souligné de marron ; que des éclaboussures entourent le P de Shop et coulent sous les lettres de Gun ;

Que d’un point de vue visuel, les deux signes airshop-gun et shop-gun ont 7 lettres en commun, les 7 dernières, mais que les lettres d’attaque sont complètement différentes, AIR dans le premier cas, et SHOP dans le second ; que de plus, le signe de M. B. est uniquement verbal, tandis que celui de la société Ton-marquage.com est figuratif et même complexe, de sorte qu’ils ne présentent aucune ressemblance évidente ;

Que pas davantage, une telle ressemblance n’est établie d’un point de vue phonétique, le signe litigieux commençant par une syllabe différente, sur laquelle l’accent est mis dans la prononciation ;

Que d’un point de vue intellectuel, si le premier juge a exactement retenu que les deux signes renvoyaient à la même idée, à savoir une boutique vendant des armes puisque même un internaute d’attention moyenne comprend que shop veut dire boutique et gun arme, il est tout aussi vrai que ces signes, et donc celui de la société Ton-marquage.com, sont descriptifs ;

Que preuve en est la liste des différents noms de domaine, pour la vente en ligne de produits airsoft, révélant l’utilisation courante des termes « Shop » et « Gun » (pièce 16 intimé : gunshoplille.com ; www.tIgunshop.com ; www.Iadygunshop.com ; www.warsoft.fr!airsoft-magasin/magasin-airsoft-gun-54-shop-gun.html) ;

Considérant que constitue un risque de confusion, le fait que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ;

Que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite au vu notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Considérant que la marque complexe doit être analysée en son entier et qu’en l’espèce, la marque Shop Gun n’acquiert sa distinctivité que de la combinaison des termes shop gun qui contrairement aux allégations des appelants ne sont pas en eux-mêmes distinctifs en ce qu’ils sont la désignation nécessaire du produit ou du service ;

Considérant encore que si la marque française Shop Gun et le signe airshop-gun sont proches et renvoient à la même idée, la comparaison de l’impression d’ensemble produite par les deux signes exclut tout risque de confusion dès lors qu’au-delà de la présence d’ déments verbaux communs, ils présentent des différences visuelles et phonétiques de sorte qu’aucune confusion dans la provenance des produits ne peut être faite par un consommateur moyen de la catégorie de produits concernée ;

Considérant qui s’ensuit que la vraisemblance de la contrefaçon n’est pas suffisamment établie et que l’ordonnance déférée doit être confirmée ;

Sur la concurrence déloyale

Considérant que l’existence d’une situation de concurrence directe et effective entre les entreprises en cause n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale ou parasitaire qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice ;

Considérant que les appelants reprochent à M. B. des actes de concurrence déloyale consistant à reprendre « in extenso » dans son propre nom de domaine celui exploité parla société Ton-marquage.com, et ce, d’une part, pour accentuer la confusion et, d’autre part, pour bénéficier des efforts de référencement sur internet du titulaire du nom de domaine copié ;

Considérant, cependant, ainsi qui a été dit, que les termes utilisés par l’intimé sont descriptifs de son activité et ne créent pas à eux seuls de confusion dans l’esprit de la clientèle ;

Qu’aucun acte fautif, de comportement déloyal ou parasitisme, ne peut être relevé à l’encontre de M. B., et que le préjudice invoqué, qui serait constitué par « un profit substantiel des investissements importants réalisés par la société Ton-marquage.com pour l’implantation et le développement de son réseau dans le secteur de l’airsoft », n’est pas davantage démontré ;

Que l’ordonnance entreprise sera également confirmée sur ce point ;

Sur l’appel incident

Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que M. Hervé L. a réservé les noms de domaine airshop-gun.net et airshop-gun.fr, qui sont des reprises à l’identique du nom de domaine de M. Kader B. ;

Que si ces faits sont fautifs. M. B. n’établit pas plus devant la cour que devant le premier juge l’exploitation de ces noms de domaine, ou le fait que la seule création de ces sites lui aurait causé un préjudice, par la confusion engendrée dans l’esprit de ses clients ;

Qu’en outre, le premier luge a observé à bon droit qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner le transfert d’un nom de domaine ;

Que dès lors, les demandes de l’intimé tendant au transfert à son profit des noms de domaine airshop-gun.net et airshop-gun.fr et à une réparation à titre provisionnel seront rejetées ;

Que l’ordonnance sera, par conséquent, confirmée en toutes ses dispositions, sauf à dire que les demandes au titre de la marque communautaire sont recevables mais mal fondées ;

Considérant qu’il n’est pas démontré que les appelants fait un usage abusif de leur droit à l’exercice d’un recours ; que de même, l’intimé ne justifie d’aucun préjudice spécifique que lui aurait occasionné la présente procédure ; que sa demande sur le fondement de l’appel abusif sera rejetée ;

DÉCISION

Par ces motifs,

. Dit n’y avoir lieu à rejet de pièces des débats,

. Confirme l’ordonnance entreprise, sauf à dire que les demandes au titre de la marque communautaire sont recevables mais mal fondées,

. Rejette les demandes formées au titre de la marque communautaire,

Y ajoutant,

. Rejette les demandes formées par les appelants,

. Rejette les demandes formées au titre de l’appel incident et de l’appel abusif,

. Condamne in solidum la société Ton-marquage.com, la société Franchise air soft et M. Hervé L. à payer à M. Kader B. la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

. Condamne in solidum la société Ton-marquage.com, la société Franchise air soft et M. Hervé L. aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La cour : Mme Evelyne Louys (présidente), Mmes Michèle Graff-Daudret et Maryse Lesault (conseillères)

Avocats : Me Anne-Marie Maupas Oudinot, SCP Fisselier

Source : www.inpi.fr

 
 

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