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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 17 février 2009

Ecosolaire / TotalGaz

marques

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte confirmatif de cession du 14 décembre 2006 inscrit au Registre National des Marques le 15 décembre 2006, les sociétés Serelio et Ecosolaire ont déclaré conjointement que la cession du fonds de commerce tel que désigné à l’article 1 de l’acte de cession signé entre les parties le 2 mai 2002 inclut la cession de la marque française Ecosolaire n° 1.514.802 déposée le 23 juillet 1979 et renouvelée les 16 février 1989 et 30 septembre 1998, et enregistrée en classes 9, 11, 12, 37, 40 et 42.

La société TotalGaz est une filiale de la société Total France, elle-même filiale de Total SA, et a pour objet social la distribution de gaz de pétrole liquéfié, GPL, à des clients domestiques ou professionnels, en vrac ou en conditionné.

Estimant que la société TotalGaz utilisait la dénomination “Eco-solaire” pour désigner des offres commerciales destinées à promouvoir la vente de produits et de matériels de transformation et d’exploitation d’énergie solaire, la société Ecosolaire a fait réaliser le 16 janvier 2007 par la SCP Jean-Claude Daigremont et Eric Chapuis, Huissier de Justice, un procès-verbal de constat sur le site internet www.totalgaz.fr.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2007, le conseil de la société Ecosolaire a mis en demeure la société TotalGaz de cesser tout usage illicite de sa marque Ecosolaire et de lui communiquer le chiffre d’affaires réalisé avec son offre “Eco-solaire”. La société TotalGaz a par courrier du 8 février 2007 contesté utiliser le terme “Eco-solaire” à titre de marque et s’est engagée, par lettre du 22 février 2007, à ne plus utiliser ce terme à compter du 28 février 2007.

Par courrier du 12 juillet 2007, la société Ecosolaire a proposé à la société TotalGaz de céder la marque “Ecosolaire” n° 1.514.802, les associés de cette société pouvant également envisager une cession du capital social. Cette proposition a été refusée par la société TotalGaz le 24 juillet 2007.

Estimant que la société TotalGaz continuait en novembre 2007 à utiliser sur son site internet le terme “Eco-solaire” comme marque d’appel pour présenter ses offres commerciales relatives aux équipements solaires, la société Ecosolaire l’a fait assigner par acte du 28 décembre 2007 afin d’obtenir la cessation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire ainsi que l’indemnisation de son préjudice.

S’étant aperçue que la société TotalGaz continuait à utiliser le terme “Ecosolaire” comme mot-clé pour présenter, avec un lien commercial, une annonce publicitaire relative à l’une de ses offres intitulée “Ecodéclic Solaire Plus”, la société Ecosolaire a fait réaliser le 22 avril 2008 par la SCP Daigremont-Chapuis, Huissiers de Justice, un procès-verbal de constat.

Dans ses dernières conclusions du 15 octobre 2008, la société Ecosolaire demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– dire que la société TotalGaz s’est rendue coupable de contrefaçon, au sens de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle en faisant usage du vocable “Eco-Solaire” reproduisant sans autorisation la marque Ecosolaire n° 1.574.802 pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux visés dans le dépôt de la marque,
– dire que la société TotalGaz s’est rendue coupable de contrefaçon, au sens de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle en faisant usage du vocable “Ecosolaire” reproduisant sans autorisation la marque Ecosolaire n° 1.574.802 comme mot clé pour faire apparaître un lien commercial vers des pages de son site internet présentant une offre portant sur des produits et services identiques ou similaires à ceux visés dans le dépôt de la marque,
– faire interdiction à la société TotalGaz sous astreinte définitive de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, d’utiliser et de faire usage, en quelques lieux, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, des vocables “Eco-Solaire” et “Ecosolaire” contrefaisant la marque déposée Ecosolaire n° 1.574.802,
– ordonner l’arrêt immédiat de toute distribution ou diffusion quelconque par la société TotalGaz en tous lieux, de toutes brochures, de tous documents publicitaires ou commerciaux portant les vocables “Eco-Solaire” et “Ecosolaire” contrefaisant la marque Ecosolaire et ce sous astreinte définitive de 1000 € par infraction constatée, ainsi que la destruction immédiate desdites brochures ou documents publicitaires ou commerciaux portant la marque précitée,
– condamner la société TotalGaz à lui verser la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de sa marque entre le 15 décembre 2006 et le 10 mai 2008,
– ordonner à titre de réparation complémentaire, la publication par extraits du dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux nationaux et aux frais de la société TotalGaz sans que le coût de chaque insertion excède une somme de 5000 €,
– l’autoriser à publier le dispositif du jugement à intervenir en page d’accueil de son site internet à l’adresse http://www.ecosolaire.com/, aux frais de la société TotalGaz dans la limite d’un coût de configuration de 10 000 € et ce pendant une durée de 12 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
– dire et juger que la société TotalGaz s’est également rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire à son égard en portant atteinte à ses droits privatifs sur sa dénomination sociale depuis juin 2006 et en proposant à sa clientèle des avantages financiers (800 €) destinés à favoriser la vente de chaudières à condensation et de chauffe-eau solaires, par son réseau “d’installateurs chauffagistes agréés” détournant ainsi sa clientèle,
– dire et juger que la société TotalGaz s’est également rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire à son égard en utilisant le terme “Ecosolaire” comme mot clé pour activer un lien commercial vers les pages de son site internet présentant ses offres “Eco-Déclic Solaire” et “Eco-Déclic Solaire +“ portant sur des produits et services identiques ou similaires à ceux visés dans le dépôt de la marque Ecosolaire, détournant également sa clientèle,
– condamner la société TotalGaz à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
– condamner la société TotalGaz à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno Martin Avocat constitué, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses dernières écritures du 26 novembre 2008, la société TotalGaz sollicite du Tribunal qu’il :
– dise et juge irrecevable la société Ecosolaire pour toute demande antérieure à la date d’inscription au Registre National des Marques de la cession à son profit de la marque “Ecosolaire” n° 1.574.802, soit le 15 décembre 2006,
– dise et juge nulle la marque Ecosolaire n° 1.574.802 pour absence de caractère distinctif pour des “installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires”,
– dise et juge nulle la marque Ecosolaire n° 1.574.802 pour être trompeuse et ce pour l’ensemble des produits et services désignés,
– dise et juge qu’elle ne s’est pas rendue coupable de contrefaçon de la marque Ecosolaire n° 1.574.802 ni de concurrence déloyale au préjudice de la société Ecosolaire,
– déboute la société Ecosolaire de l’ensemble de ses demandes,
– condamne la société Ecosolaire à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2008.

DISCUSSION

A titre liminaire, il convient de relever qu’il s’agit de la marque Ecosolaire n° 1.514.802 et non 1.574.802.

– sur la recevabilité de l’action de la société Ecosolaire pour la période antérieure au 15 décembre 2006

Aux termes de l’article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle, toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques.

En l’espèce, l’acte confirmatif de cession de la marque Ecosolaire n° 1.514.802 du 14 décembre 2006 a été inscrit au registre national des marques le 15 décembre 2006.

Quelque soit la recevabilité et le bien fondé des demandes de la société Ecosolaire sur le plan de la concurrence déloyale antérieurement au 15 décembre 2006, il demeure que la cession de la marque Ecosolaire n° 1.514.802 n’est opposable à la société TotalGaz qu’à compter du 15 décembre 2006, date de son inscription au registre national des marques.

La société Ecosolaire est donc irrecevable à agir en contrefaçon de sa marque Ecosolaire pour des actes antérieurs au 15 décembre 2006.

– sur la validité de la marque Ecosolaire n° 1.514.802

La marque Ecosolaire ayant été déposée le 23 juillet 1979, sa validité doit être appréciée au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1964 en vigueur à la date de son dépôt.

L’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 prévoit que ne peuvent être considérées comme marques celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public, et celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit.

* sur le caractère descriptif de la marque :

Se fondant sur l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, la société TotalGaz estime que la marque Ecosolaire est descriptive des qualités des produits commercialisés par la société Ecosolaire dans la mesure où cette marque, même si elle n’est pas un mot du langage courant, est composée de deux éléments ayant une signification particulière sans être détournés de leur sens de sorte qu’Ecosolaire signifie “qui est écologique ou qui permet de réaliser des économies grâce à l’énergie solaire “, les deux notions étant intimement liées.

La société Ecosolaire fait valoir que le terme “Ecosolaire” est inconnu du vocabulaire de la langue française et qu’il est arbitraire pour décrire les produits et services visés au dépôt, même s’il évoque le lien existant entre l’écologie et l’énergie solaire.

La marque Ecosolaire n° 1.514.802 a été déposée le 23 juillet 1979 pour désigner les produits des classes 9, 11, 12, 37, 40 et 42, notamment des “installations d‘éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires“.

Si la dénomination “Ecosolaire” n’est pas un mot du langage courant, il s’agit d’un néologisme constitué de la juxtaposition des deux termes “Eco” et “Solaire”. Le préfix “Eco” est une abréviation pouvant être utilisée couramment pour désigner ce qui économique. L’extrait du site internet www.ecologie.gouv du 24 juillet 2008 produit aux débats par la société TotalGaz et relatif à l’historique du développement durable duquel il ressort qu’en 1972 le premier concept de développement durable a été baptisé à l’époque éco-développement est insuffisant pour établir qu’en 1979, date du dépôt de la marque litigieuse, le préfix “Eco” était couramment utilisée pour désigner ce qui est écologique. En tout état de cause, ainsi que l’indique la société TotalGaz, ce préfix “Eco” peut avoir une double signification : écologie et économie, et la société TotalGaz n’établit pas que ce qui est écologique permet de faire des économies.

La société TotalGaz n’établit pas qu’en 1979, le néologisme constitué par l’ajout du préfix “Eco” à un mot du langage courant, “solaire”, qui désigne ce qui est relatif au soleil ou qui fonctionne grâce à l’énergie fournie par le soleil, s’il est évocateur des produits relatifs au soleil qui permettent de réaliser des économies ou qui sont écologiques, indiquait la qualité essentielle des produits ou services vendus par la société Ecosolaire. Cette marque présentait donc un caractère faiblement distinctif si bien que la société TotalGaz sera débouté de sa demande de nullité de cette marque pour ce motif.

* sur le caractère trompeur de la marque

La société TotalGaz estime qu’à supposer que la marque Ecosolaire ne soit pas descriptive, elle est donc trompeuse puisque le terme “écosolaire” évoque nécessairement dans l’esprit du public des produits écologiques fonctionnant à l’énergie solaire.

La société Ecosolaire fait valoir que les produits qu’elle commercialise sous la marque Ecosolaire sont pour la plupart des équipements solaires et pour les autres, des produits fonctionnant à partir d’autres énergies renouvelables et écologiques.

Il ressort de ce qui précède que le néologisme Ecosolaire est évocateur de produits fonctionnant à l’énergie solaire.

Dans ses écritures, la société Ecosolaire indique qu’elle a pour objet l’étude, le développement, la fabrication, la commercialisation de tous produits et matériels d’équipement à usage industriel, commercial et domestique et notamment des équipements de captage, de transformation et d’exploitation d’énergie. Elle précise qu’elle commercialise en autres des produits et équipements de captage, de transformation et ‘d’exploitation d’énergie, notamment des systèmes photovoltaïques ou des composants de systèmes photovoltaïques, et que ses produits sont destinés à. produire de l’électricité en site isolés, notamment à partir de l’énergie solaire.

Il ressort des extraits du site internet de la société Ecosolaire qu’elle commercialise, par le biais de son magasin qui a ouvert en 1980, des produits utilisant les énergies renouvelables. Cette société indique qu’en 1980, elle a édité le premier catalogue de matériel solaire et qu’elle est le plus ancien magasin d’équipement solaire en France.

La marque Ecosolaire en ce qu’elle évoque les produits relatifs à l’énergie solaire ne comporte pas d’indications propres à tromper le publie de sorte que la société TotalGaz sera déboutée de sa demande de nullité pour ce motif.

– sur les demandes au titre de la contrefaçon

* pour l‘utilisation de la dénomination “Eco-Solaire“ sur le site internet de la société TotalGaz

Sur le fondement de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, la société Ecosolaire estime que la société TotalGaz a commis des actes de contrefaçon de sa marque Ecosolaire en l’ayant utilisé sur son site internet pour désigner une offre de financement lié à l’achat d’une chaudière fonctionnant à l’énergie solaire, soit des produits identiques à ceux qu’elle commercialise. Elle fait valoir que dans la dénomination litigieuse, la marque est intégralement reproduite et n’est l’objet que d’une modification mineure à savoir l’insertion d’un tiret entre. La syllabe “Eco” et le mot “solaire” de sorte que sur le plan intellectuel, phonétique et visuel, il existe un risque de confusion entre la dénomination litigieuse et la marque déposée. Elle relève qu”éco-solaire” n’est pas un terme du langage courant.

La société TotalGaz soutient qu’il n’y a pas de risque de confusion quant aux produits et services proposés dans la mesure où elle ne vend pas d’installations solaires mais du GPL, et qu’elle n’a pas utilisé le terme “Eco-Solaire” à titre de marque mais pour désigner une option au sein d’une offre globale “Eco-Déclic” de solution de financement permettant à ses clients de réduire leur consommation d’énergie, à côté des options “régulation” et “condensation”.

Aux termes de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire et s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, et l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 16 janvier 2007 que sur le site internet www.totalgaz.fr, la société TotalGaz proposait à ses clients des solutions “Eco-Déclic” dont l’offre “Eco-Solaire” pour l’aide financière à une installation solaire, une chaudière à condensation et la régulation de la température, et ce à côté des offres “Eco-Condensation” pour la même offre financière pour l’installation d’une chaudière à condensation et “Eco-Régulation”.

La société TotalGaz n’utilise pas l’expression “Eco-Solaire” pour désigner ses produits mais une offre commerciale destinée à promouvoir ses propres produits qui sont le GPL et les contrats d’abonnement qui y sont associés, et qui ne sont pas commercialisés sous ce nom d’Eco-Solaire. La société TotalGaz propose d’ailleurs deux autres offres “Eco-Condensation” et “Eco-Régulation” dans lesquelles l’offre financière est la même, seul le type de matériel pouvant être acquis ultérieurement est différent.

La société TotalGaz n’a donc pas utilisé l’expression “Eco-Solaire” à titre de marque pour désigner, ses produits. La société Ecosolaire sera déboutée de ses demandes à ce titre.

* par son utilisation comme mot-clé

Se fondant sur l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, la société Ecosolaire estime que la société TotalGaz a commis des actes de contrefaçon en ayant utilisé la dénomination “Ecosolaire” comme mot clé pour faire apparaître un lien commercial vers son site internet, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 22 avril 2008.

La société TotalGaz fait valoir que dès le mois de février 2007, elle a modifié l’offre “Eco-Solaire” en “Eco-Déclic solaire”, que la référence au terme “Eco-Solaire” n’a persisté que sur une seule page du site en raison d’une erreur de son prestataire, et que c’est par un concours de circonstances que son prestataire internet a utilisé le mot clé “écosolaire” dans le cadre du programme adwords de Google à partir du mois de mars 2008 jusqu’au 19 mai 2008, générant 8 clics sur le lien totalgaz.com.

Aux termes de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : “formule, façon, système, imitation, genre, méthode”, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 22 avril 2008 que la saisine du terme “Ecosolaire” sur le moteur de recherche Google, Aol, Alice, Netscape, Mozbot et Free fait apparaître au premier rang des résultats le site internet www.totalgaz.fr avec la publicité suivante “Ecodéclic Solaire Plus”.

Or, le 5 janvier 2008, la société Nextedia qui réalise et publie le site EcoDéclic pour la société TotalGaz avait fait constater que la saisine du mot “ecosolaire” et “eco-solaire” sur le moteur de recherche Google ne faisait apparaître aucun résultat reliant la marque “Ecosolaire” et TotalGaz.

II ressort des extraits du site internet Google que la procédure de recherche Google ne tient pas compte des majuscules et des minuscules et la société Ecosolaire ne saurait reprocher au constat d’huissier du 5 janvier 2008 de ne pas avoir effectué de recherches sur d’autres moteurs de recherche dans la mesure où elle indique que les sociétés Free, Télécom Italia pour le site Alice et Brioude Internet pour le site Mozbot lui ont répondu que leur moteur de recherche utilisait la technologie Google.

Dans une attestation du 25 août 2008, Monsieur Pascal G., directeur adjoint du Groupe Nextedia, a attesté que cette société avait réalisé le référencement des sites internet de la société TotalGaz, qu’en mars 2008, à la demande de cette société qui souhaitait lancer une campagne de liens sponsorisés, elle avait republié les matrices de mot-clés et annonces initialement définies par l’ancien prestataire lors de la campagne de lancement de l’offre Eco-Déclic en 2006, sans que cela soit revalidé par la société TotalGaz, et que le 19 mai 2008, elle avait immédiatement procédé à la suppression du mot clé “écosolaire” qui avait généré seulement 8 clics sur les 6505 clics générés par les autres mots clés.

Il apparaît ainsi que la société TotalGaz n’a pas utilisé le mot clé “ecosolaire” de la mi mars au 19 mai 2008 afin de désigner ses produits et services mais pour référencer son propre site internet sur lequel elle proposait une offre commerciale destinée à promouvoir ses produits qui sont le GPL et les contrats d’abonnement qui y sont associés.

La société TotalGaz n’ayant pas utilisé le mot-clé “Ecosolaire” à titre de marque, il convient de débouter la société Ecosolaire de ses demandes au titre de la contrefaçon.

– sur les demandes au titre de la concurrence déloyale

La société Ecosolaire soutient que la société TotalGaz, en proposant à sa clientèle des avantages financiers destinés à favoriser la vente de chaudières à condensation et de chauffe-eau solaires par son réseau d’installateur chauffagistes agréés, a créé un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs, qui ont pu penser que la société Ecosolaire participait à cette opération commerciale, ce qui porte atteinte à sa dénomination sociale. Elle estime également que la société TotalGaz a tenté de capter sa clientèle en utilisant le terme “ecosolaire” comme mot-clé pour faire apparaître un lien commercial vers son offre “EcoSolaire”.

La société TotalGaz estime que la société Ecosolaire ne justifie pas de l’existence de faits distincts des actes de contrefaçon, qu’elle a utilisé les termes “Eco” et “Solaire” dans un sens courant afin de désigner les qualités de l’offre qu’elle proposait, que l’utilisation du terme “Ecosolaire” comme mot clé résulte d’une erreur de son prestataire et qu’elle n’a pas cherché à créer une confusion sur l’origine des installations solaires qu’elle proposait de financer. Elle considère que les pièces versées aux débats par la société Ecosolaire sont insuffisantes pour établir sa notoriété.

En l’espèce, il convient de relever que la société Ecosolaire produit aux débats des photocopies d’articles de journaux parus au début des années 1980 et relatifs au lancement de son magasin, et que le référencement sur les moteurs de recherche sur internet et le fait de réaliser un site internet et de la publicité dans les pages jaunes ne sauraient suffire à établir la notoriété d’une dénomination sociale. La société Ecosolaire n’établissant pas la notoriété de sa dénomination sociale, elle est mal fondée à soutenir que l’utilisation du terme “Eco-Solaire” par la société TotalGaz est susceptible d’entraîner dans l’esprit des consommateurs un risque de confusion sur la société participant à cette opération promotionnelle.

Il ressort des éléments déjà évoqués que l’utilisation du mot-clé “ecosolaire” a été faite sur une très courte période et a généré 8 clics, et qu’en utilisant les termes “Eco-solaire” la société Total Gaz a cherché à promouvoir une offre commerciale concernant la vente de ses produits que sont le gaz et ses contrats d’abonnement.

La société Ecosolaire est ainsi mal fondée à soutenir que la société TotalGaz a cherché à détourner sa clientèle.

La société Ecosolaire n’établissant pas que la société TotalGaz a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, il convient de la débouter de ses demandes à ce titre.

– sur les autres demandes

Les circonstances de l’espèce n’imposent pas d’ordonner l’exécution provisoire.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société Ecosolaire, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La société Ecosolaire sera condamnée à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure CiviIe.

DECISION

. Condamne la société Ecosolaire aux entiers dépens.

Le tribunal : Mme Marie-Claude Hervé (vice-présidente), Mmes Anne Chaply et Cécile Viton (juges)

Avocats : Me Bruno Martin, Me Isabelle Leroux