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Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 6 février 2002

SA Samaris / SA Microsoft France - Microsoft Emea

contrefaçon de marque - logiciel - préjudice - risque de confusion

Faits et procédure

La société Samaris a pour activité la création de logiciels et est propriétaire de deux marques :

– une marque dénominative « La boussole d’internet » déposée le 30 avril 1996 et enregistrée sous le n° 96 623 474.

– une marque semi-figurative « net boussole » déposée le 4 mai 2000 et enregistrée sous le n° 3 025 990.

La société Samaris a créé un logiciel « netboussole » qui peut être téléchargé sur le site internet « netboussole la boussole d’internet » et qui permet à l’internaute de voir tous les sites équivalents au site qu’il visite, classés par popularité réelle ou sélectionnés en fonction de leur caractère incontournable en relation avec le thème de recherche. Par ce logiciel, l’internaute peut également recommander et envoyer par mail l’adresse d’un site à des tiers.

La société Samaris a également réservé 5 noms de domaine utilisant sa marque « netboussole ».

S’étant aperçue que la société Microsoft offrait dans son site « encarta.msn.fr » une rubrique « la boussole du net » permettant une aide à la recherche de sites internet ainsi que ce même service à travers les cd-roms Microsoft Encarta Encyclopédie standard 2002, la société Samaris a assigné par acte du 26 décembre 2002 la société Microsoft France, titulaire du nom de domaine « encarta.fr » qui permet l’accès au site précité et la société Microsoft Emae qui exploite ce site « encarta.msn.fr », devant le président siégeant en la forme de référés, pour voir sur le fondement de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle :

– interdire aux sociétés Microsoft à titre provisoire et sous astreinte de 2000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, d’utiliser la dénomination « la boussole du net » sur le site internet « encarta.msn.fr » et dans les cd-roms « Encarta »,

– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

– condamner les sociétés Microsoft à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du ncpc.

Les sociétés Microsoft s’opposent aux prétentions de la société Samaris et plaident que :

·les sociétés assignées n’étant pas titulaires de droits sur l’encyclopédie Encarta et n’exploitant pas le site « encarta.msn.fr », la société Samaris est irrecevable en sa demande,

·l’action au fond n’apparaît pas sérieuse, eu égard au caractère générique et descriptif des marques opposées et à l’utilisation de l’expression « boussole du net » dans le sens du langage courant,

. l’action n’a pas été engagée à bref délai.

Aussi, les sociétés Microsoft sollicitent le débouté des prétentions de la société Samaris et reconventionnellement réclament sa condamnation à leur payer la somme de 10 000 € pour procédure abusive et la même somme en application de l’article 700 du ncpc.

La société Samaris réplique aux moyens de défense soulevés et maintient ses prétentions.

La discussion

Sur la recevabilité des demandes à l’encontre des sociétés Microsoft assignées :

La société Samaris recherche la responsabilité des sociétés Microsoft pour l’utilisation qu’elle estime illicite de l’expression « la boussole du net » tant sur le site « encarta.msn.fr » que par l’intermédiaire des cd-roms de l’encyclopédie Encarta.

Ainsi que l’argumente la société Samaris, le présent juge constate au vu des pièces versées aux débats que :

– la société Microsoft est titulaire du nom de domaine « encarta.fr » qui permet l’accès au site « encarta.msn.fr » qui présente la rubrique « la boussole du net » ; cette société a d’après son Kbis pour activité « les prestations de services en rapport avec l’exploitation d’un service d’encyclopédie en ligne de Microsoft » et reconnaît dans ses écritures qu’elle assure « la commercialisation en France des produits de la société Microsoft Corporation, en faisant la promotion des dits produits et en assurant le support technique auprès de la clientèle » ; cette activité de commercialisation et de support technique des logiciels Microsoft figure également sur la fiche figurant à l’intérieur des cd-roms incriminés que sur le site internet de cette société ;

– la société Microsoft Emae dont l’enseigne est Msn France est titulaire du nom de domaine « encarta.msn.fr » ;

– la titularité des droits d’auteur sur le cd-roms Encarta est indifférente à la présente action, dès lors que la responsabilité des sociétés Microsoft défenderesses n’est pas recherchée à ce titre.

Dans ces conditions, l’action de la société Samaris à l’encontre des sociétés Microsoft défenderesses est recevable, la responsabilité de celles-ci pouvant être recherchée pour les faits fondant l’action en contrefaçon de marque.

Sur l’action au fond :

L’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation. La demande d’interdiction ou de constitution de garanties n’est admise que si l’action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.

Sur le bref délai :

En l’espèce, la demanderesse verse aux débats les mises en demeure qu’elle a adressées par lettres des 14 et 23 novembre 2001 aux sociétés Microsoft et les constats d’huissier des 31 octobre 2001 et 20 novembre 2001 sur la contrefaçon alléguée.

La société Samaris ayant assigné les sociétés Microsoft au fond les 11 et 13 novembre 2001, la condition de bref délai dont il est constant qu’il ne doit pas dépasser 6 mois entre la connaissance des faits et l’assignation au fond en contrefaçon, est remplie.

Les sociétés Microsoft prétendent que la nouvelle version du cd-rom Encarta a été commercialisée dès le mois de janvier 2001 avec la nouvelle rubrique « la boussole du net » et que dès lors la société Samaris compte-tenu de son activité a eu connaissance de cette version en janvier et non en octobre 2001 comme elle le plaide.

Il est constant qu’il appartient au défendeur, poursuivi en contrefaçon de démontrer que la condition de bref délai satisfait aux yeux du demandeur n’est pas remplie.

A l’appui de leur argumentation, les défenderesses produisent une fiche d’intervention des techniciens de Microsoft en date du 27 février 2001 qui démontrait que le service « la boussole du net » fonctionnait à cette date.

Le présent juge ne peut que constater que cette fiche est un document interne aux sociétés Microsoft qui ne permet pas de connaître la nature de l’intervention ni si celle-ci s’est effectuée sur le logiciel « la boussole du net » alors que celui-ci était accessible aux internautes. Il paraît pour le moins curieux que les sociétés défenderesses ne puissent produire aux débats, s’agissant d’une rubrique nouvelle, des documents publicitaires sur celle-ci ou des courriers électroniques d’internautes relatifs à son fonctionnement datant du début de l’année 2001.

Aussi, le présent juge considère que les défenderesses n’apportent aucun élément de preuve établissant la connaissance par la société Samaris des faits argués de contrefaçon antérieurement à octobre 2001.

Sur le sérieux de l’action au fond :

La société Samaris justifie être propriétaire :

– d’une marque dénominative « la boussole d’internet » déposée le 30 avril 1996 et enregistrée sous le n° 96 623 474 pour désigner différents produits et services des classes 35, 38 et 41 de la classification internationale et notamment des suivants : « Services de saisie et de traitement de données télécommunications, communications télématiques, transmission et diffusion d’images, de messages, d’informations par terminaux d’ordinateurs, par câble, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunication »,

– d’une marque semi-figurative « netboussole » déposée le 4 mai 2000 et enregistrée sous le n° 3 025 990 pour désigner différents produits et services des classes 9, 35, 38 et 42 de la classification internationale et notamment les produits suivants : « programmes informatiques, logiciels pour ordinateurs, gestion de fichiers informatiques, télécommunication, communication par réseaux d’ordinateurs, programmation pour ordinateurs, création de logiciels et de base de données, réalisation de site internet ».

Dès lors que la locution incriminée « la boussole du net » n’est pas la reproduction à l’identique des deux marques précitées, c’est au regard de l’article L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que : sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : …l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, que doit s’apprécier le sérieux de l’action de la société Samaris.

Il ressort :

– du constat en date du 31 octobre 2001 de maître Boudot, huissier de justice, que sur le site « encarta.msn.fr » figure une rubrique dénommée « la boussole du net » permettant ainsi que cela est indiqué sur le site « d’accéder aux sites internet recommandés par Encarta et classés par domaine » ;

– du constat en date du 26 novembre 2001 de ce même huissier que sur le sommaire de la page d’accueil du cd-rom Encarta standard 2002 figure une rubrique « ressources en lignes » dans laquelle est offert un service « la boussole du net » qui permet ainsi que cela est indiqué en dessous de cette dénomination de rechercher des informations sur internet à partir de liens sélectionnés par l’équipe éditoriale d’Encarta.

Le présent juge constate que la dénomination « la boussole du net » sert à désigner un programme informatique qui permet de rechercher des sites sur l’internet ; que le produit désigné est identique sinon similaire par nature aux produits et services précités désignés par les marques dans leur enregistrement.

S’agissant des signes en causes, il y a lieu de relever :

– que la dénomination incriminée reproduit à l’identique le terme « boussole » ainsi que le terme « net » s’agissant de la marque semi-figurative et en l’abrégeant le mot « internet » de la marque dénominative ;

– qu’à la similitude visuelle induite par les reproductions précitées s’ajoute une identité intellectuelle car tant les marques que la dénomination incriminée définissent un même contenu : une boussole appliquée à l’internet aussi appelé couramment par abréviation net ;

– que le risque de confusion ressort non seulement de ces similitudes de signes et de produits désignés mais également de l’exploitation faite par la société Samaris de sa marque « netboussole » pour désigner un logiciel permettant d’effectuer une recherche de sites par thèmes, ces derniers étant « testés et décrits par une équipe de documentalistes » (cf : article du Figaro du 24 mai 2001) ; qu’en effet, informé de cette exploitation notamment par la publicité par voie de presse faite à ce nouveau produit depuis novembre 2000, l’internaute d’attention moyenne peut très bien penser que le cd-rom ou le site « Encarta » est doté du logiciel dont il s’agit puisque les fonctionnalités offertes sont les mêmes à savoir offrir des liens avec des sites sélectionnés.

Pour échapper au grief de contrefaçon ainsi constitué, les sociétés Microsoft prétendent que les marques opposées sont nulles car descriptives des produits désignés et qu’à tout le moins, elles ont utilisé la locution incriminée dans son sens courant.

Sur la validité des marques en cause :

Il est constant que la distinctivité d’une marque s’apprécie au regard des produits et services qu’elle désigne et au jour du dépôt de la demande à savoir présentement au 30 avril 1996 et 4 mai 2000.

L’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont dépourvus de caractère distinctif :

a) les signes ou les dénominations qui ,dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service,

b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l’espèce, la quantité, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de production du bien ou de la prestation de service.

Le présent juge constate :

– que les sociétés Microsoft ne produisent aux débats aucun document antérieur à avril 1996 démontrant que le terme « boussole » était utilisé dans le monde de l’informatique ou de l’internet pour désigner les produits précités et visés dans l’enregistrement des marques opposées ou certaines de leurs caractéristiques ;

– que par ailleurs contrairement à l’argumentation en défense, le terme « boussole » n’est pas descriptif du logiciel exploité par la société Samaris ; qu’en effet, ce logiciel est un logiciel d’indexation des sites internet ainsi que cela ressort de l’article du Figaro du 24 mai 2001 produit aux débats ; qu’il ressort de ce même document que ces outils d’indexation dont la fonctionnalité principale est d’aider l’internaute dans sa recherche de sites en fonction de critères prédéfinis, présentent des appellations variées très éloignées du langage de la navigation ; que la représentation graphique du logiciel « netboussole » sur l’écran de l’internaute qui l’exploite, constitué par le dessin d’une boussole est simplement évocateur des fonctionnalités de celui-ci qui aide l’internaute à « s’orienter » sur la toile.

Il y a lieu de relever au surplus que la version anglaise du cd-rom Encarta n’utilise pas pour définir cette rubrique le terme anglais correspondant au mot français de « boussole » mais celui correspondant au mot français « annuaire ».

Aussi, le présent juge estime que la nullité des marques opposées pour défaut de descriptivité n’est pas établie.

Sur l’utilisation de l’expression dans son sens courant :

Pour les mêmes motifs, les sociétés Microsoft ne peuvent sérieusement prétendre qu’elles ont utilisée les termes « la boussole du net » dans leur sens courant dès lors qu’il n’est pas établi que cette locution est d’usage courant dans le domaine considéré.

Dans ces conditions, le présent juge considère que l’action au fond est sérieuse et qu’il y a lieu de faire droit à la mesure d’interdiction provisoire sollicitée, la poursuite de l’exploitation par les sociétés Microsoft de la locution contrefaisante étant de nature à causer un préjudice important à la société défenderesse en affaiblissant le pouvoir distinctif de ses marques.

Eu égard à l’urgence à faire cesser cette exploitation, il y a lieu à exécution provisoire de la présente décision.

L’équité commande d’allouer à la société Samaris la somme de 4000 € au titre des frais qu’elle a pris en charge dans la présente procédure.

La décision

Le présent juge, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et en la forme des référés,

.Interdisons aux sociétés Microsoft à titre provisoire et sous astreinte de 2000 € par jour de retard s’agissant du site « encarta.msn.fr » ou par cd-rom contrefaisant offert à la vente ou vendu, passé le délai de 2 mois après la signification de la présente décision, d’utiliser la dénomination « la boussole du net » sur le site précité et dans les cd-roms Microsoft Encarta Encyclopédie de luxe,

.Disons que l’astreinte sera supportée in solidum par les sociétés Microsoft s’agissant du site interne et par la société Microsoft France seule, s’agissant des cd-roms,

.Ordonnons l’exécution provisoire,

.Condamnons in solidum les sociétés Microsoft à payer à la société Samaris la somme de 4000 € en application de l’article 700 du ncpc et aux dépens.

Le tribunal : Elisabeth Belfort (vice-président)

Avocat : Me Grégoire Goussu, Me Franck Valentin

Notre présentation de la décision