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vendredi 29 juin 2001
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Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, section B Arrêt du 29 juin 2001

SA Proxad, Inpi / Sarl Freesurf

enregistrement - marques

La société Freesurf a déposé le 25 mars 1999 la demande d’enregistrement n° 99 782918 portant sur le signe complexe « Free Surf » ci-dessous reproduit pour distinguer les services suivants des classes 38, 41 et 42 : « télécommunications, services de télécommunication ; services de communication audiovisuelle (transmission) par terminaux d’ordinateurs sur réseaux nationaux et internationaux tel qu’internet, par câbles, par satellites et par voie hertzienne (…) hébergement temporaire (…) location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données (… ) ».

Le 10 novembre 1999, la société Iliad (aux droits de laquelle indique se trouver Proxad en suite d’une cession de la marque le 11 janvier 2000) a formé opposition, sur le fondement de la reproduction totale du terme « free », à l’enregistrement de la marque susvisée pour les services ci-dessus cités en se prévalant de ses droits antérieurs sur la marque Free déposée le 25 octobre 1989, renouvelée le 27 avril 1999 et enregistrée sous le n° 1 734 391 notamment pour les services suivants : « services télématiques grand public (…) services de stockage, de réception et de diffusion de messages ».

Par décision du 17 mai 2000, le directeur général de l’Inpi a rejeté l’opposition, retenant que les services étaient certes pour certains identiques, pour d’autres similaires mais qu’il n’existait pas de contrefaçon par reproduction, en raison de l’adjonction du vocable « surf ».

Proxad a formé le 16 juin 2000 un recours à l’encontre de cette décision en sollicitant son annulation et a, par mémoire du 13 juillet 2000, développé ses moyens.

L’Inpi a conclu au rejet du recours.

Freesurf a conclu dans le même sens, insistant sur le caractère non distinctif de la marque Free, et a demandé la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 25 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le ministère public a été entendu en ses observations.

Sur ce, la cour :

Considérant que Proxad fait valoir essentiellement que, contrairement à ce qu’a retenu le directeur général de l’Inpi :

– le terme « free » n’est pas banal (il ne signifie pas nécessairement « gratuit », mais aussi « liberté »),

– « free » est distinctif pour désigner des services de télécommunications ;

Qu’elle expose :

– que Free Surf ne constitue pas un tout indivisible, mais que bien au contraire l’adjonction de « Surf » à « Free » ne fait qu’accentuer le rattachement de la marque « Free Surf » au domaine de la télématique et plus spécialement d’internet, « surf » étant descriptif en matière d’internet, le fait de se connecter ou d’utiliser le réseau télématique internet consistant à y faire du surf ou à y surfer, termes passés dans le langage courant,

– qu’en outre, le graphisme distingue très nettement les deux mots et met en valeur le terme « free », vocable d’attaque,

– qu’en conséquence, la reprise à l’identique du terme « free » constitue une reproduction illicite ;

Qu’elle ajoute que la marque Free a une évidente notoriété dans le domaine des télécommunications de type internet et qu’il est donc particulièrement erroné de considérer que cette marque serait banale dans ce domaine au seul prétexte que ce mot peut, dans certains cas, être compris comme signifiant « gratuit », ce qui n’est pas son sens habituel pour le public français (comme cela a été déjà jugé et ressort de l’analyse des dictionnaires dans lesquels se trouvent notamment les termes « free-jazz », « free-shop », « free-lance ») ;

Mais considérant que la notoriété de la marque Free n’avait pas été invoquée au cours de la procédure d’opposition pour la comparaison des signes en présence, l’opposante ayant seulement indiqué pour l’analyse de la similarité des services que « la marque Free est activement exploitée (…) et a acquis sa renommée », et que la notoriété alléguée n’est au surplus pas suffisamment établie par les documents mis aux débats ;

Considérant que l’Inpi a exactement relevé que :

– le terme « free », bien que repris dans la demande d’enregistrement contestée, était banal et fréquemment utilisé pour qualifier tout ce qui est d’accès gratuit, et avait en conséquence une faible valeur distinctive,

– compte tenu de ce caractère banal, dans l’expression adverse qui associe « free » à « surf » pour évoquer l’accès gratuit à internet, le terme « free » n’était pas un élément plus dominant que « surf »,

– le graphisme adopté pour la présentation des deux mots, l’un en caractères noirs sur fond blanc et l’autre en caractères blancs sur fond noir, ne mettait pas en évidence le terme « free » ;

Considérant qu’en toute hypothèse, les signes en présence ne sont pas identiques (en raison des graphismes différents et de l’adjonction du terme « surf ») de sorte que la reproduction, qui est le seul grief invoqué par Proxad, ne pouvait pas être retenue ;

Considérant que le recours sera donc rejeté ;

Considérant qu’il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de Freesurf les frais d’appel non compris dans les dépens.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement :

. rejette le recours formé par la société Proxad ;

. rejette toute autre demande,

. dit que la présente décision sera notifiée aux parties et au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par les soins du greffe.

La cour : M. Boval (président).

En présence de : M. Bouazis, avocat général.

Avocats : Me Yves Coursin et Gérard Haas.

Notre présentation de la décision

 
 

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