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TGI de Paris, 3ème ch. – 3ème sec., jugement du 9 avril 2010

LV&Co / M. Y.

nom de domaine - radio - territorialité - usage de la marque

La société LV & CO, a pour activité l’édition et la diffusion de programmes radiophoniques. Elle vient aux droits de la société CIRTES, ayant pour nom commercial MFM, à la suite de la dissolution de cette société le 28 mai 2006 laquelle a entraîné la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à son profit.

Elle exploite notamment la chaîne de radio MFM diffusée en France métropolitaine et un site internet accessible à l’adresse “www.mfm.fr”, nom de domaine don’t la société CIRTES est titulaire depuis 1999.

Elle est également titulaire des marques suivantes :
-la marque verbale « MFM MONTMARTRE » enregistrée le 7 mars 1996 et renouvelée le 17 octobre 2005 sous le numéro 96 615 028.
-la marque verbale « MFM » enregistrée le 21 décembre 2001 sous le numéro 3138277.
-la marque semi-figurative « MFM » enregistrée le 13 juillet 2004 sous le numéro 3304151(dans laquelle le M est écrit en beaucoup plus gros caractères que les lettres “fm”)
-la marque semi-figurative « MFM la radio des tubes  » enregistrée le 23 septembre 1998 sous le numéro 98751045. (Non renouvelée).

En effectuant une recherche à partir du terme « mfm » sur le moteur de recherche Google, la société LV &Co a pris connaissance du nom de domaine « mfmradio.fr » et de l’exploitation dudit nom pour un site internet qui permet d’écouter une radio FM émettant en Guadeloupe sous le signe MFM et don’t le slogan est « MFM la radio 100% tubes ».

Estimant que cette situation était de nature à porter atteinte à ses droits de propriété, la société LV & CO a fait établir le 3 octobre 2008 un procès-verbal de constat d’huissier sur internet.

Le levée d’anonymat demandée à L’AFNIC a permis d’établir que le titulaire du nom de domaine “mfmradio.fr” était M. Y.

Les 15 et 31 octobre 2008, la société LV&CO a adressé à M. Y. deux courriers par lesquels elle l’a mis en demeure de :
-lui transférer le nom de domaine « mfmradio.fr »,
-procéder à la redirection de l’adresse URL www.mfmradio.fr vers son site Internet www.mfm.fr,
-cesser toute exploitation d’une activité radiophonique, y compris via le réseau Internet sous le signe MFM,
-s’engager à ne plus exploiter le signe « MFM » et plus généralement à ne plus porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société LV&CO,
-l’indemniser des frais engagés et du préjudice subi.

Les deux courriers sont restés sans réponse.

Par acte d’huissier de justice en date du 20 janvier 2009 la société LV&CO a assigné en référé M. Y. devant Mme le Président du tribunal de grande instance.

Par ordonnance de référé en date du 9 mars 2009, Mme le Président du tribunal de grande instance s’est prononcé en ces termes:

« Disons que la réservation du nom de domaine « mfm.radio.fr » et l’exploitation de ce nom pour éditer un site internet permettant l’accès à des programmes radiophoniques constituent des actes de contrefaçon par imitation ou par reproduction des marques MFM dont la société LV&CO est titulaire ainsi que des actes de concurrence déloyale à son encontre par usurpation de son nom commercial et son nom de domaine Interdisons à M. Y. ainsi qu’à tout tiers de son chef d’utiliser la dénomination MFM à quelque titre que ce soit et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé le délai de trois mois après la signification de la présente décision.
Ordonnons à M. Y. le transfert du nom de domaine « mfmradio.fr » au bénéfice de la société LV&CO dans un délai de un mois de la signification de la présente décision, sous astreinte de
100 euros par jour de retard passé ce délai.
Autorisons la société LV&CO à notifier à l’unité d’enregistrement la société OVH Sarl ainsi qu’à l’AFNIC la présente décision aux fins de procéder au transfert du nom de domaine à son bénéfice,
Condamnons M. Y. à payer à la société LV&CO la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ».

Par acte d’huissier de justice en date du 2 avril 2009 la société LV&CO a assigné au fond M. Y. devant le tribunal de grande instance afin d’obtenir , au visa de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 9 mars 2009, du procès-verbal de constat n°234.864 établi par Maître Eric Albou en date du 3 Octobre 2008, des articles L. 713-2 a), L. 713-3 b), L.716-3 et L. 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, del’article 1382 du Code Civil, des articles 46,
699 et 700 du Code de Procédure Civile, de :

– DECLARER la société LV & Co SA recevable et bien fondée en son action à l’encontre de Monsieur Y. ;

IN LIMINE LITIS

– SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige ;

A TITRE PRELIMINAIRE

DIRE ET JUGER qu’en exploitant le signe « MFM » et le nom de domaine « mfmradio.fr » pour exploiter une activité de programmation radiophonique, en particulier sur Internet, au mépris des droits de propriété intellectuelle antérieurs de la société LV & Co SA sur le signe « MFM », Monsieur Y. a fait preuve d’une mauvaise foi indéniable ;

A TITRE PRINCIPAL

DIRE ET JUGER que l’enregistrement et l’exploitation du nom de domaine « mfmradio.fr » pour permettre l’accès à un site Internet désigné sous le signe « MFM » et l’expression « MFM la radio 100 % tubes» sur lequel sont diffusés et publiés des programmes radiophoniques constituent la contrefaçon par reproduction et/ou imitation des marques verbales « MFM MONTMARTRE » n°96.615.028, « MFM » n°3.138.277 et semi-figuratives MFM n°3.304.151 et MFM n°98.751.045 de la société LV & Co SA, par application des dispositions des articles L. 713-2 a) et L. 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle ;

DIRE ET JUGER que l’enregistrement et l’exploitation du nom de domaine « mfmradio.fr » pour permettre l’accès à un site Internet désigné sous le signe « MFM » et l’expression «MFM la radio 100 % tubes » sur lequel sont diffusés et publiés des programmes radiophoniques constituent des actes d’usurpation du nom commercial « MFM » et du nom de domaine « mfm.fr » de la société LV & Co SA, par application des dispositions de l’article 1382 du Code Civil

EN CONSEQUENCE

CONDAMNER Monsieur Y. à verser à la société LV & Co SA la somme de 50.000 euros, à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi ;

ORDONNER à Monsieur Y. et à tous tiers de son chef, de cesser toute utilisation de la dénomination « MFM » à quelque titre que ce soit, celle-ci portant atteinte aux marques, nom commercial, enseigne et noms de domaine de la société LV & Co SA, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

– CONFIRMER le transfert sous astreinte du nom de domaine « mfmradio.fr » au bénéfice de la société LV & Co SA, ordonné par Madame le Président du Tribunal de Grande instance de Paris suivant Ordonnance de Référé en date du 9 mars 2009 ;

DIRE que l’astreinte prononcée de ce chef sera portée à la somme de 5.000 euros ;

AUTORISER, en tant que de besoin, la société LV & Co SA à notifier entre les mains de la société OVH SARL, unité d’enregistrement en charge de la gestion du nom de domaine « mfmradio.fr » ainsi qu’à l’Association Française de Nommage Internet en Coopération (AFNIC) la copie certifiée conforme de l’Ordonnance à intervenir, en vue de faire procéder à son transfert de propriété au bénéfice de la société LV & Co SA ;

CONDAMNER Monsieur Y. à verser à la société LV & Co SA la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– CONDAMNER Monsieur Y. aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat de Maître Eric Albou, Huissier de Justice, et don’t distraction au profit de Maître Cyril Fabre (Cabinet OJFI-Alister).

Le 10 avril 2009 l’assignation a été signifiée à M. Y., rue … à … mais le défendeur n’y ayant plus domicile et étant introuvable la signification a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile.

Le jugement sera prononcé de manière réputée contradictoire, l’instance étant susceptible d’appel.

DISCUSSION

Sur la contrefaçon de marque

La société LV&CO soutient que: le titre « MFM » du site internet, le slogan « l a ra dio 1 00% tubes » et le nom domaine « mfmradio.fr »reproduisent quasiment à l’identique les marques verbale et semi-figurative « MFM MONTMARTRE », « MFM » et « MFM la radio tube », le nom commercial « MFM » et le nom de domaine « mfm.fr » don’t est titulaire la société LV&CO.

Il résulte du procès-verbal de constat sur internet sur le site “www.mfmradio.fr” , que celui-ci permet grâce à un “player” d’écouter des émissions de radios, et que sur les pages du dit site figurent les mentions “MFM “ et MFM la radio 100% tubes”.

La société LV&CO est titulaire des marques suivantes :
-la marque verbale « MFM MONTMARTRE » enregistrée le 7 mars 1996 et renouvelée le 17 octobre 2005 sous le numéro 96 615 028 pour désigner notamment des services “d’agence de presse et
d’informations” et “des activités sportives et culturelles”
-la marque verbale « MFM » enregistrée le 21 décembre 2001 sous le numéro 3138277 pour désigner ces mêmes services ainsi que le service de “diffusion de programmes radiophoniques et de télévision”..
-la marque semi-figurative « MFM » enregistrée le 13 juillet 2004 sous le numéro 3304151(dans laquelle le M est écrit en beaucoup plus gros caractères que les lettres “fm”) pour désigner ces mêmes services et notamment “ la communication (transmission) sur tous supports
multimédia don’t internet”
-la marque semi-figurative « MFM la radio des tubes  » enregistrée le 23 septembre 1998 sous le numéro 98751045. (Non renouvelée).

Il convient tout d’abord de relever que la marque semi figurative “MFM la radio des tubes” n’a pas été renouvelée au 23 septembre 2008, dès lors, la société demanderesse ne saurait s’en prévaloir pour voir déclarer contrefaisant des actes relevés par procès verbal établi postérieurement le 3 octobre 2008.

S’agissant de la marque verbale « MFM » enregistrée le 21 décembre 2001 sous le numéro 3138277 pour désigner notamment “la communication (transmission) sur tout supports multimédia don’t
internet” ainsi que le service de “diffusion de programmes radiophoniques et de télévision”.

Les signes “MFM” étant identiques dans les deux cas , c’est au regard de l’article L 713-2 a) du Code de la Propriété Intellectuelle “Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : “formule, façon, système, imitation, genre, méthode”, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement” ;

qu’il convient d’apprécier les actes de contrefaçon.

En l’espèce, il résulte notamment du procès-verbal de constat sur internet dressé le 3 octobre 2008 que sur les pages écran du site à l’adresse “www.mfmradio.r” figure le signe “MFM “, ce qui constitue la reproduction à l’identique du signe protégé MFM. Par ailleurs, il est possible sur ce site d’écouter un programme radiophonique.

Les services offerts sur ce site et sous ce signe sont identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque arguée de contrefaçon, puisque dans les deux cas il s’agit de “communication (transmission) sur tout supports multimédia don’t internet” ainsi que de service de “diffusion de programmes radiophoniques et de télévision”.

La contrefaçon par reproduction est ainsi caractérisée.

S’agissant de la marque verbale « MFM MONTMARTRE » enregistrée le 7 mars 1996 et renouvelée le 17 octobre 2005 sous le numéro 96 615 028 pour désigner notamment des services “d’agence de presse et d’informations” et “des activités sportives et culturelles” ainsi que de la marque semi-figurative « MFM » enregistrée le 13 juillet 2004 sous le numéro 3304151(dans laquelle le M est écrit en beaucoup plus gros caractères que les lettres “fm”) pour désigner ces mêmes services et notamment “ la communication (transmission) sur tous supports multimédia don’t internet”

Les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que “sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement”, qu’il convient d’apprécier la demande en contrefaçon ;

Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Les services fournis sous le signe litigieux sont similaires, en ce qui concerne la première de ces marques s’agissant “d’agence de presse et d’informations” et “des activités sportives et culturelles” et ils sont identiques, en ce qui concerne la deuxième marque s’agissant de “transmission de programme radiophonique par internet”services visés dans l’enregistrement de cette marque susvisée .

L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux- ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

Dans le signe verbal “MFM MONTMARTRE “ , le terme dominant et distinctif est le signe “MFM”, le deuxième terme “MONTMARTRE “ ne correspondant qu’à une localisation géographique sans incidence.

D’un point de vue visuel, le signe MFM figurant sur le site litigieux, reprend l’esprit du graphisme adopté par la marque semi-figurative opposée “MFM” dans la mesure où dans les deux cas, la lettre “M” est écrite en caractère beaucoup plus gros que les lettres ”fm” qui la suivent.

Phonétiquement, il s’agit dans les deux cas des mêmes initiales.

Sur le plan intellectuel, les lettres “fm” renvoient probablement à la “bande fm” et la lettre “M” au lieu Montmartre. Dans le signe argué de contrefaçon les lettres “fm” renvoient également à la “bande fm”, aucune explication n’est donnée en ce qui concerne la lettre d’attaque “M” encore qu’il convient de remarquer que la radio diffusée sur le site litigieux est exploitée par l’association MADRAS FM et qu’il s’agit probablement de la première lettre du nom de l’association.

Il résulte de ces éléments que l’identité ou la similarité des services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune, d’autant que la demanderesse bénéficiait de la marque “MFM la radio des tubes” alors même que le site litigieux utilise le slogan “MFM la radio 100% tubes”.

La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée.

Sur les actes d’usurpation de nom commercial et nom de domaine

C’est à juste titre que la société LV&CO soutient qu’en enregistrant et en exploitant sur un site Internet le nom de domaine « mfmradio.fr », en exploitant le signe « MFM » pour une activité identique à celle de la société LV&CO, le défendeur porte atteinte au nom commercial « MFM » qui lui appartient, à la suite de la transmission du patrimoine de la société CIRTES ce qui constitue une faute ouvrant droit à réparation en application de l’article 1382 du code civil.

Par ailleurs c’est également à juste titre que la société demanderesse soutient qu’en enregistrant et exploitant le nom de domaine « mfmradio.fr » similaire au nom de domaine « mfm.fr » dont est titulaire la société LV&CO, le défendeur détourne certains internautes cherchant à se rendre sur le site Internet de la société LV&CO et commet de ce fait une utilisation abusive et déloyale du nom de domaine de la demanderesse ce qui constitue une faute ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Sur les mesures réparatrices

Il sera fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ainsi qu’aux demandes de transfert .

La société demanderesse ne donne aucune précision quant aux nombres des auditeurs de la radio MFM sur le site litigieux, elle même n’allègue pas avoir perdu des auditeurs sur son propre site et il est constant qu’elle ne diffuse pas aux Antilles, lieux de diffusion de la radio litigieuse.

Dès lors, le préjudice engendré par les actes du défendeur sera réparé par la somme symbolique de 1 euro.

– Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner le défendeur, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .

Il doit également être condamné à verser à la société demanderesse qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 7500 euros.

Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Dit que l’enregistrement et l’exploitation du nom de domaine « mfmradio.fr » pour permettre l’accès à un site Internet désigné sous le signe « MFM » sur lequel sont diffusés et publiés des programmes radiophoniques constituent la contrefaçon par reproduction de la marque verbale « MFM » n°3.138.277

Dit que l’enregistrement et l’exploitation du nom de domaine « mfmradio.fr » pour permettre l’accès à un site Internet désigné sous le signe « MFM » sur lequel sont diffusés et publiés des programmes radiophoniques constituent la contrefaçon par imitation des marques verbales « MFM MONTMARTRE » n°96.615.028,et semi-figuratives MFM n°3.304.151 par application des dispositions des articles L. 713-2 a) et L. 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Constate que la marque semi-figurative “MFM la radio 100% tubes” n°98.751.045 n’a pas été renouvelée,

Dit que l’enregistrement et l’exploitation du nom de domaine « mfmradio.fr » pour permettre l’accès à un site Internet désigné sous le signe « MFM » et l’expression «MFM la radio 100 % tubes » sur lequel sont diffusés et publiés des programmes radiophoniques constituent des
atteintes au nom commercial « MFM » et au nom de domaine «mfm.fr » de la société LV & Co SA, par application des dispositions de l’article 1382 du code civil

EN CONSEQUENCE

Condamne M. Y. à verser à la société LV & Co SA la somme de 1 euro, à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi ;

Ordonne à M. Y. et à tous tiers de son chef, de cesser toute utilisation de la dénomination « MFM » à quelque titre que ce soit, celle-ci portant atteinte aux marques, nom commercial et noms de domaine de la société LV & Co SA, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

Ordonne le transfert sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement du nom de domaine « mfmradio.fr » au bénéfice de la société LV & Co SA;

Limite à six mois la durée des astreintes et dit que le tribunal se réserve leur liquidation

Autorise, en tant que de besoin, la société LV & Co SA à notifier entre les mains de la société OVH SARL, unité d’enregistrement en charge de la gestion du nom de domaine « mfmradio.fr » ainsi qu’à l’Association Française de Nommage Internet en Coopération (AFNIC) la copie certifiée conforme du jugement, en vue de faire procéder à son transfert de propriété au bénéfice de la société LV & Co SA ;

Condamne M. Y. à verser à la société LV & Co SA la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Y. aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat de Maître Eric Albou, Huissier de Justice, et dont distraction au profit de Maître Cyril Fabre (Cabinet OJFI-Alister) en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Tribunal : Agnès Thaunat (vice-président), Anne Chaply (juge), Mélanie Bessaud (juge), Marie-Aline Pignolet (greffier)

Avocat : Me Cyril Fabre

Source : Legalis.net

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