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Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Marques

mardi 08 juillet 2003
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Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre, 3ème section, Jugement du 8 juillet 2003

Decathlon / société Valley et autres

dénomination sociale - enseigne - marque - nom de domaine - transfert de nom de domaine

Faits et prétentions

La société Decathlon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 27 décembre 1982 pour exercer sous l’enseigne Decathlon une activité de « vente au détail d’articles de sport et équipement de la personne » a déposé différentes marques dont la marque dénominative « Decathlon » déposée à l’Inpi le 10 août 1993 et enregistrée sous le n° 93479927 pour désigner notamment les « équipements pour le traitement de l’information, les ordinateurs » et les services de « télécommunications, agences d’informations, agences de presse, communication par terminaux d’ordinateurs, messageries internationales en télématique ». Cette marque a fait l’objet d’une extension internationale en Pologne le 20 décembre 1993 sous priorité du dépôt français.

La société Decathlon exploite ses marques dans plus de 320 magasins dans le monde entier et notamment en Pologne depuis le 1er juin 2001.

La société Decathlon est également titulaire de nombreux noms de domaine et notamment de « decathlon.com », « decathlon.fr » etc…

La société Decathlon ayant découvert l’enregistrement du nom de domaine « decathlon.pl » donnant accès à un site présentant des dessins caricaturaux de sportifs, a demandé à Konopka T. qui en est le titulaire de bien vouloir procéder au transfert de celui-ci ; ce dernier acceptait sous réserve de l’envoi d’un bon d’achat Decathlon valable en France d’un montant de 20 000 €.

Suite à cette proposition qu’elle a refusée, la société Decathlon a assigné suivant la procédure à jour fixe, le 20 février 2003 la société Valley SC, Konopka T., Wyroba A. et Sluzynski T. aux fins de voir au visa des articles L 713-2 et suivants, L 713-5 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil :

– constater que la marque Decathlon numéro 93479927 jouit d’une notoriété mondiale, lui conférant le statut de marque notoire ;

– dire qu’en enregistrant le nom de domaine « decathlon.pl », en l’utilisant comme adresse électronique d’un site sur lequel est utilisée la dénomination Decathlon, les défendeurs ont commis des actes de contrefaçon de la marque précitée ou à titre subsidiaire ont porté atteinte à la marque notoire « Decathlon », en l’exploitant de manière injustifiée et en tout état de cause ont commis des actes d’usurpation de sa dénomination sociale et de son enseigne ;

– dire que l’association de la marque Decathlon avec les images véhiculées dans le site litigieux est constitutive d’une faute engageant la responsabilité civile des défendeurs ;

– interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte ;

– ordonner la fermeture immédiate du site en cause, et ce, sous astreinte ou à tout le moins des pages reproduisant la marque Decathlon ;

– l’autoriser à procéder aux frais in solidum des défendeurs au transfert du nom de domaine en cause à son profit ;

– se réserver la liquidation des astreintes ainsi ordonnées,

– condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 20 000 € au titre des atteintes portées à ses droits, une même indemnité au titre du préjudice d’image ainsi que la somme de 6000 € en application de l’article 700 du ncpc ;

et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Les défendeurs régulièrement assignés suivant les modalités de l’article 659 du ncpc n’ont pas constitué avocat.

La discussion

Sur les faits :

Il ressort des procès-verbaux de constat, d’huissier du 4 janvier 2001 et d’Agent assermenté APP du 8 janvier 2003, qu’un site internet à l’adresse « decathlon.pl » est accessible depuis Paris et montre des écrans sur lesquels sont mentionnés les termes « Decathlon » associés à des dessins de nature humoristique à connotation sexuelle ou faisant référence à la consommation d’alcool.

Interrogé par courrier, le titulaire du nom de domaine litigieux a répondu à la société demanderesse qu’il était d’accord pour transférer le nom de domaine « en échange de 20 000 € de bons d’achat Decathlon, valable en France ».

Sur leur qualification :

Le tribunal relève que les textes accompagnant les dessins n’ont pas fait l’objet de traduction ; qu’en conséquence, les griefs ne s’apprécieront qu’au regard des dessins et non de leur légende.

Dès lors que le site en cause n’offre pas de produit ou de service en vente mais est une tribune permettant à son exploitant de dénigrer la pratique du sport en association avec la marque Decathlon, le tribunal considère que ces faits ne sont pas constitutifs de contrefaçon au sens des articles L 712-2 ou L 713-3 du code de la propriété intellectuelle mais doivent s’apprécier au regard de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

En l’espèce, la société Decathlon justifie que sa marque dénominative Decathlon pour désigner des articles de sport est ancienne, le premier dépôt datant de 1976, qu’elle l’exploite intensément dans plus de 320 magasins dans le monde ; que les investissements publicitaires la concernant sont très important et ce, dans chaque pays où elle est implantée et enfin, qu’elle est connue d’une large fraction du grand public, consommateur habituel de ce type de produits.

Il y a lieu de considérer au vu de ces éléments que cette marque Decathlon est une marque renommée.

Dès lors la reproduction de la dénomination Decathlon associée à des images à connotation sexuelle ou portant sur la consommation d’alcool dénigrant la pratique du sport et ce, à des finalités mercantiles, s’agissant d’obtenir une contrepartie financière au transfert du nom en cause constitue un emploi injustifié qui de plus, porte préjudice à la société Decathlon en ternissant son image basée sur la valorisation de la pratique du sport et des bénéfices pouvant en être tirés.

L’atteinte à la marque renommée est dès lors constituée.

Sur l’usurpation de dénomination sociale et d’enseigne de la société Decathlon :

Pour les mêmes motifs que précédemment, le tribunal considère que le nom de domaine « decathlon.pl » pour désigner un site dénigrant la pratique du sport constitue une utilisation fautive de la dénomination sociale et de l’enseigne Decathlon dont la demanderesse justifie être titulaire par la production d’un extrait de son inscription au registre du commerce et des sociétés.

Sur l’atteinte à la notoriété de la marque Decathlon :

Il y a lieu de rejeter la demande du chef d’une faute distincte résultant de l’association de la dénomination Decathlon aux images du site, ce grief ayant été retenu au titre de l’atteinte à la marque de renommée.

Sur les responsabilités :

Il ressort de l’extrait « Whois » du nom de domaine « decathlon.pl » que celui-ci a été déposé par la société Valley, Konopka T., Wyroba A. et Sluzynski T., associés de ladite société.

Dès lors, chacun des défendeurs sera déclaré responsable des actes illicites précités.

Sur les mesures réparatrices :

Pour mettre fin aux actes illicites, il y a lieu de mettre en oeuvre une mesure d’interdiction dans les conditions définies au présent dispositif.

Compte-tenu de la mauvaise foi des défendeurs, le transfert du nom de domaine est également ordonné.

L’atteinte à la marque et à la renommée de celle-ci et ainsi qu’à celle de la société Decathlon étant importante deux indemnités de 20 000 € seront allouées à celle-ci à titre de réparation.

L’équité commande en outre de lui allouer la somme de 6000 € en application de l’article 700 du ncpc.

L’exécution provisoire s’impose pour stopper les actes illicites.

La décision

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire,

. Dit qu’en enregistrant le nom de domaine « decathlon.pl », en l’utilisant pour désigner un site internet sur lequel est exploitée la dénomination Decathlon associée à des images dévalorisant la pratique du sport, la société Valley, Konopka T., Wyroba A. et Sluzynski T. ont porté atteinte à la marque de renommée Decathlon;

. Dit que par ces mêmes actes, les défendeurs ont commis un usage fautif de la dénomination sociale et de l’enseigne de la société Decathlon ;

. Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 4 mois après la signification de la présente décision ;

. Ordonne le transfert du nom de domaine « decathlon.pl » au profit de la société Decathlon et aux frais des défendeurs tenus in solidum et à cette fin autorise la société Decathlon à procéder aux formalités nécessaires ;

. Se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées ;

. Condamne in solidum la société Valley, Konopka T., Wyroba A. et Sluzynski T. à payer à la société Decathlon la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 6000 € en application de l’article 700 du ncpc

. Ordonne l’exécution provisoire,

. Déboute la société Decathlon du surplus de sa demande ;

. Condamne in solidum la société Valley, Konopka T., Wyroba A. et Sluzynski T. aux dépens qui comprendront les frais du constat APP dressé le 8 janvier 2003 ;

. Fait application de l’article 699 du ncpc au profit de la SCP Deprez, Dian, Guignot, avocats, pour la part des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision,

Le tribunal : Mme Belfort (vice-président), Mmes Vallet et Renard (vice-présidents)

Avocat : Me Vincent Fauchoux

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.