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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 08 novembre 2002

Prisma Presse / Géo Découverte

contrefaçon - marques - nom de domaine

Les faits et la procédure

La société Prisma Presse, qui appartient au groupe Gruner & Jahr et qui édite le magazine Géo, est notamment titulaire en France :

– de la marque Géo déposée à l’Inpi le 18 août 1989, enregistrée sous le n° 1 547 064 et renouvelée le 13 juillet 1999, pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 28, 35, 38, 39 et 41 ;

– de la marque semi figurative Géo lettres blanches sur cadre de couleur verte (Pantone 376 C), déposée à l’Inpi le 7 septembre 1995 et enregistrée sous le n° 95/587 179, pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 28, 35, 38 et 41 ;

Elle expose avoir constaté que la société de droit suisse Géo Découverte Sa exploitait un site internet accessible à l’adresse « geo-decouverte.com » dont la page d’accueil comportait une présentation graphique très semblable au graphisme de sa marque semi figurative et à l’identité visuelle de son magazine ;

Au motif que les mises en demeure de cesser une telle exploitation sont restées vaines, elle a, par acte d’huissier du 29 mai 2001, fait assigner la société Géo-Découverte sur le fondement des articles L 713-3 et L 713-5 du code de la propriété intellectuelle et 1382 et suivants du code civil, en contrefaçon des marques n° 1 547 064 et 95 587 179, et en parasitisme, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, toutes mesures d’interdiction et de radiation sous astreinte ainsi que la réparation, à hauteur de la somme de 1 000 000 F, des préjudices subis outre une participation à hauteur de 30 000 F aux frais non répétibles ;
En l’état de leurs dernières écritures, les prétentions des parties sont en définitive les suivantes :

La société Prisma Presse et la société Gruner & Jahr, intervenue volontairement à l’instance à ses cotés, ont conclu, en application des articles 46 du ncpc et 5-3° de la convention de Lugano, au rejet de l’exception d’incompétence au motif que le site web de la défenderesse est accessible en France et en particulier à Paris,

Elles ont en outre, et au motif que la société Gruner & Jahr est titulaire de marques distinctives de celles de société Prisma Presse, conclu au rejet de la fin de non recevoir tirée de son défaut d’intérêt à agir ; elles ont également conclu au rejet des fins de non-recevoir tirées de l’extra-territorialité des faits énoncés et de la prescription aux motifs que la contrefaçon a été constatée en France les 21 mai et 12 décembre 2001 ;

Elles ont enfin conclu à la contrefaçon de leurs marques respectives n° 1 547 064 et 95 587 179 pour l’une et n° R 431 853, 69 555 et 52 3935 pour l’autre, et au parasitisme, ainsi qu’au rejet de la demande reconventionnelle en déchéance et en dommages-intérêts pour procédure abusive, en faisant valoir en substance qu’il y a des similitudes entre les marques Géo et d’une part le site web et d’autre part le nom de domaine litigieux dans leurs éléments tant nominaux que figuratifs, qui sont risques de confusion en raison du caractère similaire des services proposés, que la marque Géo est antérieure à la dénomination sociale suisse et bénéficie d’une notoriété exceptionnelle et que de tels agissements ne sont donc pas le fruit du hasard ;

Elles ont, en conséquence, sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des mesures d’interdiction et de radiation sous astreinte, et ont porté leur demande de dommages-intérêts à la somme de 200 000 € toutes causes confondues ainsi que leur demande au titre de l’article 700 du ncpc à la somme de 6000 € ;

La société Géo-Découverte a, à titre liminaire et en application de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris aux motifs notamment que le litige relève de la compétence de la cour de justice de la République et du Canton de Genève puisqu’elle est domiciliée en Suisse, qu’elle exploite son site web en Suisse et qu’aucun dommage n’est survenu dans le ressort du tribunal de Paris ;

Elle a en outre soulevé l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Gruner & Jahr pour défaut d’intérêt à agir aux motifs qu’elle se prévaut des même droits privatifs que la société Prisma Presse ainsi que l’irrecevabilité des demanderesses à agir en raison de l’extra-territorialité des faits dénoncés ;

Elle a également soulevé la prescription de l’action sur le fondement de l’article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle pour avoir été intentée plus de trois ans après l’enregistrement, en Suisse, de sa raison sociale comme nom de domaine ;

Elle a, au fond, conclu au rejet de la demande au titre de la contrefaçon aux motifs, en substance, que la raison sociale « Géo-Découverte » ne peut être une contrefaçon de la marque Géo, qu’il n’y a aucune similarité entre leurs services et activités, qu’elle n’utilise pas la même couleur verte, qu’on ne peut faire sanctionner l’utilisation de sa dénomination commerciale sans heurter le principe de territorialité des marques, que le dépôt des marques par les demanderesses dans la classe 38 sont postérieures à l’enregistrement de sa dénomination sociale et qu’il n’y a pas de risque de confusion ; elle a ajouté qu’il n’était pas justifié d’une renommée des marques Géo au sens de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle de nature à l’empêcher d’utiliser sa propre raison sociale, et que les dispositions de l’article L 713-6 du même code doivent trouver application ;

Elle a également conclu au rejet de la demande au titre des agissements parasitaires aux motifs qu’ils ne peuvent être invoqués sur les mêmes faits, qu’il s’agit d’activités distinctes, qu’elle bénéficie d’une antériorité, qu’elle expose des frais de publicité importants pour promouvoir ses propres activités et qu’il n’est justifié d’aucun préjudice ;

Elle a formé une demande reconventionnelle en déchéance des droits sur les marques dont s’agit pour les produits et services ainsi qu’aux dates d’effet qu’elle a précisés, et en paiement de la somme de 45 735 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 4 573 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;

Elle a enfin conclu qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a modifié le graphisme de son site web ;

L’instance a été clôturée le 17 mai 2002 ;

La discussion

Sur l’exception d’incompétence :

Attendu qu’en application de l’article 5-3° de la convention de Lugano, le défendeur domicilié sur le territoire d’un état contractant peut être attrait, dans un autre état contractant, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ;

Or attendu que lorsqu’une infraction aux droits de propriété industrielle a été commise par une diffusion sur le réseau internet, le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs éventuels du site ;

Qu’en l’espèce, le constat de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP), qui a révélé l’existence du site « geo-decouverte.com » susceptible de porter atteinte aux intérêts des demanderesses, a été dressé à Paris ; que la société Prisma Presse pouvait en conséquence introduire la présente instance devant le tribunal de céans ;

Que l’exception d’incompétence sera rejetée ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :

Attendu que la société de droit allemand Gruner & Jahr est intervenue volontairement à l’instance afin de défendre ses droits contre les atteintes portées à ses marques internationales Géo visant la France ;

Que s’agissant de marques distinctes de celles dont est titulaire la société Prisma Presse, et la coexistence desdites marques important peu, elle justifie ainsi d’un intérêt à agir aux côtés de celle-là ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’extra-territorialité des faits dénoncés :

Attendu que la société Géo-Découverte a également soulevé l’irrecevabilité des demanderesses à agir aux motifs que le principe de territorialité du droit des marques français interdit à une société de se prévaloir devant la juridiction nationale de faits réalisés à l’extérieur du territoire national, ce qui serait le cas en l’espèce dès lors que c’est en Suisse et par l’intermédiaire de son fournisseur d’accès à internet, la société de droit suisse Deckpoint, qu’elle a enregistré sa raison sociale comme nom de domaine ;

Mais attendu qu’il a ci-dessus été rappelé que le site exploité par la défenderesse est accessible en France ; que les demanderesses sont donc parfaitement recevables en leur action dans la mesure où elles se limitent à une cessation, sur le territoire français, des actes dénoncés ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Attendu qu’en vertu de l’article L 716-5 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle l’action en contrefaçon se prescrit par trois ans ; que pour soulever la prescription de l’action, la défenderesse soutient qu’en l’espèce, le grief de contrefaçon porte sur l’enregistrement du nom de domaine et qu’il s’agit dès lors d’un acte unique qui a été réalisé le 13 mars 1997 ;

Qu’il convient cependant de relever que la contrefaçon de marque est une infraction continue et qu’en conséquence, le délai n’avait pas commencé à courir lorsque l’action a été introduite puisqu’il résulte des pièces communiquées que l’exploitation du site litigieux sous l’adresse « geo-decouverte.com » se poursuivait encore le 12 décembre 2001 ;

Que la fin de non-recevoir soulevée par la société Géo-Découverte sera donc rejetée ;

Sur la demande en déchéance :

Attendu que la société Prisma Presse, qui édite le magazine Géo, est notamment titulaire en France :

– de la marque Géo déposée à l’Inpi le 18 août 1989, enregistrée sous le n° 1 547 064 et renouvelée le 13 juillet 1999, pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 28, 35, 38, 39 et 41 ;

– de la marque semi figurative Géo lettres blanches sur cadre de couleur verte (Pantone 376 C), déposée à l’Inpi le 7 septembre 1995 et enregistrée sous le n° 95/587 179, pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 28, 35, 38 et 41 ;

Que la société de droit allemand Gruner & Jahr, qui exploite un groupe de presse, est notamment titulaire :

– de la marque internationale Géo, marque désignant notamment la France, enregistrée le 23 juin 1977 sous le n° R 431 853 et renouvelée le 23 juin 1997, qui a été déposée pour les produits de l’imprimerie, périodiques, magazines et livres de la classe 16 ;

– de la marque internationale semi figurative Géo lettres blanches sur cadre de couleur verte, marque désignant notamment la France, enregistrée le 23 avril 1998 sous le n° 695 555, qui a été déposée pour les produits et services suivants : supports de données magnétiques et disques microsillons de la classe 9, imprimés, articles pour reliure, photographies, papeterie, matériel d’enseignement et de formation (hormis les appareils) de la classe 16 et jeux et jouets de la classe 28 ;

– de la marque internationale Géo, marque désignant notamment la France, enregistrée le 27 juin 1988 sous le numéro 52 3935, qui a été déposée pour les produits et services suivants : films, films pour la télévision, vidéocassettes de la classe 9, diffusion de programmes radiophoniques et de télévision de la classe 38 et production de programmes radiophoniques et de télévision de la classe 41 ;

Que la défenderesse sollicite qu’elles soient déclarées déchues de leurs droits sur les marques n° 1 547 064 et 95 587 179 pour la première et sur les marques n° R 431 853 et 52 3935 pour la seconde et ce, à effet respectivement au 19 août 1994, 7 septembre 2000, 28 décembre 1996 et 30 juin 1992 ; qu’il lui est opposé l’irrecevabilité à agir ;

Attendu qu’en vertu de l’article L 714-5 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque, qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans… » ;

Que « La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée » ;

Que « L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans…n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande » ;

Attendu que la société Géo-Découverte, qui a pour objet social l’organisation de voyages et établissements d’itinéraires culturels, l’organisation de conférences, la production de films se rapportant à la géographie et à l’histoire des civilisations et la production d’ouvrages culturels, justifie dès lors et en tant que défenderesse à l’action en contrefaçon fondée sur l’exploitation d’un site internet en relation avec son activité, et limitée dans l’acte introductif d’instance aux marques n° 1 547 064 et 95 587 179 puis étendue en cours d’instance notamment aux marques n° R 431 853 et 52 3935, d’un intérêt à agir en déchéance desdites marques pour les seuls produits ou services des classes 9 et 38 en ce qu’ils visent notamment les équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs dans la classe 9, et les communications par terminaux d’ordinateurs dans la classe 38 ;

Qu’elle est, dans ces conditions, irrecevable en sa demande concernant la marque n° R 431 853 qui n’a pas été déposée dans ces classes ; qu’en outre sa demande s’avère sans objet en ce qui concerne les marques n° 1 547 064 et 52 3935 qui n’ont pas désigné ce type de produits ou services dans leur dépôt ; que l’examen de sa demande sera donc limité à la marque n° 95 587 179 ;

Attendu à cet égard qu’il ressort du constat dressé le 21 mai 2001 par l’APP que la société Prisma Presse exploite un site internet sous le nom « geo.presse.fr » permettant d’accéder à la présentation du groupe et des différents magazines qu’elle édite, parmi lesquels le magazine Géo est cité en premier lieu, ainsi qu’à divers services offerts y compris un service de publicité ;

Qu’elle justifie en outre, et par la production de la facture relative aux travaux du projet de vitrine, de la copie de la synthèse des charges de travail Accenture et de la réalisation de la maquette, qu’elle a créé, le 11 juin 2001, un site internet sous le nom de domaine « geomagazine.com » ;

Que dans ces conditions, s’il n’a pas été fait un usage sérieux de la marque Géo pour les produits et services d’équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs et de communications par terminaux d’ordinateurs pendant une période ininterrompue de cinq ans, il convient en revanche de relever qu’il a été fourni la preuve du commencement d’un tel usage plus de trois mois avant la demande de déchéance formée aux termes des conclusions signifiées le 9 novembre 2001 ;

Qu’il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande reconventionnelle en déchéance contre la société Prisma Presse en ce qui concerne ses droits sur la marque Géo pour les équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs dans la classe 9, et les communications par terminaux d’ordinateurs dans la classe 38 ;

Sur la contrefaçon :

Attendu que pour contester les griefs de contrefaçon qui lui sont reprochés, la société Géo-Découverte se prévaut en premier lieu des dispositions de l’article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle et soutient que l’appellation de son nom de domaine n’est que la reprise de sa dénomination sociale adoptée en 1986 et bénéficiant d’une antériorité ;

Mais attendu que cet argument n’a pas d’objet dès lors qu’elle n’exploite pas une activité commerciale connue en France sous sa dénomination sociale ;

Attendu qu’elle soutient en second lieu, et pour s’opposer à l’application des dispositions de l’article L 713-3 du même code selon lesquelles « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :…b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. » , que les produits protéges par les marques litigieuses sont différents des services qu’elle propose et qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public ;

Attendu à cet égard que l’utilisation, par la défenderesse, de l’expression « Géo-découverte » pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés respectivement dans l’enregistrement de la marque Géo n° 1 547 064 dont est titulaire la société Prisma Presse et dans l’enregistrement des marques internationales Géo n° R 431 853, 52 3935 et 695 555 dont est titulaire la société Gruner & Jahr n’est pas établie, ce qui implique le rejet de l’action en contrefaçon desdites marques ;

Qu’il est en revanche incontestable que la création et l’exploitation du site litigieux constituent certains des services couverts par la marque déposée le 7 septembre 1995 et enregistrée sous le n° 95 587 179, à savoir, dans la classe 9, les équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs, et dans la classe 38, les communications par terminaux d’ordinateurs qu’il a été ci-dessus analysé ;

Qu’il est en outre établi que le site internet « geo-découverte.com » a été créé par la défenderesse le 13 mars 1997 ; qu’il est destiné à assurer, par sa diffusion auprès d’un large public notamment en France, la promotion des différentes prestations offertes par la société Géo-Découverte et ci-dessus rappelées ;

Or attendu qu’il ressort des constats dressés les 21 mai et 12 décembre 2001 par l’APP que ladite société a, pour désigner son domaine sur internet, reproduit, sur un fond couleur verte formant un demi cadre, l’expression Géo-Découverte en lettres majuscules de couleur blanche en haut et à gauche ;

Que la très légère différence de nuance pour la couleur verte utilisée importe peu étant précisé que la comparaison des documents laisse apparaître que la couleur verte choisie en l’espèce est très proche de celle protégée par le dépôt de la marque ; que par ailleurs l’adjonction du terme Découverte à la dénomination Géo ne modifie en rien le signe imité puisque ces deux termes associés ne forment nullement un tout indivisible dans lequel le terme Géo perdrait sa distinctivité propre ;

Qu’il existe en conséquence un risque de confusion dans l’esprit du public dès lors en effet que le consommateur d’attention moyenne, qui n’a pas simultanément sous les yeux la marque et la présentation litigieuse du site considéré, ne pourra que se méprendre sur l’origine de ce site et en attribuer la paternité à la société qui édite le magazine Géo ;

Que la société Géo-Découverte s’est donc rendue coupable d’actes de contrefaçon par imitation de la marque semi figurative Géo n° 95 587 179 dont est titulaire la société Prisma Presse ;

Sur les agissements parasitaires :

Attendu que pour imputer à la société Géo-Découverte des agissements parasitaires, les sociétés Prisma Presse et Gruner & Jahr soutiennent qu’elle a cherché à profiter de la notoriété de la marque Géo et de son identité visuelle dans des conditions telles que, compte-tenu de leurs domaines d’activités respectifs, cela ne pouvait être le fruit du hasard ;

Mais attendu qu’elles ne justifient d’aucun fait distinct de la contrefaçon de la marque dont s’agit susceptibles de caractériser les agissements ainsi dénoncés ;

Qu’il y a lieu de rejeter ce chef de demande ;

Sur les mesures réparatrices :

Attendu que pour mettre fin aux actes de contrefaçon, il convient de faire droit, dans les termes du dispositif ci-après, aux mesures d’interdiction et de radiation sollicitées ;

Attendu par ailleurs que l’exploitation du site a perduré dans les mêmes conditions au-delà du 12 décembre 2001, date du second constat dressé par l’APP à la requête de la société Prisma Presse, et ce, malgré une mise en demeure adressée le 22 mars 2001 et réitérée le 14 mai 2001, et l’introduction de la présente instance ; que s’il résulte à cet égard du constat dressé à sa requête le 28 mars 2002 par M. J., clerc habilité de la SCP Peraldi-Segur, huissier de justice à Paris, que la défenderesse a modifié le graphisme de son site web, il convient cependant d’observer qu’elle a conservé son nom de domaine et que la page de son site comporte la désignation du domaine en lettres majuscules de couleur blanche bordées d’une ombre de la couleur verte antérieurement utilisée ;

Que le tribunal dispose en conséquence des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 40 000 € l’indemnisation qui sera accordée à la société Prisma Presse en réparation des actes de contrefaçon ;

Sur les demandes accessoires et reconventionnelles :

Attendu que le bien fondé de la demande principale en contrefaçon implique le rejet de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Que l’équité commande de fixer à 2700 € la somme qui sera allouée aux demanderesses en application de l’article 700 du ncpc, tandis que la défenderesse, qui succombe, ne peut se prévaloir du bénéfice de cet article ;

Attendu enfin qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures d’interdiction et de radiation et, à hauteur de moitié, en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice ;

La décision

Le tribunal,

. Condamne la société Géo-Découverte aux dépens.

Le tribunal : M. Girardet (vice président), Mmes Saint Schroeder et Darbois (vice présidentes)

Avocats : Me Fauchoux, SCP Bartfeld & Associés