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Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Marques

mardi 13 mai 2003
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 13 mai 2003

Liste Rouge / 123 Multimedia Multimédia, A3W Telecom

contrefaçon - marques - nom de domaine

Faits et procédure

La société Liste Rouge, créée en 1988 développe son activité dans le domaine de la fabrication, la transformation, le négoce en gros ou en détail de vêtements pour hommes, femmes et enfants, la fabrication et la distribution d’articles en cuir, maroquinerie, articles de mode et cadeaux et la prise de participation dans toutes entreprises.

Elle est titulaire de la marque semi figurative française Liste Rouge n° 1 464 419 déposée le 10 mai 1988 et renouvelée le 5 mars 1998 pour désigner l’ensemble des produits et services de la classification. Elle est par ailleurs titulaire depuis le 22 décembre 1999 du nom de domaine « listerouge.fr » et exploite un site internet sous cette dénomination.

Faisant valoir qu’elle avait pu faire constater selon acte dressé le 23 novembre 2001 par un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes que la société 123 Multimedia avait réservé le nom de domaine « listerouge.com » qui n’est pas exploité alors qu’elle envisageait elle-même de promouvoir un site web en « .com » pour développer ses activités à l’international, la société Liste Rouge a, par actes en date des 19 décembre 2001 et 18 février 2002, fait assigner la société 123 Multimedia en contrefaçon aux fins de voir prononcer le transfert du nom de domaine à son profit, les mesures usuelles d’interdiction et de publicité et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 15 244,90 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 3048,98 € au titre de l’article 700 du ncpc.

Le nom de domaine « listerouge.com » ayant été transféré au profit de la société A3W Telecom, la société Liste Rouge a fait délivrer à cette dernière ainsi qu’à la société 123 Multimedia une nouvelle assignation aux termes de laquelle elle demande de constater l’atteinte par ces deux personnes morales à sa marque et à sa dénomination sociale reproduites à l’identique et en conséquence, la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer les sommes provisionnelles de 15 245 € du chef de contrefaçon, de 15 245 € du chef de concurrence déloyale et la même somme en réparation de l’atteinte portée à sa dénomination sociale outre celle de 4600 € au titre de l’article 700 du ncpc et de prononcer les mesures d’interdiction sous astreinte, de transfert du nom de domaine et de publicité.

Les défenderesses soulèvent liminairement la prescription de l’action en contrefaçon faute d’avoir été introduite dans le délai de trois ans suivant le dépôt du nom de domaine. La société 123 Multimedia demande sa mise hors de cause en ce qu’elle n’a fait que réserver le nom de domaine pour le compte de sa filiale au profit de laquelle il a ensuite été transféré. L’une et l’autre demandent de prononcer la déchéance partielle des droits de la société Liste Rouge sur la marque Liste Rouge en ce qui concerne les produits et services des classes 35, 38 et 41 sur le fondement de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle faute de justification d’exploitation sérieuse.

Elles concluent subsidiairement au débouté en soulignant que la contrefaçon n’est pas établie faute d’identité des signes, l’élément figuratif de la marque première n’étant pas reproduit et faute d’identité ou de similarité des produits et services offerts de nature à engendrer un quelconque risque de confusion. Elles dénient enfin tout caractère de notoriété à la marque opposée susceptible de lui conférer protection pour des services non visés par l’enregistrement. Elles font valoir qu’en tout état de cause, la demanderesse ne subit aucun préjudice car elle exploite le site www.listerouge.fr et si elle avait réellement voulu obtenir une extension en « .com », elle aurait réservé ce nom de domaine simultanément au précédent. Elles concluent à l’inapplicabilité en l’espèce des dispositions de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle invoqué à tort dès lors qu’aucun dépôt de marque n’a été effectué au préjudice de la société Liste Rouge mais seulement la réservation d’un nom de domaine. Elles relèvent enfin que l’inscription de la société Liste Rouge au registre du commerce et des sociétés ne révèle aucun nom commercial et qu’il n’existe aucun risque de confusion entre sa dénomination sociale et le nom de domaine litigieux du fait de la grande différence des activités exercées de sorte qu’aucune faute ne saurait leur être reprochée. Reconventionnellement, la société A3W Telecom sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’allocation de la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la suspension à titre conservatoire du développement de son site pendant la durée de l’instance ainsi que celle de 10 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Dans le dernier état de ses écritures en date du 30 janvier 2003, la société Liste Rouge s’estime recevable à solliciter l’indemnisation du préjudice résultant des actes de contrefaçon commis au cours des trois années écoulées et conclut au rejet de la demande de mise hors de cause de la société 123 Multimedia en soulignant qu’elle est l’auteur de la réservation du nom de domaine « listerouge.com » dont le transfert au profit de la société A3W Telecom est intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation.

Sur la demande de déchéance, elle oppose que les défenderesses n’ont pas d’intérêt à solliciter celle-ci pour les produits et services des classes 35 et 41 qui ne leur sont pas opposées et qu’en tout état de cause elle exploite effectivement ainsi qu’elle en justifie par les publicités et les catalogues de vente par correspondance qu’elle adresse à ses clients, de même qu’elle développe une activité de vente sur son site internet.

Sur la contrefaçon, elle estime que la reprise de l’élément dénominatif qui est primordial, constitue une reproduction au sens de l’article L 713-2 ainsi qu’une usurpation sanctionnée par les dispositions de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle et que le nom de domaine a pour vocation tout comme la marque dont elle est titulaire, d’exploiter des services de communication par téléphone, téléscription et de transmission de messages.

Sur la concurrence déloyale, elle développe qu’en choisissant le nom de domaine « listerouge.com », les défenderesses ont entendu se placer dans son sillage commercial et que ce nom engendre un risque de confusion tant avec sa marque qu’avec sa dénomination sociale, l’une et l’autre antérieures.

Elle conclut au débouté de la demande reconventionnelle dès lors que le site n’a jamais été exploité depuis l’origine.

Elle demande en conséquence de :

– dire que le nom de domaine www.listerouge.com reproduit à l’identique la marque antérieure Liste Rouge n° 1 464 419 ainsi que la dénomination sociale Liste Rouge,

– dire que les sociétés 123 Multimedia et A3W Telecom ont porté atteinte à la marque Liste Rouge sur le fondement des dispositions de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle,

– dire qu’en déposant et en acquérant le nom de domaine www.listerouge.com, ces sociétés ont commis des actes de contrefaçon en application des dispositions de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle,

– dire que des agissements constituent une usurpation de la dénomination sociale et du nom commercial Liste Rouge sur le fondement de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle,

– dire que le rachat du nom de domaine www.listerouge.com par la société A3W Telecom est frauduleux,

– dire que les agissements des défenderesses sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

– interdire à ces sociétés d’utiliser la marque Liste Rouge à quelque titre que ce soit notamment sur internet sous astreinte définitive de 530 € par infractions constatées,

– leur interdire d’utilise le nom de domaine « listerouge.com » sous astreinte de 1524,50 € par infraction constatée,

– leur ordonner de procéder à leurs frais au transfert du nom de domaine litigieux à son profit ou, à défaut de procéder à sa radiation et ce sous astreinte de 1524,50 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la date de la signification du jugement à intervenir,

– dire que le jugement sera signifié aux frais solidaires des sociétés 123 Multimedia et A3W Telecom à l’unité d’enregistrement « registrar » du nom de domaine litigieux,

– condamner solidairement les sociétés 123 Multimedia et A3W Telecom à lui payer les sommes « provisionnelles » suivantes :

* 15 245 € en réparation de l’atteinte portée à la marque Liste Rouge,

* 15 245 € en réparation de l’atteinte portée à la dénomination sociale Liste Rouge,

* 15 245 € en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

– ordonner la publication de la décision à intervenir dans sept revues ou périodiques aux frais solidaires des sociétés défenderesses et à titre de complément de dommages-intérêts dans la limite d’un coût de 4545 € par insertion,

– ordonner l’exécution provisoire,

– condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 4600 € au titre de l’article 700 du ncpc et aux dépens dont distraction au profit de son conseil.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2003.

La discussion

Sur la prescription :

Attendu que l’article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’action en contrefaçon se prescrit par trois ans ;

Attendu qu’il est constant que le nom de domaine « listerouge.com » a été réservé par la société 123 Multimedia le 9 juin 1998 alors que l’assignation en contrefaçon a été délivrée en premier lieu le 19 décembre 2001, soit au-delà du délai ci-dessus visé ;

Attendu cependant que la contrefaçon étant un délit continu, la demanderesse est recevable à agir en indemnisation du préjudice subi depuis la période de trois ans antérieure à la date de l’assignation ;

Qu’en conséquence, l’exception n’est pas fondée.

Sur la demande de mise hors de cause de la société 123 Multimedia :

Attendu qu’à la date de l’introduction de l’instance, la société 123 Multimedia était encore titulaire du nom de domaine « listerouge.com » dont le transfert est intervenu ultérieurement au profit de la société A3W Telecom ; qu’il s’en suit que la demande est à juste raison dirigée contre les deux défenderesses.

Sur la demande de déchéance partielle :

Attendu que selon des dispositions de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans….
La déchéance peut être demandée en justice par tout intéressé. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés…
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens… »

Attendu que la défense à l’action en contrefaçon constitue un intérêt à agir en déchéance ;

Attendu cependant que dans la mesure où les produits et services opposés par la demanderesse ne concernent que les produits et services de la classe 38 dès lors que n’est en cause que la réservation d’un nom de domaine, il y a lieu de déclarer les sociétés 123 Multimedia et A3W Telecom irrecevables à demander la déchéance pour les produits et services des classes 35 et 41 ;

Attendu que pour justifier d’une exploitation sérieuse, la société Liste Rouge fait valoir qu’elle développe son activité de vente par le biais du site internet « listerouge.fr » ;

Attendu que les services de télécommunication que couvre la classe 38 s’entendent de ceux, généralement fournis par un prestataire technique, ayant un tel objet et ne se confondent pas avec les multiples services pour la fourniture desquels les communications par internet ou tout autre moyen de transmission électronique ne sont qu’un moyen ;

Qu’il s’en suit que la société Liste Rouge est déchue de ses droits sur sa marque pour désigner les produits de cette classe à compter du 31 mai 2002, date des conclusions déposées par les défenderesses ;

Sur la contrefaçon :

Attendu que l’enregistrement d’une marque « confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés » ainsi qu’en dispose l’article L 713-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Que selon l’article L 713-2 du même code « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire,

a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque … pour les produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement… » ;

Que selon l’article L 713-3 du code précité sont de même interdits « s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :

a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque … pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;

b) l’imitation ou l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement » ;

Attendu qu’il ne saurait sérieusement être contesté que l’élément distinctif de la marque dont est titulaire la société demanderesse est constitué par la dénomination Liste Rouge et non par son abréviation LR figuré en lettres anglaises majuscules intercalées entre les deux termes de la marque de sorte que l’utilisation de ceux-ci constitue une imitation, au sens du dernier texte ci-dessus visé ;

Attendu qu’il est constant que la réservation du nom de domaine « listerouge.com » n’a, en l’état pas été suivie de la création d’un site internet correspondant ; que cette opération, neutre en elle même ne permet pas de caractériser une identité ou une similarité avec les produits ou services pour lesquels la marque est protégée ;

Attendu qu’il convient de préciser que la société 123 Multimedia et la société A3W Telecom qui en est une filiale, exercent leurs activités dans le domaine de l’exploitation de supports médiatiques, du conseil en communication et de l’édition ainsi que dans les services de télécommunication en particulier dans le multimédia par le biais de la création de sites internet pour elle-même ou pour ses clients ; qu’à supposer que la société A3W Telecom développe un site sous le signe litigieux, force est d’admettre qu’elle le ferait dans son registre usuel d’activité qui est sans rapport avec les produits et services valablement désignés par la marque Liste Rouge ;

Qu’en l’absence de tout risque de confusion démontré, l’action en contrefaçon n’est pas fondée ;

Attendu que les dispositions de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle qui énonce que « l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière… » ne sont pas applicables en l’espèce, faute pour la demanderesse d’établir que sa marque est connue d’une large fraction du public et que son pouvoir distinctif s’étend au-delà des produits visés par le dépôt ce qui n’est suffisamment démontré ni par son ancienneté, ni par les articles de presse et pas davantage par la qualité de ses prestations ou par le fait que le moteur de recherche Google place son site internet en 3ème position, aucun de ces éléments ne permettant objectivement de conclure à une notoriété incontestable dans des conditions telles que l’usage de cette marque pour des produits ou services différents puisse lui causer grief ;

Sur la concurrence déloyale :

Attendu qu’au soutien de cette demande, la société Liste Rouge retient qu’en retenant le nom de domaine litigieux, les défenderesses ont entendu se placer dans son sillage commercial et ont volontairement entravé son développement à l’international ;

Attendu que s’il est exact qu’elle commercialise ses produits depuis de nombreuses années par le biais de la vente par catalogue et que la logique actuelle de développement devait la conduire à étendre sa diffusion par le biais de l’internet, il doit néanmoins être relevé qu’elle ne s’est engagée dans cette voie qu’en décembre 1999, soit un an et demi après la réservation du nom de domaine par la société 123 Multimedia dont rien n’indique qu’elle ait ainsi agi de manière malveillante et en particulier dans le but de négocier ce nom comme prétendu alors qu’il n’est justifié d’aucune démarche en ce sens ;

Attendu que la société A3W Telecom a réservé, également en 1998, les noms de domaine « listejaune.com » et « listeblanche.com » et déposé au Bureau Benelux des Marques, les marques Liste Rouge, Liste Jaune et Liste Blanche, étant précisé qu’elle a son siège au Luxembourg, la marque Liste Rouge ayant ensuite été déposée à l’Ompi le 20 juillet 2000 dans les classes 35, 38 et 41, marque visant Monaco et la Suisse ; que l’ensemble de ces éléments procède d’une logique commerciale excluant un comportement fautif dirigé contre la demanderesse ;

Attendu qu’il ne peut davantage être valablement prétendu qu’il existerait un risque de confusion avec la dénomination commerciale de la demanderesse du fait de l’absence d’identité entre les produits et services visés ;

Attendu enfin que les dispositions des articles L 711-4 et L 712-6 du code de la propriété intellectuelle qui visent le dépôt d’une marque portant atteinte à un droit antérieur telle une dénomination sociale et la demande frauduleuse d’enregistrement ne sont pas applicables en la cause l’enregistrement litigieux concernant un nom de domaine et non une marque ;

Qu’en conséquence, la société Liste Rouge sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que la société A3W Telecom affirme qu’elle aurait subi un préjudice du fait de la présente action car elle aurait suspendu tout développement de son site à titre conservatoire ;

Attendu cependant que cette prétention n’est pas justifiée car, à supposer même qu’elle ait effectivement eu l’intention d’exploiter ce site à compter du courant de l’année 2002, étant rappelé qu’il était susceptible de l’être depuis 1998, le manque à gagner qui en résulte ne peut être imputé à la demanderesse que pour autant que l’engagement de l’instance soit constitutif d’un abus de droit qui n’est nullement avéré.

Attendu que les défenderesses ont engagé pour la présente procédure des frais non taxables dont il serait inéquitable qu’ils restent à leur charge ; qu’il leur sera alloué la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;

Attendu que la société Liste Rouge sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

La décision

Le tribunal,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

. Rejette l’exception de prescription de l’action en contrefaçon,

. Rejette la demande de mise hors de cause de la société 123 Multimedia,

. Déclare les sociétés 123 Multimedia et A3W Telecom irrecevables en leurs demandes en déchéance partielle de la marque Liste Rouge pour les produits ou services des classes 35 et 41,

. Prononce la déchéance partielle des droits de la société Liste Rouge sur la marque Liste Rouge n° 1 464 419 déposée le 10 mai 1988 pour désigner les produits et services de la classe 38, à compter du 31 mai 2002,

. Dit que cette décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Inpi pour transcription au Registre National des Marques par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente,

. Déboute la société Liste Rouge de l’ensemble de ses demandes,

. Déboute la société A3W Telecom de sa demande reconventionnelle,

. Condamne la société Liste Rouge à payer aux sociétés 123 Multimedia et A3W Telecom la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du ncpc ,

. Condamne la société Liste Rouge aux entiers dépens.

Le tribunal : Mme Belfort (vice président), Mmes Vallet et Renard (vice présidentes)

Avocats : Me Marc Sabatier, Me Olivier Iteanu

 
 

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