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Tribunal de Grande Instance de Paris, 3éme chambre, 2éme section, Jugement du 20 juin 2003

GEA ERGE SPIRALE / THAI N.V.

brevet - contrefaçon - licence - marques - publicité

Les faits

La société Gea Erge Spirale expose qu’elle a signé, le 22 juillet 1997, avec Thaï N. V. un contrat de licence exclusive d’exploitation d’un brevet intitulé « accumulateur de capacité frigorifique à chaleur latente de fusion » dont la demande avait été déposée par ce dernier à l’Inpi le 29 mars 1996 sous le n°96/03926, moyennant le versement d’une redevance initiale de 600 000 F, qui a été intégralement perçue par le concédant, et d’une redevance proportionnelle.

Thaï N. V. ayant résilié ce contrat le 6 avril 2001 pour défaut d’exploitation du brevet ou de développement de la vente des produits, et considérant cette résiliation comme injustifiée, la société Gea Erge Spirale a assigné Thaï N. V. par acte du 31 janvier 2002 en payement de la somme de 522 473 € à titre de dommages-intérêts sous le bénéfice de l’exécution provisoire et celle de 3000 € en application de l’article 700 du ncpc.

Thaï N. V. a rétorqué que son invention, dénommée « Icebore », constituait une innovation simple d’un prix très compétitif et susceptible de nombreuses applications et qu’eu égard à la relative simplicité du brevet et à la force de vente du licencié, la durée de mise en application industrielle du brevet, et par suite sa commercialisation, n’aurait pas dû dépasser un délai de douze mois à compter de la signature du contrat.

Il indique qu’ayant demandé à la société Gea Erge Spirale par lettre du 5 mars de lui communiquer les documents comptables et techniques lui permettant de faire le bilan des quatre premières années de la licence en lui faisant part de la nécessité de remédier à l’absence de ventes, il reçut trois jours plus tard un courrier lui faisant interdiction d’utiliser le nom, la référence et les outils Gea et exigeant la restitution de tout élément et document faisant référence à la société licenciée. Puis, un second courrier en date du 30 mars 2001 lui fut adressé par cette dernière qui y énumérait les efforts entrepris et lui faisait savoir qu’elle entendait « restaurer les relations de coopération et de confiance ». Il confirma la résiliation du contrat par lettre du 6 avril 2001.

Il fait valoir que bien que la société Gea Erge Spirale ait obtenu une aide de 1 500 000 F de la part de l’Anvar dès 1997, la station d’essai ne fut construite qu’au mois de septembre 1999. Il ajoute qu’aucun spécialiste du froid n’a été affecté au projet Icebore, qu’il n’a jamais reçu d’information sur les avancées techniques ou les difficultés rencontrées dans le développement du projet industriel et qu’à l’occasion d’une première commande se sont révélées les erreurs commises par sa licenciée et l’absence de compréhension même du principe de l’invention par ses équipes.

Il sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 1 200 000 € au titre du gain manqué et réclame le montant de la redevance que la société Gea Erge Spirale a reconnu lui devoir sur le montant d’une commande effectuée par la société Ceritol de même que la somme de 7000 € pour résistance abusive dans la communication des informations que devait lui transmettre sa licenciée.

Ayant constaté le 11 avril 2002 que la société Gea Erge Spirale diffusait sur son site internet une documentation relative au système breveté, il demande au tribunal de lui interdire la poursuite de cette diffusion et sollicite la somme de 30 000 € en réparation du préjudice résultant de ces actes de contrefaçon et de parasitisme. La publication de la présente décision est également demandée, le tout assorti de l’exécution provisoire, ainsi que le payement de la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles.

La société Gea Erge Spirale objecte que lors de la conclusion du contrat de licence, la protection du procédé Icebore était aléatoire le brevet français étant particulièrement précaire et que la procédure PCT donnait lieu à de fortes objections de la part de l’examinateur européen. Elle soutient que Thaï N. V. n’apportait qu’une idée et non des dispositions constructives précises. Elle décrit l’ensemble des essais et études auxquelles elle a procédé et rappelle qu’une première commande a été prise au mois de juillet 2000 qui fut livrée au mois de novembre suivant et que des ventes régulières auraient pu être obtenues avec la vente Ceritol (commande de principe fin 2000 et définitive en mai 2001) dans les termes de l’article 12.2 du contrat si Thaï N. V. n’avait pas résilié le contrat.

Elle considère que celui-ci a été informé et associé à toutes ses actions jusqu’au mois de mars 2001 et maintient le montant de sa demande en réparation de son préjudice. Elle réfute l’argumentation développée par le défendeur à l’appui de sa demande reconventionnelle qu’elle demande au tribunal de rejeter dans sa totalité.

Thaï N. V. a, dans ses dernières conclusions, repris en la complétant l’argumentation qu’il avait développée dans ses écritures antérieures.

La discussion

Sur la rupture du contrat de licence

Attendu qu’il est constant que le 22 juillet 1997 Thaï N. V., inventeur d’un accumulateur de capacité frigorifique intitulé Icebore, a consenti à la société Gea Erge Spirale une licence exclusive d’exploitation des brevets visés en tête du contrat et notamment le brevet français n°96/03926.

Attendu qu’il était prévu à l’article 7.1 du contrat que « le licencié sera tenu d’assurer l’exploitation optimale des brevets du contrat. Il s’efforcera de développer les ventes des produits du contrat, avec la marge optimale compte tenu de l’état de la concurrence » ;

que l’article 12.1 stipulait que le contrat serait résilié de plein droit en cas d’inexécution par l’une des parties d’une ou plusieurs des obligations mises à sa charge, cette résiliation devenant effective deux mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception exposant de façon précise les griefs de la partie victime de cette inexécution ;

que l’article 12.2 prévoyait la faculté pour le concédant de résilier le contrat dans le cas où le licencié n’aurait pas effectué de ventes régulières des produits du contrat (c’est à dire les centrales frigorifiques mettant en oeuvre les procédés décrits par les brevets) pendant une période de deux années consécutives, cette clause ne prenant effet qu’après une période de douze mois à compter de la signature du contrat.

Attendu que par courrier du 5 mars 2001, Thaï N. V. sollicitait la communication des états comptables pour comprendre les raisons du bilan financier négatif de la société licenciée ainsi que celle d’un dossier technique en relevant qu’il n’avait reçu, depuis 1997, aucune communication relative à l’avancement des procédés mis en oeuvre pour la fabrication industrielle des tubes Icebore ;

qu’en réponse à cette demande, la société Gea Erge Spirale lui interdisait toute utilisation de son nom ainsi que des outils Gea et lui demandait la restitution de tout élément ou document faisant référence à la société ajoutant qu’elle avait transmis le dossier à ses avocats.

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2001, Thaï N. V. indiquait à la société Gea Erge Spirale qu’il résiliait le contrat de licence avec effet au 6 juin suivant en lui précisant les motifs de cette résiliation ;

que par courrier du 6 décembre suivant, il lui rappelait les dispositions de l’article 12.4 du contrat faisant obligation au licencié de donner l’état des stocks et lui faisait remarquer une nouvelle fois l’absence de tout document à ce sujet pour en déduire qu’elle n’avait aucun stock.

Attendu que la société Gea Erge Spirale soutient que Thaï N. V. a rompu le contrat de licence signé le 22 juillet 1997 alors qu’elle n’avait commis aucun manquement dans l’exécution de ses obligations ;

que Thaï N. V. justifie la résiliation de ce contrat du fait de l’absence d’exploitation sérieuse en se fondant sur les articles 7.1 et 12.2 dudit contrat.

Attendu qu’il n’est pas contestable que la société Gea Erge Spirale n’a pas effectué de ventes régulières dans le délai visé à l’article 12.2 du contrat de licence c’est à dire durant trois années consécutives à compter de la signature de celui-ci ;

qu’elle fait valoir que la mise au point du procédé industriel a nécessité des travaux de recherche complexes et qu’elle a dû faire face à d’importantes difficultés résultant de l’insuffisance des données fournies par l’inventeur avant de parvenir à la réalisation d’une petite installation puis à construire pour la société Ceritol des échangeurs de stockage d’énergie d’une dimension très significative ; qu’elle prétend que cette vente aurait été suivie de ventes régulières si le concédant n’avait pas résilié le contrat.

Attendu, cependant, que la société Gea Erge Spirale qui ne soutient pas avoir rencontré de difficultés insurmontables qui l’auraient empêchée d’exploiter l’invention, ne justifie pas avoir informé Thaï N. V. des nombreuses difficultés auxquelles elle dit s’être heurtée dans le développement du projet industriel ;

qu’elle ne démontre pas plus que le retard pris dans la mise en oeuvre de l’application industrielle du procédé Icebore, lequel a retardé d’autant la commercialisation de celui-ci, soit imputable à la carence de Thaï N. V. dans l’assistance que ce dernier devait lui apporter suivant les termes du contrat ;

qu’elle ne peut davantage arguer des travaux qu’elle a dû réaliser, travaux dont elle connaissait la nécessité lors de la signature du contrat qui prévoyait d’ailleurs en son article 12.2 un délai de latence de douze mois avant la prise d’effet de la clause visée à cet article ;

que de plus, M. J., directeur de la société Suntec-Orga qui fut chargé par la demanderesse de créer une nouvelle brochure technique sur le procédé Icebore, et dont il n’y a pas lieu de mettre en doute la sincérité des déclarations, atteste que lorsqu’il questionnait l’usine Gea sur les tests réalisés, il a pu constater « qu’aucun ingénieur en titre ne travaillait sur le procédé, aucune donnée technique, aucune donnée thermique, aucun plan de construction et aucun système de calcul pour faire des offres de prix clients n’était disponible en 2000 » ;

qu’il ajoute que lorsqu’il a pris à sa charge la promotion du procédé en Allemagne, Thaï N. V. l’accompagnait à chaque fois pour soutenir la phase technique des entretiens, et que celui-ci lui envoyait tous les calculs thermiques pour les clients ce qui leur permit d’obtenir, sur la base du travail de Thaï N. V., la première commande auprès de la société Ceritol ; qu’il termine en indiquant qu’en 2001, alors qu’il était responsable technique de cette commande, la société Gea Erge Spirale ne disposait d’aucun outil de calcul ni de données techniques sur lesquels il pouvait se baser pour accomplir sa mission.

Attendu, par ailleurs, que la société Gea Erge Spirale ne démontre pas que l’absence d’exploitation de l’invention de Thaï N. V. dans les conditions prévues au contrat de licence soit la conséquence d’une impossibilité commerciale, se bornant à affirmer que ses efforts commençaient à porter leurs fruits lorsque Thaï N. V. a résilié le contrat de licence.

Attendu qu’il suit de ces développements que le défaut d’exploitation optimale dans les conditions prévues au contrat de licence justifiait la résiliation de celui-ci par Thaï N. V. ;

que la société Gea Erge Spirale doit être, en conséquence, déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle

Sur la demande en réparation du préjudice subi par le défendeur

Attendu que Thaï N. V. sollicite, tout d’abord, en application de l’article 12.1 du contrat de licence, la somme de 1 200 000 € en réparation du préjudice qu’il a subi du fait du défaut d’exploitation sérieuse de son invention eu égard au temps qu’il a consacré au licencié et aux frais qu’il a engagés lors des salons professionnels ;

qu’il affirme également que, d’après les prévisions des parties, la période de commercialisation du brevet aurait dû commencer douze mois après la signature du contrat et qu’il était raisonnable, selon lui, d’estimer la part de marché du système Icebore à 25% du marché européen ce qui le conduit à évaluer à 5 000 000 € le chiffre d’affaires annuel qui aurait pu être réalisé grâce au procédé Icebore et à réclamer 8% de cette somme, soit 400 000 € par an jusqu’en juin 2001.

Attendu, néanmoins, que s’agissant des frais que Thaï N. V. dit avoir engagés et pour lesquels il ne produit aucun état et le temps passé avec son licencié, il convient de relever qu’il a perçu une somme de 600 000 F à titre de redevance fixe.

Attendu que pour le préjudice résultant du défaut d’exploitation sérieuse, celui-ci ne peut être évalué sur les bases qu’énonce Thaï N. V. faute d’étude permettant de tenir pour quasi certain à tout le moins pour très probable la réalisation d’un chiffre d’affaires tel que celui qu’il avance ;

que le montant de la redevance tel que précisé ci-après dans le cadre de la vente réalisée auprès de la société Ceritol permet de fixer à 100 000 € le montant des dommages-intérêts qui doit lui être alloué à ce titre.

Attendu que Thaï N. V. réclame, en second lieu, le montant de la redevance sur le système Icebore vendu à la société Ceritol et qui lui est due en application de l’article 12.4 du contrat ;

que la société Gea Erge Spirale ne dénie pas devoir cette redevance mais en conteste le montant en faisant état de ce que la somme dont elle est redevable ne doit porter que sur le système de stockage de glace Icebore alors que le prix total qui fut payé par la société Ceritol couvrait d’autres équipements annexes et complémentaires ;

qu’elle ne produit toutefois aucune pièce, autre qu’un décompte qu’elle a elle-même réalisé, corroborant ses dires ;

que M. J. ayant déclaré dans son attestation précitée que la commande Ceritol s’était élevée à la somme de 418 000 €, il y a lieu de calculer la redevance de Thaï N. V. à partir de cette somme et d’allouer à ce dernier, en l’état des pièces qui ont été mises aux débats, la somme de 33 440 €.

Attendu que sera rejetée la demande en payement de 7000 € pour résistance abusive dès lors que l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du non payement de la redevance n’est pas démontré par le défendeur.

Sur les actes de contrefaçon et de parasitisme

Attendu que Thaï N. V. incrimine à ce titre la diffusion sur le site internet de la société Gea Erge Spirale d’une documentation relative au système Icebore postérieurement à la résiliation du contrat de licence et ce à tout le moins jusqu’au 11 avril 2002 ; qu’il fait valoir que cette diffusion doit être considérée comme une mise dans le commerce à savoir  »une opération matérielle tendant à mettre un produit en circulation » ;

que la demanderesse réplique que s’il est exact que cette documentation figurait sur le site www.icebore.com jusqu’au 4 décembre 2001, date à laquelle celui-ci a été supprimé. C’est « pour ne pas hypothéquer l’avenir commercial du produit alors que de nombreuses tractations avaient lieu pour tenter de renouer les liens avec Thaï N. V. », ajoutant que ce site avait un caractère informatif ne contenant aucun renseignement de nature commerciale ni incitation du visiteur à entrer en négociation ;

qu’elle indique que les pages versées aux débats par le défendeur et portant la date du 11 avril 2002 proviennent du site www.nordnet.fr/gea-erge qui est un site propre à l’hébergeur nordnet qui y stocke certaines pages anciennes et n’est pas référencé par les moteurs de recherche de sorte qu’une telle publicité ne lui serait pas imputable.

Attendu que la diffusion de cette publicité, qui constitue une opération matérielle tendant à mettre un produit en circulation, sur le site www.icebore.com jusqu’au 4 décembre 2001 alors que le contrat de licence était résilié depuis plusieurs mois et qui était susceptible de laisser croire au public que la société Gea Erge Spirale avait toujours la qualité de licenciée constitue un acte de contrefaçon, étant relevé qu’il n’apparaît pas des pièces produites que les « tractations » auxquelles fait référence la demanderesse se soient poursuivies au-delà du 1er août 2001 ;

qu’en tout état de cause, ces « tractations » ne l’autorisaient pas à maintenir la diffusion de la publicité sur le système Icebore ;

que la poursuite de cette diffusion au-delà de la prise d’effet de la résiliation sera sanctionnée par l’allocation de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts à Thaï N. V. ; qu’il sera fait interdiction à la société Gea Erge Spirale, en tant que de besoin, de diffuser cette documentation sur le réseau internet dans les conditions ci-après définies au dispositif ;

que la publication de la présente décision sera autorisée à titre de dommages-intérêts complémentaires dans les termes qui seront précisés au dispositif.

Attendu que Thaï N. V. ne rapportant pas la preuve de l’existence de faits distincts de la contrefaçon, il y a lieu de le débouter de sa demande formée au titre du parasitisme.

Sur l’article 700 du ncpc

Attendu que l’équité commande de condamner la société Gea Erge Spirale à verser à Thaï N. V. la somme de 4000 € au titre de frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour la défense de ses droits.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée du seul chef de la mesure d’interdiction.

La décision

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

. Déboute la société Gea Erge Spirale de l’intégralité de ses demandes,

. La condamne à verser à Thaï N. V. la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 33 440 € à titre de redevance correspondant à la commande de la société Ceritol,

. Dit qu’en diffusant sur le réseau internet une documentation publicitaire sur le système Icebore après la résiliation du contrat de licence, elle a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Thaï N. V.,

. Lui interdit, en tant que de besoin, la poursuite de ces agissements sous astreinte de 1000 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision,

. La condamne à verser au défendeur de ce chef la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts,

. Autorise Thaï N. V. à faire publier le dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la société Gea Erge Spirale sans que le coût total de ces insertions n’excède la somme de 9600 €,

. Condamne la société Gea Erge Spirale à verser à Thaï N. V. la somme de 4000 € sur fondement de l’article 700 du ncpc,

. Rejette le surplus des demandes,

. Ordonne l’exécution provisoire du seul chef de la mesure d’interdiction,

. Condamne la société Gea Erge Spirale aux dépens.

Le tribunal : M. Girardet (vice président), Mmes Saint Schroeder et Darbois (vice présidentes)

Avocats : SCP Augendre Fourment, SCP Nataf & Fajgenbaum

Notre présentation de la décision