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Tribunal de grande instance de Paris, 3ème Chambre, 2ème section, Jugement du 5 décembre 2003

Orange France / Société Française du Radiotéléphone

concurrence déloyale - contrefaçon - marques

Les faits et procédure

La société Orange France, ci-après Orange, est titulaire de diverses marques parmi lesquelles les marques suivantes :

-« Génération Connexion » n°003053333 déposée le 22 septembre 2000 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 28, 35, 38, 41 et 42,

-« Génération Wap » n°003040817 déposée le 17 juillet 2000 pour des produits et services des mêmes classes,

-« Itineris formule bureau mobile » n°96612715 déposée le 26 février 1996 pour désigner des produits et services des classes 9, 35, 37, 38, 41 et 42 ;

-« Ola » n°92423281 déposée le 18 juin 1992 pour désigner des services de télécommunication et téléphonie de la classe n°38,

-« Ola » n°96641089 déposée le 10 septembre 1996 pour désigner en classe n°9, les appareils pour l’enregistrement, les transmissions, la reproduction du son ou des images et les téléphones,

-« Du temps en plus » n°013100760 déposée le 17 mai 2001 pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42,

-« Changer de mobile » n°013100758 déposée le 17 mai 2001 pour désigner les mêmes produits et services que ceux précités.

Elle expose qu’elle a eu connaissance du dépôt par la défenderesse des marques « Génération Gprs » n°013120876, le 13 septembre 2001, « Le Bureau mobile sécurisé de SFR » n°013122236 le 20 septembre 2001, « La Ola des SMS » n°013123429 le 28 septembre 2001 et « La Ola des Textos ». Ces marques désignent de nombreux produits et services des classes 35 et 38 notamment.

Elle eut également connaissance de l’usage par la société défenderesse des slogans « Elle a choisi de prendre du temps en plus » et « Lui, il a choisi de changer de mobile ».

Estimant que la société SFR avait ce faisant commis des actes de contrefaçon de ses marques mais aussi des actes de concurrence déloyale, elle a, par acte du 7 février 2002 fait assigner la société SFR pour voir prononcer la nullité des marques « Génération Gprs », « La Ola des SMS », « La Ola des Textos » et « Le Bureau mobile sécurisé de SFR », les mesures d’interdiction et de publication d’usage et pour voir condamner la défenderesse à lui verser les sommes de 410 000 € et de 300 000 € en réparation des actes respectivement de contrefaçon et de concurrence déloyale.

En cours de procédure, elle eut connaissance d’actes de concurrence déloyale complémentaires consistant en la reprise d’éléments caractéristiques de ses visuels publicitaires, en raison desquels elle porte sa demande de dommages-intérêts à 350 000 €, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

La société SFR lui oppose in limine litis l’incompétence ratione materiae du tribunal de grande instance pour connaître des demandes complémentaires de concurrence déloyale et, subsidiairement, le caractère infondé des actes dénoncés.

Elle conteste l’existence d’actes de contrefaçon des marques opposées ‘Génération connexion, Génération Wap, Itineris formule…) en raison du caractère faiblement distinctif de celles-ci et partant de l’absence de risque de confusion.

Elle précise avoir retiré les demandes d’enregistrement des marques « La Ola des SMS »et « La Ola des Textos ».

Pour ce qui concerne les marques « Changer de mobile » et « Du temps en plus », elle soutient qu’elles sont descriptives de la nature des services désignés sous celles-ci et sollicite du tribunal qu’il en prononce la nullité.

Quant aux actes de concurrence déloyale, la société SFR souligne qu’ils ne sont pas distincts de ceux incriminés au titre de la contrefaçon. Elle ajoute que la société Orange se borne à affirmer des généralités sans apporter la preuve de ses allégations.

La discussion

Sur l’exception d’incompétence

Attendu que le tribunal est saisi d’un ensemble de faits susceptibles de constituer des actions de contrefaçon de marques et des actes de concurrence déloyale, les uns et les autres participants, selon la société Orange, « d’une politique d’agression organisée et systématique de la part de la société SFR » qui développe, comme elle, des activités dans le secteur de la téléphonie mobile ;

Attendu qu’en cours de procédure, la société Orange a incriminé des faits nouveaux de concurrence déloyale résultant de la diffusion d’une campagne publicitaire de SFR dans le cours du mois de mars 2002 ;

Attendu que la société SFR conclut à l’incompétence de ce tribunal, motif pris de l’absence de lien suffisant entre cette demande nouvelle et les prétentions originaires de la demanderesse ;

Mais attendu que les faits dénoncés sont intervenus peu après ceux incriminés dans l’assignation ; qu’il s’agit de faits complémentaires susceptibles de revêtir la même qualification que ceux objets de la demande principale et susceptibles aussi d’asseoir la prétention de la société Orange selon laquelle ils participent d’une même stratégie de « parasitage » de son image ;

Attendu que cette demande additionnelle qui se rattache ainsi à la demande principale par un lien suffisant relève de la compétence de ce tribunal par application des articles 51 et 70 du ncpc.

Sur la validité des marques

Attendu que la société SFR considère que les marques « Changer de mobile » et « Du temps en plus » sont descriptives, pour la première, de l’offre faite par la société Orange à ses clients de changer de téléphone mobile, et pour la seconde, de l’offre de temps supplémentaire de télécommunication par rapport à celui que le client aurait dû avoir ; qu’elle en demande dès lors l’annulation ;

Sur la marque « Changer de mobile »

Attendu que cette marque déposée le 17 mai 2001 sous le numéro 013100758 pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ne désigne pas, au sens de l’article L 711-2-b) du code de la propriété intellectuelle, une caractéristique de ceux-ci ;

qu’en revanche, elle est utilisée par Orange pour désigner plus précisément un programme qui permet chaque mois, de cumuler automatiquement des points, lesquels offrent aux abonnés la possibilité de choisir un nouveau téléphone portable à un prix préférentiel ;

Attendu que l’énoncé de ce programme suffit à démontrer que le slogan « Changer de mobile » est insusceptible d’en décrire une caractéristique et est tout au plus évocateur de son résultat ;

que la marque « Changer de mobile » est donc parfaitement distinctive ;

Sur la marque « Du temps en plus »

Attendu qu’elle fut déposée, comme la précédente, le 17 mai 2001 (sous le n° 013100760) pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ;

Attendu que, pas plus que la précédente, ne désigne-t-elle, au sens de l’article L 711-2-b) une des caractéristiques desdits produits et services ;

qu’elle est exploitée par son titulaire pour désigner un programme de fidélisation de sa clientèle caractérisé par l’offre de crédit de minutes de télécommunication supplémentaires aux clients en fonction de leurs communications précédentes ;

Attendu que la marque « Du temps en plus » n’est donc qu’évocatrice du résultat d’un service non décrit ;

Attendu que la demande d’annulation de cette dernière sera donc rejetée ;

Sur la nullité des marques déposées par la société SFR
sur la marque « Génération Gprs » n°013120876

Attendu que la société Orange oppose ses droits antérieurs sur ses marques « Génération Connexion » et « Génération Wap » déposées en 2000 dans les classes n°9, 16, 35, 38, 41 et 42 ;

Attendu que la marque « Génération Gprs » reprend le même terme d’attaque « Génération » et substitue aux signes « Wap » ou « Connexion » le signe Gprs ;

Attendu que la société Orange soutient sans être démentie que « Connexion » renvoie à l’idée d’une liaison établie téléphoniquement comme le signe « Wap » renvoie aux termes anglais « Wireless Application Protocol » signifiant l’accès au réseau internet à partir d’un téléphone portable ;

que, pareillement, le sigle Gprs fait référence à une norme permettant l’accès au réseau à partir d’un téléphone portable ;

Attendu que si tous les utilisateurs de téléphones portables n’ont pas une connaissance précise de la signification des acronymes précités, ils savent à tout le moins que ceux-ci sont associés à la définition de leur appareil ;

Attendu que la marque litigieuse reprend donc à l’identique le terme « Génération » porteur en lui-même de distinctivité, puisque aucunement descriptif des caractéristiques des produits et des services considérés ; qu’elle possède en outre la même architecture car elle associe à ce premier terme, dans le même ordre, un deuxième terme purement technique relevant du même champ technologique ;

Attendu que le consommateur d’attention moyenne ne pourra dès lors que se méprendre sur l’origine des produits désignés par la marque « Génération Gprs » dans la mesure où ceux-ci sont identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement des marques « Génération Wap » et « Génération connexion » ;

Attendu que le tribunal observe – les parties n’ayant pas fait l’analyse de l’identité ou de la similarité des produits et services visés au dépôt de ces marques ; que la marque « Génération Gprs », si elle a été déposée pour des produits et services identiques ou similaires à ceux de la marque de la société Orange, l’a également été pour les produits et services parfaitement distincts à savoir :

« article de gymnastique et de sport, décoration pour arbres de Noël, Arcs de tir, matériel pour le tir à l’arc, balançoires, balles de jeux, ballons de jeux, gants pour le sport ou pour les jeux, gobelets pour le sport ou pour le jeu, bassins (piscines), baudriers d’escalade, bicyclettes fixes d’entraînement ; tables de billard, blocs de construction (jouets), jeux de construction, bobsleighs, boules de jeux, bulles de savon, cannes à pêche, cannes de golf, cannes de majorettes, marques de carnaval, cerf-volants, jeux de table, modèles réduits de véhicule (jouets), ailes delta, palmes pour nageurs, parapente, patins à glace, patins à roulettes, planche à roulettes, planche à voile, planche pour le surfing, skis, skis nautiques, skis pour le surfing, table de tennis de table, rembourrage de protection (vêtements de sport), protège genoux, protège coudes, protège tibias, services d’aide à la direction des affaires, conseil en organisation et en direction des affaires, services d’aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles, transferts électroniques de fonds, services de cartes de crédit, services de cartes de débits, services d’information, de consultation en matière bancaire, services d’assurance » ;

Attendu que la marque « Génération Gprs » sera donc annulée pour l’ensemble des produits et services visés à son dépôt à l’exclusion de ceux précités ;

« Le Bureau mobile sécurisé de SFR » marque déposée le 20 septembre 2001 sous le n°013122236

Attendu qu’Orange oppose sa marque « Itineris Formule Bureau Mobile » n°96612715 déposée le 26 février 1996 ;

Attendu que celle-ci ne constitue pas un tout indivisible car elle est construite par la juxtaposition des termes « Itineris » et « Bureau Mobile », le terme « formule » n’ayant aucune distinctivité particulière ;

Attendu qu’en février 1996, il n’apparaît pas que l’association singulière du substantif « bureau » et de l’adjectif « mobile » ait eu cours dans le champ de la téléphonie, et des télécommunications ;

Attendu que la société SFR ne produit d’ailleurs aucune pièce susceptible d’attester d’un tel usage à cette date ;

Attendu que l’association de deux termes « bureau mobile » est donc distinctive et protégeable en elle-même pour désigner les produits et services des classes 9, 35, 38, 41 et 42 visés à son dépôt ;

Attendu que, dans la marque litigieuse « Le Bureau mobile sécurisé de SFR », les termes « bureau mobile » sont repris intégralement et donc dans la distinctivité que leur confère leur association, que l’adjonction des termes « sécurité de SFR » ne fait qu’ajouter une qualification particulière ;

Attendu que le consommateur d’attention moyenne ne pourra donc qu’être troublé ou se méprendre sur l’origine des produits et services ainsi détenus, dès lors qu’ils sont identiques ou similaires à ceux visés au dépôt de la marque de la demanderesse ;

Attendu que le tribunal relève à cet égard que les produits et services visés au dépôt de la marque « Le Bureau mobile sécurisé de SFR » sont identiques ou similaires à ceux visés au dépôt de la marque de la demanderesse ;

Attendu qu’il suit que la marque « Le Bureau mobile sécurisé de SFR » sera annulée pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne ;

Marques « La Ola des SMS »et « La Ola des Textos » déposées le 28 septembre 2001 respectivement sous les n°013123428 et 013123429 pour désigner les produits et services des classes 9, 35, 38, 41 et 42 ;

Attendu que la société Orange leur oppose ses droits antérieurs sur les marques « Ola » n°92423281, « Ola » n°96641089, « Compte Mobile Ola » n°003025872, « Forfaits Ola Temps libre » n°99776790, « Les minutes mobiles Ola » ;

Attendu que le renouvellement de la marque première 92423281 n’est pas produit ; que seules seront donc prises en considération les autres marques opposées pour la demande d’interdiction ;

Attendu que la marque semi-figurative « Ola » n°96641089 a été déposée le 10 septembre 1996 pour désigner les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son, les téléphones ;

Attendu qu’il n’est pas soutenu que cette marque ne soit pas distinctive ni que dans les autres marques déposées pour désigner en outre les produits et services des classes 16, 35, 38, 41 et 42, le signe Ola aurait perdu sa distinctivité ;

Attendu que la reprise de ce terme pour composer les deux marques litigieuses dans lesquelles ce terme conserve entière sa distinctivité réalise une imitation contrefaisante des marques de la société Orange (y compris de la marque Ola 92423281, en vigueur au moment des dépôts), dans la mesure où le public ne pourra que se méprendre sur l’origine des produits et services désignés par ces marques ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que ces dernières n’ont pas été exploitées et que la société SFR les a radiées si bien que la société Orange n’en demande plus l’annulation ;

Attendu cependant que leur dépôt réalisa une appropriation illicite constitutive d’un acte de contrefaçon dont la société Orange est bien fondée à solliciter la réparation ;

Sur les accroches publicitaires « Elle a choisi de prendre du temps en plus ! » et « Il a choisi de changer de mobile »

Attendu que la société SFR a fait paraître des publicités dans la presse présentant, séparément, un homme et une femme, téléphonant à l’aide d’un téléphone portable, intitulées, selon les cas :

« Lui, il a choisi de changer de mobile »

ou

« Elle a choisi de prendre du temps en plus » ;

Attendu que la société Orange considère que la société SFR a ainsi commis des actes de contrefaçon des marques « Changer de mobile » et « Du temps en plus » ;

Mais attendu que ces marques qui se présentaient sous la forme de slogans, sont d’une faible distinctivité ;

qu’elles ne sauraient interdire l’usage – fût-ce à titre publicitaire – des termes qui la compose, pris dans leur acception courante et insérée, comme en l’espèce, au sein d’une phrase grammaticalement construite ;

Attendu que l’usage incriminé ne constitue donc pas un usage contrefaisant des deux marques opposées ;

Sur la concurrence déloyale

Attendu que la société Orange ne fait que reprendre à ce titre les actes qu’elle dénonce par ailleurs au titre des actes de contrefaçon, comme si l’accumulation – au demeurant avérée de ceux-ci – pouvait réaliser un acte distinct caractérisant une concurrence déloyale ;

Attendu cependant que cette répétition d’actes de contrefaçon, si elle traduit une stratégie choisie par la société SFR n’en constitue pas autant un acte distinct de nature à fonder une demande au titre d’une concurrence déloyale ;

Attendu que seule la demande additionnelle relative à une campagne de publicité menée en mars 2002 par la société SFR caractérise un acte de concurrence déloyale commis au préjudice de la demanderesse ;

Attendu que celle-ci avait en effet mené précédemment une campagne publicitaire représentant une jeune femme en train de réaliser des exercices d’assouplissement intitulée « j’ai envie de souplesse » par référence et renvoi à la « souplesse » alléguée des prestations proposées par la société France Telecom ;

Attendu que la campagne de la société SFR menée en mars 2002 reprend apparemment le même mannequin faisant un autre exercice d’assouplissement, pareillement habillé, avec le titre suivant « Bien résolus à nous plier en 4 chaque jour…SFR votre réseau… » ;

Attendu que cette association de même personnage féminin, photographiée dans la même situation pour véhiculer la même idée n’est à l’évidence par fortuite ;

Attendu qu’elle procède d’un parasitisme commercial propre à troubler la perception par le public des messages publicitaires de la société Orange ;

Attendu que ce faisant la société SFR a engagé sa responsabilité ;

Sur les mesures réparatrices

Attendu qu’il sera fait droit, dans les termes du dispositif ci-après, aux mesures d’annulation, d’interdiction et de publication sollicitées ;

Attendu qu’aucun élément n’est fourni aux débats pour déterminer l’exploitation qu’a pu faire la société SFR des marques « Générations Gprs » et « Le bureau mobile sécurisé de SFR », étant observé que les marques « La Ola des Textos » et « La Ola des SMS » n’ont pas été exploitées avant d’être retirées ;

Attendu cependant que les marques litigieuses ont, chacune, porté atteinte à plusieurs des marques dont la société Orange est titulaire, à l’exception de la marque « Le bureau mobile sécurisé SFR » qui contrefait la seule marque « Itineris formule Bureau mobile » ;

Attendu que l’ensemble de ces considérations justifie la condamnation de la société SFR à verser à la société Orange la somme de 75 000 € en réparation des actes de contrefaçon ;

Attendu que le seul acte de concurrence déloyale sera réparé par le versement à la demanderesse d’une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la mesure d’interdiction et les condamnations pécuniaires précitées à concurrence de 50% de leur montant ;

Attendu enfin qu’il n’est pas inéquitable de condamner la société SFR à verser à la société Orange la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

La décision

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;

. Rejette l’exception d’incompétence ;

. Dit qu’en déposant la marque « Génération Gprs » n°013120876 et en en faisant usage, la société SFR a commis des actes de contrefaçon des marques « Génération connexion » n°003053333 et « Génération Wap » n°003040817 dont la société Orange est titulaire ;

. Dit qu’en déposant et en faisant usage de la marque « Le bureau mobile sécurisé de SFR » n°013122236, la société SFR a commis des actes de contrefaçon de la marque « Itineris formule bureau mobile » n°96612715 dont la société Orange est titulaire ;

. Dit qu’en déposant les marques « La Ola des SMS » n°013123429 et « La Ola des Textos » n°013123428, la société SFR a commis des actes de contrefaçon des marques « Ola » n°92423281 et « Ola » n°96641089 ;

. Dit qu’en utilisant un visuel publicitaire reprenant le même personnage féminin, photographié dans une situation similaire et véhiculant la même idée que celle qui caractérise le visuel publicitaire diffusé auparavant par la société Orange, la société SFR a commis des actes de parasitisme au préjudice de cette dernière ;

En conséquence,

. Prononce l’annulation de la marque « Génération Gprs » n°013120876 pour l’ensemble des produits et services désignés à son dépôt à l’exclusion de :

« article de gymnastique et de sport, décoration pour arbres de Noël, Arcs de tir, matériel pour le tir à l’arc, balançoires, balles de jeux, ballons de jeux, gants pour le sport ou pour les jeux, gobelets pour le sport ou pour le jeu, bassins (piscines), baudriers d’escalade, bicyclettes fixes d’entraînement ; tables de billard, blocs de construction (jouets), jeux de construction, bobsleighs, boules de jeux, bulles de savon, cannes à pêche, cannes de golf, cannes de majorettes, marques de carnaval, cerf-volants, jeux de table, modèles réduits de véhicule (jouets), ailes delta, palmes pour nageurs, parapente, patins à glace, patins à roulettes, planche à roulette, planche à voile, planche pour le surfing, skis, skis nautiques, skis pour le surfing, table de tennis de table, rembourrage de protection (vêtements de sport), protège genoux, protège coudes, protège tibias, services d’aide à la direction des affaires, conseil en organisation et en direction des affaires, services d’aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles, transferts électroniques de fonds, services de cartes de crédit, services de cartes de débits, services d’information, de consultation en matière bancaire, services d’assurance » ;

. Prononce l’annulation de la marque « Le bureau mobile sécurisé de SFR » n°013122236 ;

. Dit que la présente décision, une fois définitive, sera transmise à l’Inpi, sur simple réquisition du greffier, pour être portée au registre national des marques ;

. Interdit à la société SFR tout usage des marques annulées ou radiées sous astreinte de 300 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ;

. Interdit en outre à la société SFR de faire tout usage du visuel publicitaire diffusé dans le cadre de sa campagne « Bien résolus à nous plier en 4 chaque jour » ;

. Condamne la société SFR à verser à la société Orange les sommes de :

– 75 000 € en réparation de contrefaçon ;

– 20 000 € en réparation de l’acte de parasitisme ;

– 3500 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;

. Autorise la société Orange à faire publier le présent dispositif – en entier ou par extraits – dans quatre publications de son choix, aux frais de la société SFR sans que la part du coût de ces insertions supportée par celle-ci dépasse la somme globale de 12 000 € ;

. Ordonne l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction et des condamnations pécuniaires mais dans la limite de 50% de leur montant ;

. Rejette toute autre demande ;

. Condamne la société SFR aux entiers dépens.

Le tribunal : M. Girardet (vice président), Mmes Darbois et Denoix de Saint Marc (vice présidentes)

Avocats : Me Philippe Boutron, SCP Allen & Overy

Notre présentation de la décision