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Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Marques

vendredi 05 avril 2002
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 5 avril 2002

Bouygues Telecom / Sarl Nomad

contrefaçon - marques

Les faits et procédure

La société Bouygues Telecom expose qu’elle est titulaire des marques suivantes :

– « Nomad », déposée le 15 octobre 1984 pour désigner l’ensemble des produits de la classe n°9, enregistrée sous le n° 1 268 703 et acquise par elle le 24 octobre 1997 ;

– « Nomad », déposée le 17 mai 1995 pour désigner les produits et services des classes 9, 37 et 38, enregistrée sous le n° 95 572 005 et acquise par elle le 24 octobre 1997 ;

– « Nomad », déposée le 14 octobre 1999 pour désigner des produits et services des classes 38 et 42, sous le n° 99 817 542 ;

– « Ultymo », déposée le 30 juin 1999 sous le n° 99 800 268 pour les produits et services des classes 9 et 38 ;

– « Ultymo », déposée le 14 octobre 1999 sous le n° 99 817 535 pour désigner des produits et services des classes 38 et 42.

Elle est en outre licenciée exclusive de la marque « Bouygues Telecom » n° 94 509 290 déposée le 3 mars 1994 pour viser les produits et services des classes 9, 37 et 38.

Elle relate qu’elle a été mise en demeure, le 20 novembre 1997, par la société Nomad, titulaire d’une marque « Nomad », déposée le 15 juin 1992 sous le n° 92 424 020 de cesser d’utiliser le terme « Nomad » n° 1 286 703.

Elle lui opposa alors ses droits sur la marque antérieure « Nomad » n° 1 286 703 si bien que cette mise en demeure n’eut pas d’autres suites.

Le 16 novembre 1999, la société Nomad cédait à un tiers sa marque « Nomad », avant de changer son nom commercial « Nomad » en « Edulang ».

La société Bouygues Telecom fait grief à la société Nomad d’avoir subitement modifié son site à l’adresse www.nomad.fr pour le consacrer à une présentation interactive aux moyens de questionnaires, conseils et forums, aux services de téléphonie mobile, en reproduisant comme mots clés de la page source de son site les marques « Nomad », « Ultymo » et « Bouygues Telecom », et en retenant les mêmes teintes que celles qu’elle utilise pour commercialiser ses produits et services sous ses marques « Nomad ».

Estimant que de tels actes constituent des actes de contrefaçon de ses marques et les actes de concurrence déloyale, la société Bouygues Telecom, par acte du 20 novembre 2000, a fait assigner la société Nomad (Edulang) pour voir prononcées, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre les mesures d’interdiction, de confiscation, de destruction et de publication d’usage, la radiation du nom de domaine « nomad.fr », la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes cumulées de deux millions de francs au titre de la contre-façon et de deux millions de francs au titre de la concurrence déloyale.

Dans ses dernières écritures, elle ajoute une demande de réparation d’actes de dénigrement et de publicité donnée à la présente instance, réparation qu’elle fixe à la somme de un franc.

La défenderesse oppose en substance qu’elle a adopté la dénomination sociale « Nomad » dès le 1er juin 1992, son objet social visant tous objets, matériels, logiciels, liés à des solutions multimédia ; qu’elle a déposé la marque « Nomad » le 15 juin 1992 dans les classes 9, 41 et 42, exploitée depuis cette date, qu’elle a toujours conservé le nom commercial Nomad et qu’elle a fait enregistrer, en avril 1997, le nom de domaine « nomad.fr » désignant un site qu’elle exploite depuis plusieurs années.

Elle soutient que les demandes formées à son encontre sont frappées de la prescription triennale de l’article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle et qu’elle a pu faire enregistrer le nom de domaine litigieux en raison des droits qu’elle détient sur sa dénomination sociale.

Elle ajoute que la demanderesse ne justifiant pas d’une exploitation distincte de chacune de ses marques « Nomad » doit être déchue de ses droits sur la marque « Nomad » déposée initialement le 15 octobre 1984 et enregistrée sous le n° 1 286 703 ; en tous cas, cette marque déposée en classe 9 ne peut couvrir le champ des services internet et n’est donc opposable ni à sa dénomination sociale, ni à son nom de domaine.

Elle en déduit qu’elle dispose de droits antérieurs résultant du dépôt de la marque « Nomad » en date du 15 juin 1992, dans les classes 9, 41 et 42 et de sa dénomination sociale adoptée la même année.

Les marques postérieures de la demanderesse doivent dès lors, soutient-elle, être annulées.

Elle fait valoir en outre que la simple mention des marques « Bouygues Telecom », « Ultymo », en tant que « Metatag », c’est à dire dans le code source de son site, n’est pas susceptible de constituer un usage illicite dès lors que cet usage représente l’exercice d’un droit de citation.

Elle conteste également la commission d’actes de concurrence déloyale, aux motifs que les parties ne sont pas dans des rapports de concurrence, et d’actes de dénigrement par voie de presse.

Elle conclut ainsi à la prescription de l’action, à la déchéance des droits de la demanderesse sur la marque « Nomad » n° 1 286 703, à l’annulation des marques Nomad n° 95 572 005, n° 99 817 542 et à celle de la marque Cartenomad n° 3 105 658, à la condamnation de Bouygues Telecom en contrefaçon de sa marque « Nomad » n° 423020, par atteinte à sa dénomination sociale et pour avoir inscrit au RCS l’enseigne Nomad.

Elle sollicite les mesures d’interdiction et de publication d’usage et la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme totale de 170 000 €, le tout avec exécution provisoire.

La discussion

Sur la prescription et la forclusion par tolérance

Attendu que les faits incriminés par la société Bouygues Telecom sont ceux qu’elle a fait constater par Me D. le 28 juin 2000, constitutifs, selon elle, d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ; qu’elle n’incrimine pas en effet le fonctionnement antérieur du site ; que l’assignation ayant été délivrée le 8 décembre 2000, la prescription triennale de l’article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle n’est pas acquise ;

Attendu que la forclusion par tolérance prévue par ce même texte ne l’est pas plus, dès lors que le bénéfice de celle-ci ne peut être invoqué que dans la mesure où l’usage de la marque postérieure aurait été toléré pendant cinq ans ;

Qu’aucune demande n’est formée contre la marque « Nomad » déposée par la défenderesse puisque celle-ci l’a cédée à un tiers.

Sur la déchéance des droits de la société Bouygues Telecom sur la marque « Nomad » n° 1 286 703 et sur la fraude

Attendu que cette marque a été déposée le 15 octobre 1984 et renouvelée le 5 septembre 1994 ;

Attendu que la Sotegi l’a acquise le 8 mai 1995 avant de la céder à la demanderesse le 2 novembre 1997 ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle « encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux … pendant une période ininterrompue de 5 ans », étant observé que « l’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de 5 ans … n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande » ;

Attendu que la société Nomad est recevable à poursuivre, à titre reconventionnel, la déchéance des droits de la société Bouygues Telecom sur la marque précitée, pour les seuls produits et services qui lui sont opposés par la demanderesse ; que la marque « Nomad » lui est opposée en ce qu’elle désigne les appareils et installations de télécommunication et de téléphone, les machines parlantes et les machines à calculer ;

Attendu que les documents produits témoignent d’une exploitation massive de la dénomination « Nomad » ;

Attendu que de nombreux encarts publicitaires ont été diffusés en 1999 par voie de presse et à la télévision, soit deux ans avant la demande en déchéance, pour promouvoir des produits et services de téléphonie mobile ;

Attendu que cette exploitation apparaît donc particulièrement sérieuse pour les appareils téléphoniques commercialisés sous forme de pack, les installations de télécommunication et de téléphone ; qu’il n’est pas contesté que nombre des appareils, avec les abonnements proposés sont évidemment dotés de messageries et offre des fonctions de machines à calculer ;

Attendu que la société Nomad soutient toutefois que cette exploitation ne concerne que les marques n° 95 572 005 et 99 817 542 et non par celle, plus ancienne, n° 1 286 703 seule concernée par son action en déchéance ;

Mais attendu que ces trois marques sont des marques simplement dénominatives ;

Attendu qu’elles ont été successivement déposées pour agrandir le périmètre de leur protection ;

Attendu que l’exploitation précitée témoigne donc d’une exploitation sérieuse valant pour chacune d’entre elle ;

Attendu que l’acquisition par Bouygues Telecom, le 24 octobre 1997, de la marque « Nomad » originellement déposée en 1984, ne présente pas de caractère frauduleux dès lors qu’elle est intervenue dans des conditions régulières pour permettre à Bouygues Telecom de conforter sa position sur ce signe ; qu’au surplus, la mise en demeure adressée par la société Nomad à la société Bouygues Telecom est postérieure à la date d’acquisition ;

Sur la nullité des marques « Nomad » 95 572 005 et 99 817 542

Attendu que la société Nomad au soutien de sa demande en nullité de ces marques oppose la préexistence de sa dénomination sociale et l’atteinte que leur enregistrement porte à cette dernière ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle , « ne peut être adoptée comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment … à une dénomination sociale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public » ;

Attendu que la société Bouygues Telecom dispose d’un droit antérieur sur la dénomination « Nomad » par l’acquisition de la marque « Nomad » originellement déposée en 1984 et enregistrée pour désigner les produits de la classe 9, c’est à dire les appareils de télécommunication ;

Attendu que l’une des marques attaquées (95 572 005) en ce qu’elle vise également les appareils de télécommunication ne peut donc être annulée pour ces produits, en raison de l’antériorité dont bénéficie la demanderesse ;

Attendu que, pour ce qui concerne les autres produits et services visés au dépôt de ces marques, il incombe à la société Nomad d’établir le risque de confusion que générerait la coexistence des dites marques avec sa dénomination sociale ;

Attendu qu’à cet égard, elle se borne à procéder par affirmation ;

Attendu que le tribunal observe que l’activité de la société Nomad s’inscrit dans le domaine des multimédias appliqué à l’enseignement des langues étrangères ;

Attendu qu’aucun risque de confusion n’est donc avéré avec les produits et services visés au dépôt des marques n° 95 572 005 et 99 817 542 dans les classes 37, 38 et 42 ;

Sur la contrefaçon des marques Nomad, Ultymo et Bouygues Telecom

sur la recevabilité

Attendu que la demanderesse est licenciée de la marque « Bouygues Telecom » pour les produits et services de télécommunication mobile ;

Attendu qu’elle est donc recevable à agir en réparation du préjudice que lui causerait l’usage illicite de cette marque pour désigner de tels produits, quand bien même cet usage serait-il réalisé par le vecteur d’internet ;

sur la contrefaçon des marques « Nomad » n° 1 286 703, 95 572 005 et 99 817 542

Attendu que la société Bouygues Telecom incrimine d’une part « l’utilisation du signe Nomad comme dénomination de site internet pour commercialiser et distinguer des produits et services de téléphonie » et d’autre part, « l’utilisation du signe Nomad pour les produits « baladeur MP3 » et « assistants », objets de ce site » ;

Attendu que cette formulation manque de précision ; qu’en effet, s’il s’agit de stigmatiser la pratique consistant à utiliser le terme Nomad dans les références faites à la « publicité Nomad » dans des « forums et débats entre internautes », cet usage pas plus que l’utilisation du terme Nomad pour les baladeurs « MP3 » et les assistants ne constitue pas un acte de contrefaçon dès lors que la présentation des divers matériels qui n’est d’ailleurs pas incriminée en elle-même, suppose que les appareils soient désignés par les marques qui les distinguent, tout comme la publicité que diffuse la demanderesse pour promouvoir ses services « Nomad » ;

sur la contrefaçon des marques Nomad ainsi que des marques Ultymo n° 99 800 268 et 99 817 535 et de la marque société Bouygues Telecom n° 94 509 290 par l’utilisation de « métatags »

Attendu qu’il n’est pas contesté que la société Nomad a reproduit les dénominations considérées comme mots clés de la page source de son site internet ainsi que l’établit le procès-verbal de constat dressé le 28 juin 2000 ;

Attendu que la reproduction de ces dénominations déposées en classe 38 notamment, comme mots clés de la page source du site litigieux, constitue des actes de contrefaçon des marques considérées, à l’exception de la marque n° 1 286 703, déposée uniquement en classe n° 9 ;

Sur les actes de concurrence déloyale

Attendu que le fait de consacrer désormais son site internet « Nomad » à la présentation de produits de télécommunication et plus spécialement de téléphonie mobile, et d’utiliser le même code de couleurs que celui utilisé par Bouygues Telecom pour la présentation de ses produits diffusés sous la marque Nomad, traduit la volonté de la défenderesse de s’inscrire dans le sillage de la société Bouygues Telecom et ne peut qu’être source de confusion pour les internautes ;

Sur les actes de dénigrement

Attendu que la société demanderesse fait grief à la société Nomad d’avoir diligenté une « campagne médiatique de dénigrement et de désinformation » autour de cette présente instance ; que sont plus particulièrement visés la parution de communiqués dans la presse les 16 et 18 septembre 2001, des interviews dans le cadre desquels la société Nomad soutient que la demanderesse serait déchue de ses droits sur sa marque première ou encore qu’elle aurait fait pression sur elle ;

Attendu cependant qu’il n’apparaît pas que les communiqués litigieux émanent de la défenderesse ; que les interviews qui ont été données, notamment sur « Radioclassique » le 18 septembre 2001, l’ont été par M. M. ; lequel n’a pas été appelé dans la case ; quant aux articles de presse locale (Ouest France 16 septembre 2001), ils relèvent d’un travail d’information sur le litige qui oppose les parties ;

Attendu que les actes allégués de dénigrement ne sont donc pas caractérisés ;

Sur les demandes reconventionnelles

Attendu qu’outre les demandes d’annulation des marques « Nomad » sur le mérite desquelles il a été précédemment statué, la société Nomad sollicite l’annulation de la marque Cartenomad déposée le 14 juin 2001 par Bouygues Telecom pour les produits et services des classes 9, 38 et 42 et enregistrée sous le n° 3 105 658 ; qu’elle demande que soit également fait interdiction à la société demanderesse d’utiliser la dénomination « Nomad » à titre d’enseigne ou de nom de domaine ;

Attendu que la demande d’annulation de la marque « Cartenomad » si elle est recevable dès lors qu’elle pourrait être opposée par son titulaire à la société Nomad, apparaît prématurée dans la mesure où il n’est pas justifié de son enregistrement ; qu’au surplus, le fondement de la demande en annulation apparaît imprécis ; qu’il est simplement fait état d’une fraude ; que les droits reconnus par la présente décision à la société Bouygues Telecom sur le signe « Nomad » permettent de rejeter la simple allégation générale, d’une fraude ;

Attendu que, pour les mêmes motifs, seront rejetées les demandes tendant à voir interdit à la société Bouygues Telecom l’usage de la dénomination « Nomad » à titre de nom de domaine et d’enseigne ;

Sur les mesures réparatrices

Attendu qu’il sera fait droit, dans les termes du dispositif ci-après, aux mesures d’interdiction et de publication sollicitées, suffisantes à prévenir le renouvellement des actes litigieux sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter une mesure de confiscation et de destruction ;

Attendu qu’il ne sera pas fait droit à la demande de radiation du nom de domaine « nomad.fr » dès lors que ce qui est incriminé est l’évolution récente de ce site et non pas son existence même ; qu’il n’est en effet pas contesté que l’exploitation de ce site pour promouvoir le matériel multimédia en matière de langues n’est pas préjudiciable ;

Attendu que le préjudice subi par société Bouygues Telecom résulte donc de l’atteinte portée à ses marques complétée par des actes de concurrence déloyale ; que ces actes se sont prolongés au-delà du contrat du 28 juin 2000 ; que de très nombreux internautes ont été ainsi abusivement orientés vers ce site ;

Attendu que la société Nomad devra verser à la société demanderesse la somme globale de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Sur l’exécution provisoire et l’article 700 du ncpc

Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la seule mesure d’interdiction ; qu’il n’est pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser la somme complémentaire de 3000 € du chef de l’article 700 du ncpc ;

La décision

Le tribunal,

Statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel ;

. Rejette l’exception de prescription ;

. Rejette la demande en déchéance des droits de la société Bouygues Telecom sur la marque n° 1 286 703 ;

. Rejette la demande d’annulation des marques Nomad n° 95 572 005 et 99 817 542 ainsi que celle de la marque Cartenomad n° 3 105 658 ;

. Déclare la société Bouygues Telecom recevable à agir en réparation de l’atteinte portée à la marque Bouygues Telecom n° 94 509 290 ;

. Dit qu’en reproduisant les termes « Nomad », « Ultymo » et « Bouygues Telecom », comme mots clés de la page source de son site « Nomad », la société Nomad a commis des actes de contrefaçon des marques « Nomad » n° 95 572 005 et 99 817 542, « Bouygues Telecom » 94 509 290 et « Ultymo » 99 800 268 et 99 817 535 ;

. Dit qu’en présentant son site Nomad dans la même gamme de couleurs que celle utilisée par la demanderesse pour la commercialisation sous les marques « Nomad » de ses services et produits de télécommunication et en consacrant ce site à la présentation de tels produits et services, la société Nomad a commis des actes de concurrence déloyale ;

En conséquence,

. Lui interdit de poursuivre les actes précités sous astreinte de 3000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;

. Ordonne l’exécution provisoire de cette seule mesure ;

. Condamne la société Nomad à verser à la société Bouygues Telecom les sommes de 20 000 € à titre de dommages-intérêts et de 3000 € du chef de l’article 700 du ncpc ;

. Rejette toute autre demande ;

. Autorise la société Bouygues Telecom à faire publier le présent dispositif dans trois quotidiens ou revues de son choix, sans que la part du coût de ces insertions supportée par la société Nomad dépasse la somme globale de 9300 € ;

. Ordonne à la société Nomad de faire paraître le présent dispositif en première page de son site www.nomad.fr ;

. La condamne aux entiers dépens.

Le tribunal : M. Girardet (vice président), Mme Saint Schroeder et M. Chapelle (premier-juges)

Avocats : SCP Rambaud Martel, Me Iteanu.

 
 

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