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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 02 mai 2003

YSL Beauté, YSL, YSL Parfums / Antoine O.

contrefaçon - marques - nom de domaine

Les faits et procédure

Les sociétés YSL Beauté, Yves Saint Laurent et YSL Parfums exposent qu’elles avaient appris que Antoine O., ancien salarié de la YSL Parfums, qui avait quitté celle-ci à compter du mois de juin 2001, avait réservé les noms de domaine suivants :

– ysl-beauté.info

– yves-saint-laurent-parfums.net

– yves-saint-laurent-parfums.info

– yves-saint-laurent-parfums.com

– yves-saint-laurent.net ;

Elles précisent qu’il a finalement accepté, au cours de l’instance en référé qu’elles avaient immédiatement engagée, le transfert de ces noms de domaine à leur profit ;

Elles font cependant valoir qu’il s’était, par les réservations qu’il avait opérées, rendu coupable de contrefaçon des marques dont elles sont respectivement titulaires, qu’il avait porté atteinte à la notoriété de celles-ci et qu’il avait porté atteinte à leurs dénominations sociales, leur causant ainsi des préjudices dont elles entendent obtenir réparation ;

C’est dans ces conditions qu’elles ont, par acte d’huissier du 11 février 2002, fait assigner Antoine O. sur le fondement des articles L 713-3 b et L 713-5 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, en contrefaçon des marques « YSL Yves Saint Laurent » n°1240154, « Yves Saint Laurent » n°1711160, 1412766, 1241163, 97676992 et 1462083, « YSL Beauté » n°00303000 et 003007402, et « Saint Laurent » n°1686616, pour atteinte à leur notoriété et pour atteinte à leurs dénominations sociales respectives.

Elles ont sollicité la condamnation de Antoine O. à payer la somme de 25 000 € à la société YSL Beauté, la somme de 75 000 € à la société YSL Parfums et la somme de 25 000 € à la société Yves Saint Laurent en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à leurs droits de marque, ainsi que la somme de 25 000 € à la société YSL Beauté, la somme de 75 000 € à la société YSL Parfums et la somme de 25 000 € à la société Yves Saint Laurent en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à leur dénomination sociale.

Elles ont en outre, et à titre de complément de dommages-intérêts, sollicité la publication du jugement à intervenir.

Elles ont enfin sollicité la condamnation de Antoine O. à leur payer la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du ncpc, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Le défendeur a, in limine litis, soulevé, en application de l’article 480 du ncpc, l’irrecevabilité de l’action tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 9 avril 2002.

Il a, au fond, conclu au rejet de l’action en contrefaçon aux motifs qu’il n’avait procédé qu’à la seule réservation des noms de domaine et qu’il n’y avait donc pas risque de confusion à défaut de toute communication au public de produit ou service désigné.

Il a, en tout état de cause, conclu au rejet des demandes d’indemnisation en l’absence de preuve de la réalité du préjudice allégué.

Il a formé une demande reconventionnelle en paiement solidairement de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la somme de 3800 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Les demanderesses ont conclu au rejet de la fin de non-recevoir à défaut d’identité de parties et de cause entre les deux actions et en raison de la compétence exclusive du tribunal de grande instance pour connaître de l’action fondée sur l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle.

Elles ont conclu au rejet des arguments opposés en défense et elles ont, en conséquence, maintenu leurs demandes initiales ; elles ont, au cas où la contrefaçon de la marque n°1240154 de la société Yves Saint Laurent ne serait pas retenu, conclu à titre subsidiaire à la responsabilité de Antoine O. pour dénigrement.

Elles ont en outre conclu au rejet des demandes reconventionnelles.

L’instance a été clôturée le 29 novembre 2002.

La discussion

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :

Attendu que le défendeur soulève l’irrecevabilité des demandes formulées tant sur le fondement de l’article 1382 du code civil que sur l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 9 avril 2002 par le conseil de prud’hommes de Nanterre ;

Mais attendu que l’autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, de cause et d’objet ;

Or, attendu qu’en l’espèce, le conseil de prud’hommes de Nanterre était saisi d’une action engagée par la société YSL Parfums à l’encontre de son ancien salarié, Antoine O. ; que les sociétés YSL Beauté et Yves Saint Laurent n’étaient donc pas parties à cette instance ;

que par ailleurs et si la lecture du jugement laisse apparaître que la société YSL Parfums avait effectivement formé une demande de dommages-intérêts « sur le fondement du dépôt frauduleux du nom de domaine », il convient toutefois d’observer que le conseil de prud’hommes ne pouvait que statuer sur une demande dérivant du contrat de travail ce qui n’était pas le cas de la réservation des noms de domaine effectuée environ six mois après l’expiration du contrat de travail liant les parties ;

que dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur l’atteinte aux droits de marque :

Attendu qu’il n’est pas contesté que Antoine O. avait, courant novembre et décembre 2001, procédé à la réservation, sur le site internet Carambole, des cinq noms de domaine énoncés ci-dessus et qu’il en avait, par lettre du 11 décembre 2001, informé M. Serge W., président du directoire de la société PPR, actionnaire du groupe YSL, avec envoi de la copie de sa lettre à Mme Chantal R., à la société YSL Beauté et présidente et membre du directoire de la société YSL Parfums ;

que la matérialité de ces réservations avait fait l’objet d’un constat dressé le 18 décembre 2001 par Me André, huissier de justice à Paris ;

que leur transfert au profit des sociétés YSL Beauté et YSL Parfums a eu lieu courant août et septembre 2002, en exécution de l’ordonnance rendue le 9 janvier 2002 par le juge des référés ayant pris acte de la transaction intervenue entre les parties au cours de l’instance en référé.

Attendu en application de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : (…) b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. » ;

que par ailleurs, l’article L 713-5 du même code dispose que « L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée. » .

Sur les atteintes aux droits de marque de la société YSL Beauté :

Attendu que la société YSL Beauté, qui a pour activité l’achat, la vente et la distribution de produits de parfumerie, d’hygiène et de cosmétiques, est titulaire :

– de la marque YSL Beauté déposée à l’Inpi le 10 février 2000 pour désigner divers produits des classes 3, 18 et 25, et enregistrée sous le numéro 003007402 ;

– de la marque YSL Beauté déposée à l’Inpi le 24 mai 2000 pour désigner divers produits et services des classes 16, 35 et 41, notamment publicité et divertissement, et enregistrée sous le numéro 003030000 ;

Attendu, contrairement aux allégations de cette société, qu’il n’existe aucune similarité entre la réservation d’un nom de domaine et les produits et services visés au dépôt de la marque n°003030000 ;

que la contrefaçon par imitation au sens de l’article L 713-3 b du code de la propriété intellectuelle n’est donc pas caractérisée.

Attendu en revanche qu’il n’est pas contesté que les marques dont s’agit sont notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris ;

Or attendu que ces marques se trouvent intégralement reproduites dans le nom de domaine « ysl-beauté.info ».

Attendu dans ces conditions que l’emploi des marques n°003030000 et 003007402 dans le cadre de la réservation, par une personne étrangère à la société YSL Beauté, d’un nom de domaine accessible au public est de nature à porter préjudice à ladite société qui en est propriétaire ;

que la responsabilité civile du défendeur se trouve donc engagée en application de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle.

Sur les atteintes aux droits de marque de la société YSL Parfums :

Attendu que la société YSL Parfums, qui a pour activité la fabrication et la vente de parfums, de produits de toilette et d’articles de parfumerie, ainsi que leur importation et leur exploitation, est titulaire :

– de la marque semi-figurative suivante :

cette marque qui a été déposée à l’Inpi le 25 avril 1988 pour désigner les savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux et dentifrices de la classe 3, a été enregistrée sous le numéro 1462083 et a été renouvelée le 23 avril 1998 ;

– de la marque Saint-Laurent déposée à l’Inpi le 9 août 1991 pour désigner les savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices et produits de beauté de la classe 3, et enregistrée sous le numéro 1686616 ;

– de la marque Yves Saint Laurent déposée à l’Inpi le 7 mai 1997 pour désigner les instituts et salons de beauté de la classe 42, et enregistrée sous le numéro 97676992.

Attendu que les termes « Yves Saint Laurent » ou « Saint Laurent », qui constituent l’élément essentiel de chacune de ces marques, se trouvent intégralement reproduits dans les noms de domaine « yves-saint-laurent-parfums.net », « yves-saint-laurent-parfums.info » et « yves-saint-laurent-parfums.com » ;

Attendu cependant qu’il n’existe aucune similarité entre la réservation d’un nom de domaine sur un site internet et les différents produits visés au dépôt des marques dont s’agit ;

que la contrefaçon par imitation au sens de l’article L 713-3 b du code de la propriété intellectuelle n’est donc pas caractérisée en l’espèce.

Attendu en revanche qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit de marques notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris ;

qu’ainsi l’utilisation des marques n°1462083, 1686616 et 97676992 dans le cadre de la réservation, par une personne étrangère à la société YSL Parfums, de noms de domaine accessibles au public est de nature à porter préjudice à ladite société qui en est propriétaire ;

que la responsabilité civile du défendeur se trouve donc engagée en application de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle.

Sur les atteintes aux droits de marque de la société Yves Saint Laurent :

Attendu que la société Yves Saint Laurent, qui a notamment pour activité la conception, la production, la réalisation, l’achat, la vente et la distribution d’articles, produits et accessoires dans les domaines du luxe dans lesquels les marques qui lui appartiennent sont déposées, est titulaire :

– de la marque semi-figurative

cette marque, qui a été déposée à l’Inpi le 5 juillet 1983 par la société Yves Saint Laurent Couture pour désigner divers produits ou services des classes 35 à 42, notamment publicité, communications de la classe 38, a été enregistrée sous le numéro 1240154 et a été renouvelée le 24 juin 1993 ;

– de la marque semi-figurative

cette marque, qui a été déposée à l’Inpi le 19 juillet 1983 par la société Yves Saint Laurent Couture pour désigner les meubles, glaces, cadres, articles (non compris dans d’autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques de la classe 20, a été enregistrée sous le n°1241163 et a été renouvelée le 24 juin 1993 ;

– de la marque semi-figurative déposée à l’Inpi le 13 avril 1987 par la société Yves Saint Laurent Couture pour désigner divers produits des classes 14, 18, 24, 25 et 26 ; la représentation de cette marque, qui a été enregistrée sous le numéro 1412766 et a été renouvelée le 20 janvier 1997, n’a pas été communiquée ;

– de la marque semi-figurative

cette marque, qui a été déposée le 11 décembre 1991 pour désigner divers produits de la classe 9, a été enregistrée sous le numéro 1711160 et a été renouvelée le 29 août 2001.

Attendu qu’à défaut de communication de la représentation de la marque n°1412766, ni l’action en contrefaçon par imitation ni l’atteinte à la notoriété invoquée ne peuvent être examinées en l’espèce ; que la demande formée au titre de cette marque sera donc rejetée.

Attendu en revanche qu’il n’est pas contesté que les trois autres marques sont notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris

qu’il ne saurait non plus être valablement contesté que la réservation d’un nom de domaine sur un site internet constitue un service similaire aux communications visées au dépôt de la marque n°1240154.

Or attendu que les termes « Yves Saint Laurent », qui constituent l’élément essentiel de chacune de ces trois marques, se trouvent intégralement reproduits dans le nom de domaine « yves-saint-laurent.net ».

Attendu dans ces conditions que l’emploi des marques n°1241163 et 1711160 dans le cadre de la réservation, par une personne étrangère à la société Yves Saint Laurent, d’un nom de domaine accessible au public est de nature à porter préjudice à ladite société qui en est propriétaire ;

que la responsabilité civile du défendeur se trouve donc engagée en application de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle.

Attendu en outre que l’utilisation de l’expression « Yves Saint Laurent » dans le nom de domaine est susceptible d’engendrer une confusion dans l’esprit du public qui y a accès dans la mesure où l’internaute pourra croire qu’il s’agit d’une réservation faite par un représentant de la société Yves Saint Laurent ;

que la contrefaçon par imitation de la marque n°1240154 est donc caractérisée en l’espèce.

Sur l’atteinte aux dénominations sociales :

Attendu qu’il n’est pas opposé aucun argument en défense en ce qui concerne l’atteinte alléguée par les demanderesses à leur dénomination sociale respective ;

qu’il est en effet incontestable :

– que la réservation du nom de domaine « ysl-beauté.info » a porté atteinte à la dénomination sociale, depuis le 29 mai 2000, de la société YSL Beauté constituée le 28 décembre 1964 ;

– que la réservation des noms de domaine « yves-saint-laurent-parfums.net », « yves-saint-laurent-parfums.info » et « yves-saint-laurent-parfums.com » a porté atteinte à la dénomination sociale de la société YSL Parfums constituée le 2 mai 1984 ;

– que la réservation du nom de domaine « yves-saint-laurent.net » a porté atteinte à la dénomination sociale de la société Yves Saint Laurent constituée le 7 octobre 1987 ;

que par les atteintes ainsi portées aux dénominations sociales adoptées antérieurement aux dites réservations, Antoine O. a engagé sa responsabilité à l’égard des sociétés dont s’agit.

Sur les mesures réparatrices :

Attendu qu’à l’appui de leur demande d’indemnisation, les demanderesses soutiennent avoir subi un préjudice particulièrement important et aggravé par l’intention de nuire du défendeur ; qu’elles réclament en conséquence, et toutes causes confondues, la somme globale de 250 000 € outre la publication du jugement à intervenir.

Attendu que par ses agissements, Antoine O. avait entendu remettre en cause, auprès de l’un des actionnaires du groupe YSL, les compétences des personnes « dont la mission est d’assurer la protection des marques et de veiller à la défense de la propriété intellectuelle » ;

qu’en outre la réservation, faite sans droit, des noms de domaine a porté atteinte au crédit de sociétés demanderesses et, ainsi, à leur image ;

qu’il ne saurait en conséquence être soutenu que la réservation durant une période totale de neuf mois environ n’a causé aucun préjudice aux dites sociétés.

Attendu cependant qu’il n’est pas contesté que les réservations faites par Antoine O. s’inscrivaient dans le cadre du différend qui l’opposait à son ancien employeur la société YSL Parfums ;

que la réparation sollicitée est supérieure à la provision de 1 500 000 F allouée à l’intéressé au titre de l’indemnité contractuelle, dite « golden parachute », aux termes de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 5 octobre 2001 entre temps confirmée par la cour d’appel de Versailles ;

qu’elle aurait ainsi pour effet, si elle était accordée, d’anéantir la condamnation prononcée contre la société YSL Parfums, étant au surplus précisé que celle-ci a, au fond, été également condamnée à payer à son ex-salarié une somme globale, toutes causes confondues, de 288 486,59 € au titre des conséquences de la rupture du contrat de travail ;

Attendu dans ces conditions que le préjudice résultant de la réservation sera réparé par l’allocation, à chacune des demanderesses, de la somme de 1500 € en réparation des atteintes portées aux droits de marque et de la somme de 1200 € en réparation de l’atteinte portée à la dénomination sociale, sans qu’il y ait lieu d’autoriser la publication du présent jugement à titre de complément de dommages-intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :

Attendu que le bien-fondé des demandes principales implique le rejet de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur l’article 700 du ncpc :

Attendu que l’équité commande d’allouer aux demanderesses ensemble la somme de 2800 € en application de l’article 700 du ncpc tandis que le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et ne peut dès lors se prévaloir du bénéfice de cet article.

Sur l’exécution provisoire :

Attendu que rien ne justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement.

La décision

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

. Condamne Antoine O. aux dépens.

Le tribunal : M. Girardet (président), Mmes Saint Schroeder et Darbois (vice présidentes)

Avocats : Me Pascale Demoly, Me François Xavier Kelidjian